STSJ País Vasco 248/2009, 30 de Marzo de 2009
| Ponente | RICARDO LAZARO PERLADO |
| ECLI | ES:TSJPV:2009:539 |
| Número de Recurso | 214/2005 |
| Número de Resolución | 248/2009 |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA NUMERO 248/09
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
-
JUAN LUIS IBARRA ROBLES
MAGISTRADOS:
-
JESUS TORRES MARTINEZ
-
RICARDO LAZARO PERLADO
En la Villa de BILBAO, a treinta de marzo de dos mil nueve.
La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 214/05 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: RESOLUCION DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS POR LA QUE SE ACUERDA LA DENEGACION DE LA MARCA Nº 2.526.705 "BRIXTON RECORDS" .
Son partes en dicho recurso: como recurrente Jose Ignacio y ,representado por el/la Procurador GERMAN ORS SIMON y dirigido por el/la Letrado Sr. BERRIOZABAL CAREAGA;
como demandada Juan Carlos representado por el/la Procurador JOSE ARZUA AZURMENDI y dirigido por Letrado, y MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS dirigido por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. RICARDO LAZARO PERLADO.
El día 26 de agosto de 2004 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D./Dª. GERMAN ORS SIMON actuando en nombre y representación de D. Jose Ignacio , interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución número 997/04 de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, de 6 de mayo de 2.004, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra anterior resolución del Director del Departamento de 19 de enero de2.004, que declaraba la inscripción de la marca mixta "BRIXTON records" con número de referencia
2.526.705/1 en la clase 9; quedando registrado dicho recurso con el número 214/05.
El presente recurso, por disposición legal, se reputa de cuantía indeterminada.
En el escrito de demanda , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de sentencia.
En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los pedimentos formulados de conatrario.
El procedimiento no se recibió a prueba por no ser admitida la propuesta conforme resolución auto de fecha 19.07.07 que se da por reproducido.
En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
Por resolución de fecha 23/01/09 se señaló el pasado día 28/01/09 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales
El recurrente, D. Jose Ignacio , impugna en el presente recurso la resolución número 997/04 de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, de 6 de mayo de 2.004, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra anterior resolución del Director del Departamento de 19 de enero de 2.004, que declaraba la inscripción de la marca mixta "BRIXTON records" con número de referencia 2.526.705/1 en la clase 9.
Como razón de decidir, la resolución de 6 de mayo de 2.004, indica la "Incompatibilidad entre la marca solicitada y la marca 938.971 "BRIMSTOM" (denominativa)".
Por su parte, la resolución de 19 de noviembre de 2.003, señala "Que la aplicación al presente caso de las pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados marca solicitada 2.479.256 HENRY ARROWAY (venta al detalle en comercios de prendas de vestir confeccionadas) y marcas oponentes 1.989.161 y 1.952.758 ARROW (artículos de vestir y servicios de sastrería), una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos; debiendo tenerse en cuenta que las maracas oponentes son notorias en el ámbito de la confección".
Posición del demandante.
Sostiene que en fecha 6 de febrero el demandante, a través del Agente Oficial de la Propiedad Industrial, D. Clemente , solicito el registro de la marca n° 2.526.795/ "BRIXTON RECORDS", para amparar productos de la clase 9. A pesar de la oposición formulada por el titular de las marcas n° 938.971, 1.033.265 y 2.512.390, la Ilustre Oficina Española de Patentes y Marcas concedió a su favor la marca objeto del presente recurso contencioso administrativo, con fecha 19 de enero de 2.004, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de febrero de 2.004.
Contra la concesión citada Don Juan Carlos interpuso el correspondiente recurso de alzada en base a las mencionadas marcas, siendo estimado en base a las consideraciones que la resolución contiene.
Afirma la parte demandante que hace suyos los argumentos jurídicos-materiales esgrimidos por el agente defensor de la solicitud de registro de la marca, D. Clemente , Agente Oficial de la Propiedad Industrial (337/9).
Procede a examinar con detenimiento las diferencias denominativas, graficas y de conjunto, ladiferencia conceptual y los precedentes registrales.
Invoca la doctrina del Tribunal Supremo recogida en sus sentencias de 19 de junio de 1.987, 5 de abril de 1.984, 21 de abril de 1.980 y 7 de octubre de 1.980 , en base a la cual la comparación de las marcas enfrentadas debe realizarse tomando el conjunto de elementos que conforman cada uno de los distintivos comparados, no siendo adecuado extraer de cada conjunto algún elemento similar, aislándolo del total distintivo para hacer la comparación. Pone de relieve las diferencias, a su juicio, en el aspecto denominativo, fonético, y gráfico e invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1960 .
Considera que ambas marcas enfrentadas son compatibles entre sí, ya que las denominaciones del oponente, BRIMSTOM Y BRIGMTON, son caprichosas y de fantasía, mientras que la denominación de la marca del recurrente, BRIXTON RECORDS, corresponde al nombre de uno de los barrios periféricos de Londres. Invoca las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1.955 y 27 de diciembre de 1.955 , cuya doctrina se ha consolidado hasta la sentencia de 9 de junio de 1.961 .
Esta línea jurisprudencial que recalca la diferencia conceptual como determinante en muchos casos de semejanza denominativa, continúa manifestándose en las sentencias de 5 de febrero de 1.965 (comparando CHIPY-CHISPITAS), de 29 de noviembre de 1.966 (BFREVE- CONSERVAS BRAVO), de 28 de junio de 1.967 (GRADINAS - GRANADINAS), de 14 de octubre de 1.967 (MAZURKA - MITUKA), de 27 de diciembre de 1.967 (LA COQUETA - COKE) y de 23 de abril de 1.971 (RAZA - LA RAMA). A su juicio la doctrina jurisprudencial es constante en este punto, estando avalada por muchas otras sentencias entre las que cita las de 19 de diciembre de 1.960, 9 de diciembre de 1.964, 19 de junio de 1.970 y 19 de diciembre de 1.970 .
Manifiesta que en el plano registral, existen precedentes como, por ejemplo, la marca n° 659.344 "LA AMADINA", fue concedida a pesar de la oposición de la marca n° 466.766 "AMADINA", en base a la diferencia ideológica y a pesar de distinguir idénticos productos. Otro tanto ocurrió con la marca n° 701.178 "ONENA", en euskera, lo mejor, habiendo tenido oposición de las marcas n° 76.358 y 22.089 "NENA" que distinguen productos de la misma clase.
En cuanto a los precedentes registrales, la parte demandante afirma que las marcas oponentes han sido declaradas compatibles con la marca comunitario n° 1762483 BRIXTON, que amparar los servicios de las clases 35 y 37 y con la marca española n° 2.280.-603 denominada BRIXTON, y que ampara productos de la clase 16. Por lo que considera que si dichas marcas han sido declaradas compatibles con las marcas ahora oponentes, deberá decretarse también la compatibilidad de la marca referencia, máxime si se tiene en cuenta que ésta presenta con respecto a las oponentes, mayores diferencias denominativas, gráficas, y de conjunto que las que presentaba la marca comunitaria antes mencionada.
Asimismo, continúa afirmando la parte demandante, que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido la inscripción de otras marcas de características similares a la de la marca que ahora nos ocupa, a pesar de la existencia de las marcas oponentes. Menciona a título de ejemplo, Marca n° 1.179.174 BRIGHTON, en clase 41, Marca n° 1.514.414 y 1.514.415 BEIL BRIGHTON, en clase 35 y41; Marca
1.536.717 BRIGHTON, en clase 16, Marca 1.941.290 BRIGHTON, en clase 39, Marca n° 2.345.316,
2.345.319 y 2.345.320 BTS BRIGHTON, en clase 16, 35 y 41, y Marca n° 2.465.826 BRIGHTON LENGUAS, en clase 41.
Estima que la mayor parte de las marcas mencionadas protegen los mismos productos o servicios que las marcas ahora oponentes y han sido declaradas compatibles con ellas.
Cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo que recalca el principio de que en la comparación debe emplearse menor rigor si ya convivían con anterioridad marcas semejantes. Este principio empieza destacándose en la sentencia de 23 de enero de 1.962 , al decir textualmente "Si esta marca convive en el Registro con otras semejantes no existe razón alguna para que no convivan las dos en discusión". Invoca las sentencias que han empleado el mismo principio comparativo entre las que destaca la de 1 de diciembre de 1.965, 10 de noviembre de 1.967, 14 de mayo de 1.968, 3 de julio de 1.968, 15 de junio de 1.970, 23 de marzo de 1.971, 21 de febrero de 1.972, 24 de mayo de 1.973, y 26 de junio de 1.973 , apreciándose la uniformidad de...
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