STSJ Comunidad de Madrid 191/2019, 13 de Marzo de 2019
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 191/2019 |
| Fecha | 13 Marzo 2019 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2017/0022357
RECURSO 1022/2017
SENTENCIA NÚMERO 191
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----- Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. María Soledad Gamo Serrano
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
------------------- En la Villa de Madrid, a trece de marzo de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1022/2017, interpuesto por la mercantil UBAGO GROUP MARE, S.L., representada por el Procurador D. Jaime Gafas Pacheco, contra la resolución dictada el 6 de septiembre de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 1 de marzo de 2017, por la que se acuerda la inscripción de la marca 3622566 " UBAGO ". Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 4 de enero de 2018, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 23 de enero de 2018, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Con fecha 7 de marzo de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 6 de septiembre de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 1 de marzo de 2017, por la que se acuerda la inscripción de la marca 3622566 " UBAGO ", para distinguir productos y servicios en clase 40ª (" Tratamiento y depuración de aguas ").
Las precitadas resoluciones estiman compatibles los signos enfrentados, marca solicitada UBAGO y marcas oponentes M 721411, M 721410, M 1518712, M 1518713, M 3587400 y A 3425295 todas ellas denominadas UBAGO y N 282148 UBAGO GROUP MARE SL.
Al respecto argumentan:
" Que la aplicación de la prohibición contenida en el art. 8 de la Ley de Marcas, presupone la existencia de varias condiciones, entre las que están en primer lugar, la reputación de la marca anterior, es decir, el extendido y generalizado conocimiento de la marca en el sector del mercado en el que opere.
En el presente caso se ha probado el uso de las marcas oponentes ( ... )en el sector de la alimentación, pero no se llega a acreditar que el uso de la nueva marca solicitada pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por las marcas oponentes.
No se aportan medios de prueba y por tanto no se acreditan los elementos de juicio que enumera la Ley y en concreto "volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado". De las pruebas aportadas no se puede constatar que "sean generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos"
Es cierto que la relación aplicativa, no es una condición impuesta por la Ley para prohibir el registro de una marca. Sin embargo, dicha relación aplicativa se diluyendo de manera proporcional al ámbito de conocimiento de la marca prioritaria, por lo que en este caso se ha de considerar que el registro solicitado para "TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS" tiene un ámbito de aplicación muy alejado del protegido por las marcas oponentes en el sector de las conservas alimenticias de pescado y no puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por las marcas prioritarias y la solicitada, y por tanto es difícil que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad de dichos signos anteriores.
La Ley dice que "cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados" y en este caso habiéndose probado el uso de las marcas y un cierto conocimiento de ellas por los consumidores no se ha probado que sea de tal intensidad como para impedir el registro solicitado en un sector completamente alejado al de las marcas prioritarias ".
Añadiendo que " No resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ya que para que exista riesgo de confusión es necesario que exista relación aplicativa, cuestión que ya ha sido resuelta en sentido negativo en los considerandos anteriores ".
La recurrente se muestra disconforme con el contenido de las expresadas resoluciones, sosteniendo la incompatibilidad de las marcas enfrentadas.
Al respecto aduce, en síntesis, que: (i) La protección reformada para las marcas notorias; (ii) Resalta la notoriedad de la marca UBAGO, que entiende acreditada con la documentación aportada, " al probar un uso
continuado y sostenido de la marca UBAGO en España durante los últimos años, así como una gran presencia en diferentes medios, ya sean especializados en el sector alimentario, o de ámbito general, derivando todo ello en un amplio conocimiento de la marca UBAGO por parte del público al que se destinan los productos "; (iii) Pone de relieve la identidad fonética y denominativa de los signos enfrentados; (iv) Estima existente conexión aplicativa al entender, tras realizar el análisis de los servicios amparados por los signos distintivos enfrentados, que " existe un elevado nivel de similitud o vínculo entre los productos y servicios de mi mandante, y los servicios ofrecidos bajo la nueva solicitud de marca ". Sostiene que los servicios de las clases 35 y 39 son complementarios, pues pueden compartir idéntico destino o finalidad, consumidor final y, en consecuencia, se pueden encontrar en competencia directa unos con otros; y (v) Existencia de riego de confusión y asociación entre las marcas en el mercado.
El Abogado del Estado, en la representación en la que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.
Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, según la cual:
" (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que "se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras":
"(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin...
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