STS, 2 de Febrero de 2010
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2010:238 |
| Número de Recurso | 2467/2008 |
| Procedimiento | CASACION |
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil diez.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.467/2.008, interpuesto por INMOBILIARIA BETANCOR, S.A., representada por el Procurador D. Marcos Juan Calleja García, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria en fecha 22 de febrero de 2.008 en el recurso contencioso-administrativo número 171/2.006, sobre inscripción de marca número 2.590.526 "GRUPO JUAN BAUTISTA SOLER".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr.
Abogado del Estado, y D. Cesareo , representado por la Procuradora Dª Katiuska Marín Martín.
.-
En el proceso contencioso-administrativo antes recurrido, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria (Sección Primera) dictó sentencia de fecha 22 de febrero de 2.008 , desestimatoria del recurso promovido por Inmobiliaria Betancor, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 31 de enero y 14 de diciembre de 2.005, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de casación interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de la marca nº 2.590.526 "GRUPO JUAN BAUTISTA SOLER", de tipo mixto, para servicios de la clase 36 del nomenclator, que había sido solicitada por D. Cesareo .
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de mayo de 2.008 , al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Inmobiliaria Betancor, S.A. ha comparecido en forma en fecha 20 de junio de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 6 de la Le y17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y revoque la recurrida, con expresa imposición de costas, y que declare la nulidad de la marca 2.590.526 concedida por la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de enero de 2.005.
El recurso de casación ha sido admitido por Auto de la Sala de fecha 26 de febrero de 2.009 .
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación el también comparecido D. Cesareo , cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y por tanto se desestime el mismo, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha dos de diciembre de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 19 de enero de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria,
Sección
Primera, con fecha de febrero de
2.008, desestimó
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inmobiliaria Betancor, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas reseñadas en los antecedentes. En virtud de dichas resoluciones fue concedida la inscripción de la marca número 2.590.526, "Grupo Juan Bautista Soler" con gráfico, para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, en concreto "negocios inmobiliarios".
A la inscripción de la marca, solicitada por don Cesareo , se había opuesto, Inmobiliaria Betancor,
S.A., en cuanto titular de las marcas prioritarias "Grupo I.B.S.A." mixtas Nº 1.809.853 y 1.809.854, para servicios de clases 36 y 37 respectivamente.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas con base en las siguientes consideraciones:
" SEGUNDO.- Vaya por delante que, en el caso, es innegable la semejanza entre los gráficos de ambas marcas; similitud de entidad tal que no cabe siquiera discutirla. De hecho, esta esencial semejanza es admitida por la propia sociedad codemandada en determinados pasajes del escrito de contestación a la demanda. Así, en la página 6 dice: "La forma gráfica de la marca controvertida está anticipada por la marca n 1.802.329 A NOMBRE DE MI CLIENTE DON Cesareo , administrador de la entidad coadyuvante. Las argumentaciones de la parte contraria se basan en contradicciones. No pueden utilizar en su favor la regla que se deduce de la la jurisprudencia aportada que afirma que a la hora de valorar las marcas en conflicto se ha de atender a todos sus elementos, criterio el cual compartimos. Pero también es contradictoria la base de su argumentación, pues consideren el gráfico del gráfico (sic) de barras el elemento predominante prescindiendo absolutamente de la denominación. Y es que como ya se ha indicado y consta en nuestro escrito de audiencia al interesado (indicado antes como item 6 del expediente administrativo) la anterioridad de la marca cuyo gráfico es esencialmente idéntico al que pretenden exclusivo los oponentes .".
Ahora bien, el problema fundamental que suscita el presente litigio consiste en que el gráfico -y sólo el gráfico- del Grupo Juan Bautista Soler se registró antes que el de Inmobiliaria Betancor. En efecto, la codemandada presentó la solicitud - otorgada- el día 8 de febrero de 1994 A LAS 11:30 en Madrid (nomenclátor 35). Y dado que la polémica se centra sólo en el gráfico, es de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo conforme a la cual el derecho de preferencia de una marca excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después otra que ofrece una semejanza rayana en la identidad con la marca prioritaria.
Procede, en consecuencia, desestimar el recurso enjuiciado." (fundamentos de derecho segundo y tercero)
En el motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley jurisdiccional, la recurrente denuncia la indebida aplicación del artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas . En defensa de su tesis alega que la Sentencia impugnada a) infringe el principio de prioridad registral, b) desconoce el principio de especialidad y c) no existe identidad entre los titulares de la marca prioritaria y la recurrida.
Sobre la aplicación del artículo 6 de la Ley de Marcas .
Sostiene la parte actora que la Sentencia ha infringido el principio de prioridad registral por haber tenido en cuenta el gráfico de la contraparte registrado en la clase 35, ya que dicho principio debe aplicarse entre marcas de idéntica naturaleza, que en el caso sería entre marcas de tipo mixto. Por otra parte, la Sentencia habría desconocido que la comparación debe hacerse entre la marca entendida como un todo, y no sólo entre los gráficos respectivos. Además, la preexistencia de la marca gráfica 1.802.329 tampoco fue, afirma la parte actora, el fundamento del acto administrativo impugnado.
La empresa recurrente sostiene también que el órgano judicial ha desconocido el principio de especialidad, ya que la marca solicitada corresponde a la clase 36 mientras que la referida marca gráfica en cuya prioridad se apoya la Sentencia para conceder la anterior pertenece a la clase 35. Finalmente, la entidad recurrente expone que el derecho de prioridad de ambas marcas, la citada gráfica nº 1.802.329 y la mixta novel concedida, no pertenecen al mismo titular, ya que mientras que la gráfica pertenece a la persona física don Cesareo , la marca otorgada e impugnada corresponde al Grupo Juan Bautista Soler, persona jurídica.
El motivo no puede prosperar, ya que ninguno de los argumentos que se han expuesto acredita que la Sala haya cometido ninguna infracción jurídica de cualquier tipo. En primer lugar, en modo alguno es cierto que la prioridad registral se produzca sólo entre marcas del mismo tipo (denominativas, gráficas o mixtas) sino que, al contrario, la prioridad registral de una marca se extiende sobre cualquier marca posterior que, recayendo sobre los mismos o análogos productos o servicios, reproduzca elementos distintivos de la primera, con independencia de que sean denominativas, gráficas o mixtas. De esta manera, el titular de una marca posterior puede reclamar ese precedente en su beneficio, de ser ambas marcas del mismo titular o, en caso de que la marca posterior pertenezca a otro titular, dicha reproducción podrá ser un obstáculo a su admisión en caso de ocasionar riesgo de confusión o asociación con la prioritaria. En el caso de autos, por tanto, es jurídicamente correcto que la Sala tenga en cuenta la prioridad de la persona solicitante de la nueva marca sobre el gráfico de la marca 1.802.329.
En lo que respecta al argumento sobre la necesaria comparación global entre signos, tiene sin duda razón la entidad recurrente en que ese es el procedimiento adecuado para efectuar el contraste entre marcas en litigio. Pero no puede admitirse que la Sala de instancia no lo haya tenido en cuenta. El que la Sentencia se refiera al gráfico como elemento determinante de su decisión ha de entenderse en el contexto del debate entablado. En efecto, es claro que el parecido entre las marcas que origina la oposición de la actora se debe exclusivamente al gráfico, puesto que todos los demás elementos difieren. Y el argumento de la Sala de instancia es negar a la recurrente la prioridad sobre dicho elemento distintivo, lo que es congruente y en ningún caso supone negar el principio de comparación global entre marcas. Resulta, en efecto, evidente que si la prioridad del único elemento que puede llevar a pensar que las marcas en su conjunto puedan ser confundidas o asociadas favorece a la solicitante, la capacidad de la marca obstaculizante desaparece por entero. Y resulta por lo demás irrelevante que dicho argumento no fuese el fundamento de la resolución administrativa impugnada, puesto que la revisión judicial de un acto administrativo se extiende a la totalidad de las cuestiones suscitadas por las partes, sin quedar restringida a los puntos expresamente contemplados por la resolución administrativa.
En cuanto al principio de especialidad, es cierto que la marca gráfica nº 1.802.329 pertenece a la clase 35 mientras que la solicitada y concedida, así como una de las opuestas como prioritarias, a la clase 36. Sin embargo, no puede desconocerse la estrecha relación aplicativa entre los servicios reclamados para las dos marcas del solicitante, puesto que la marca solicitada se pide para servicios inmobiliarios, y el gráfico registrado en la clase 35 para "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina". Resulta evidente que la inscripción de la marca gráfica puede proyectarse sobre un amplio espectro de servicios de negocios, entre los que sin duda caben los servicios inmobiliarios. En consecuencia, no yerra la Sala cuando aplica la prioridad de la citada marca gráfica en beneficio del solicitante de la marca novel.
Finalmente, tampoco resulta admisible la alegación sobre una supuesta diferencia de titularidad ente las marcas gráfica nº 1.802.329 y la solicitada mixta nº 2.590.526. En efecto, con independencia de la dudosa relevancia que hubiera podido tener el hecho de ser cierto, la realidad es que el solicitante y titular de ambas, según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es la persona física don Cesareo .
Conclusión y costas.
El fracaso del motivo en que se basa el recurso de casación origina la desestimación del mismo. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la marca que lo ha sostenido.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Inmobiliaria Betancor, S.A. contra la sentencia de 22 de febrero de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria (Sección Primera) en el recurso contencioso-administrativo 171/2.006. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose
Manuel
Bandres
Sanchez-Cruzat.-Maria
Isabel
Perello
Domenech.-Firmado.-
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
