SJMer nº 9 60/2019, 11 de Febrero de 2019, de Barcelona
| Ponente | BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2019 |
| ECLI | ES:JMB:2019:32 |
| Número de Recurso | 113/2018 |
Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona -
C.P.: 08075
TEL.: 935549749
FAX: 935549759
N.I.G.: 0801947120188001344
Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 113/2018 -D1
Materia: Medidas cautelares previas a la demanda competencia mercantil
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 5080000004011318
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona
Concepto: 5080000004011318
Parte demandante/ejecutante: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: DAVID PELLISÉ URQUIZA
Parte demandada/ejecutada: CLINICA DENTAL ARQUIMBAU, S.L., CLINICA ZARA DENTAL, S.L., Pedro Antonio , Angustia
Procurador/a: Paul-Yuri Brophy Dorado
Abogado/a: Maria Encarna Ortega Ros
SENTENCIA Nº 60/2019
Magistrada: Bárbara María Córdoba Ardao
Barcelona, 11 de febrero de 2019
Don IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (en adelante INDITEX) en fecha 13 de febrero de 2018, presentó demanda de juicio ordinario de infracción marcaria contra las mercantiles CLÍNICA ZARA DENTAL SL y CLÍNICA DENTAL ARQUIMBAU SL y contra las personas físicas Don Pedro Antonio y Doña Angustia .
De forma coetánea a la demanda, la actora solicitó también que se ordenara, al demandado, como medida cautelar, el cese en su conducta infractora, la cual fue estimada por auto de fecha 14 de febrero de 2018. Dicho auto devino firme al no haber sido recurrido en apelación por ninguna de las partes.
La audiencia previa se celebró el día 9 de julio de 2018, a las 10 horas, durante la cual, ambas partes, tras manifestar que no había posibilidad de alcanzar ningún acuedo, se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos, solicitando el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios de los que sólo fueron admitidos los siguientes:
Parte actora : 1) interrogatorio de los codemandados; 2) documental por reproducida; 3) pericial judicial de Balbino .
Parte demandada :1) documental por reproducida.
El juicio se celebró el día 18 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en el que se practicó la prueba admitida, con el resultado que consta recogido en soporte de grabación audiovisual. Finalizada la misma, se concedió la palabra a ambos letrados para informe final. Evacuado el requerimiento, se declaró concluso el acto y visto para sentencia.
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia por sobrecarga de trabajo de este juzgador, quien, pese a tener un módulo de entrada superior al 220% de la carga de trabajo exigida por el CGPJ, éste decidió suprimir las medidas de refuerzo en su día aprobadas, circunstancia a la que además habría que añadir que este juzgador tuvo que asumir durante más de dos meses, la llevanza del JM nº 8 de Barcelona por vacante de su titular.
Posiciones de las partes en esta instancia.
Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda der juicio ordinario presentada por la mercantil "INDITEX" contra las sociedades CLÍNICA ZARA DENTAL SL y CLÍNICA DENTAL ARQUIMBAU SL y contra las personas físicas Don Pedro Antonio y Doña Angustia , por infracción de sus derechos sobre la marca notoria y registrada "ZARA", al estar operando en el mercado con el signo distintivo "CLÍNICA ZARA DENTAL", con el consiguiente riesgo de confusión en el consumidor medio y que se devalúe el prestigio de la marca.
Por todo ello interesa que se declare dicha infracción y se condene a los demandados a cesar en su actividad ilícita, a retirar del mercado todos los productos infractores, a cesar en el uso de los nombres de dominio www.clinicazaradental.es, www.clinicazaradenta.com, www.zaradental.com, www.clinicazaradental.cat y www.clinicazaradental.org y cualesquiera otros que utilicen el signo ZARA, así como a abandonar o en su caso renunciar a dichos registros.
Se condene a CLÍNICA ZARA DENTAL SL a modificar su denominación social y al Sr. Pedro Antonio , a desistir o en su caso renunciar a la solicitud de nombre comercial CLINICA ZARA DENTAL.
Se les condene conjunta y solidariamente a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos, tanto materiales como morales, que cifra en los siguientes importes:
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Por daños materiales : escoge el método de cálculo de la regalía hipotética, por lo que pide una cantidad fija equivalente al 0,003% del valor de la marca ZARA (lo que supone 500.000 euros), más un variable del 20% de la cifra de negocios.
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Por daños morales : la cantidad de 50.000 euros.
Por último, que se publicite la sentencia a costa de la demanda, mediante anuncio en el Diari de Terrasa y en la revista ROEC (revista del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos, tanto en su versión escrita como digital.)
La parte demandada se opone a su estimación por los siguientes motivos:
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Los hechos que se describen en la demanda sólo son atribuibles a la compañía CLÍNICA ZARA DENTAL SL, careciendo por tanto la sociedad CLÍNICA DENTAL ARQUIMBAU SL y las personas físicas Don Pedro Antonio y Doña Angustia de legitimación pasiva.
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No puede hablarse de infracción marcaria cuando la demandada tiene registrado a su favor, tanto la denominación social como el nombre comercial "CLÍNICA ZARA DENTAL".
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No existe similitud entre los signos ni riesgo de confusión en el consumidor, pues éste es perfectamente consciente de que el origen empresarial de ambas actividades no es el mismo. Tal es así que la actividad a la que se dedica INDITEX (prendas de ropa y de menaje para el hogar) es distinto al de CLÍNICA ZARA DENTAL (clínica odontológica).
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Subsidiariamente, se opone al pago de cantidad alguna en concepto de daño material y moral, al no quedar debidamente acreditada su existencia ni cuantía.
Hechos probados
De la prueba practicada en el juicio plenario, consistente básicamente en la documental obrante en autos, el interrogatorio de los codemandados y el informe pericial del Sr. Balbino , este juzgador no puede sino elevar a definitivas las conclusiones alcanzadas en el auto de 14 de febrero de 2018 y que reproduzco a continuación:
Es un hecho público y notorio, y así se desprende también de los documentos 1, 24 y 25 acompañados con el escrito rector, que la compañía INDITEX es una de las empresas españolas que cuenta con mayor prestigio tanto a nivel nacional como internacional, cotiza en el IBEX 35 y otros índices bursátiles, cuenta con unas 7.504 tiendas en los cinco continentes y tiene abiertas unas 7.000 fábricas en todo el mundo siendo su actividad principal la del sector textil a lo que habría que añadir el del menaje y artículos para el hogar.
La compañía INDITEX consta como titular de diversas marcas nacionales, comunitarias e internacionales, todas ellas de gran renombre, como Massimo Dutti, Pull&Bear, Berskha, Stradivarius, Oysho, Üterqüe, Zara y Zara home registradas para múltiples productos y Servicios (doc. 26).
Ahondando más en esta cuestión, y en lo que ahora nos interesa, la actora tiene registrada a su nombre desde el 19 de junio de 1978, la marca denominativa nacional "ZARA", nº 0881440, para la clase 25 ( prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño (excepto vestidos), calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería (doc. 27) y desde el 1 de agosto de 2000, la marca española mixta nº 2929130 , en la que figura la marca denominativa Zara, escrita en letras mayúsculas, de color negro, sobre fondo blanco.
Dicha marca está registrada para los productos y servicios de las clases 25 y 35. A saber:
25.- Prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería; vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de baño; gorros y sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del cuello); ropa interior; pañales-braga; bufandas; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta);
35. Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de venta al detalle en comercios; servicios de ayuda a las funciones comerciales por medio de la expedición y administración de tarjetas de compra; organizaciones de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de venta; edición de textos publicitarios; decoración de escaparates; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; demostración de productos; organización de ferias con fines comerciales o de publicidad; promoción de ventas (para terceros); ventas en pública subasta.
Por lo que respecta a la parte demandada, del resultado del interrogatorio del Sr. Pedro Antonio y de la Sra. Angustia tengo por acreditado los siguientes extremos:
Ambos codemandados estuvieron en su día casados. A pesar de la ruptura del vínculo matrimonial, ambos siguen guardando una buena relación.
La Sra. Angustia es dentista de profesión y montó en su día una clínica odontológica llamada CLÍNICA DENTAL ARQUIMBAU, que explotaba través de una sociedad de responsabilidad limitada con el mismo nombre ("CLÍNICA DENTAL ARQUIMBAU SL") del que ella ostentaba el 99% de las participaciones sociales y de la que era su administradora única y su ex marido, era titular del 1% restante.
Como dicha clínica no generaba suficientes ingresos, la Sra. Angustia le pidió consejo...
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