STS, 7 de Noviembre de 1986
| Ponente | MIGUEL ESPAÑOL LA PLANA |
| ECLI | ES:TS:1986:14053 |
| Fecha de Resolución | 7 de Noviembre de 1986 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 786.-Sentencia de 7 de noviembre de 1986
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Marca. Incompatibilidad de "Duolax" y "Dulco-Laxo".
DOCTRINA: 1. La similitud fonética y gráfica entre las marcas enfrentadas "Duolax" (novicia) y
"Dulco-Laxo" (oponente), referidas ambas a productos de igual clase, hace que pueda producirse
entre ambas error o confusión en el mercado, de donde la inscripción de "Duolax" no puede
producirse por impedirlo el art. 124 del Estatuto .
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Sin embargo, se rechazan los defectos de forma imputados al expediente administrativo pues,
aun supuesto que hayan existido, ni determinan su nulidad ni ha producido indefensión a la parte.
En la villa de Madrid, a siete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.
En el recurso contencioso-administrativo que en grado de apelación pende ante la Sala, interpuesto por "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", representada por el Procurador don Gregorio Puche Brun, bajo dirección letrada, contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda de esta Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Madrid con fecha 22 de junio de 1983, sobre marca. Siendo partes apeladas la entidad "Antonio Gallardo, S.A.", representada por el Procurador don Paulino Monsalve Gurrea, bajo dirección letrada, y la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.
Antecedentes de hecho
Que el Registro de la Propiedad Industrial por acuerdo de fecha 17 de junio de 1978 concedió la marca núm. 825.813, "Duolax" a favor de la entidad "Antonio Gallardo, S.A.", para distinguir "productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos de uso medicinal para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materias para empastar los dientes y sacar moldes dentarios; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos", de la clase 5.ª del Nomenclátor, con la oposición de varias marcas. Interpuesto recurso de reposición por la entidad "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", como titular de la marca oponente núm. 296.060, "Dulco-Laxo", que fue desestimado por acuerdo de 27 de junio de 1979.
Que contra dichos acuerdos se interpuso recurso por la representación procesal de la entidad "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el que seguido por sus trámites legales recayó Sentencia con fecha 22 de junio de 1983 , cuya parte dispositiva dice así: "Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Gregorio Puche Brun, en nombre y representación de "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de17 de junio de 1978, ratificado en vía de reposición por el de 27 de junio de 1979, por el que se concedió la marca núm. 825.813, "Duolax", y, en consecuencia, la confirmamos, por ser conforme a Derecho. Sin expresa condena de costas."
Que contra dicha sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 28 de octubre de 1986, en cuya fecha tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Miguel Español La Plana.
Fundamentos de Derecho
Que viniéndose en esta apelación a repetir las argumentaciones aducidas en la instancia por la entidad recurrente y apelante de la que es titular "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", la cuestión controvertida se centra en determinar si está ajustada a Derecho la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid que habiéndosele planteado el problema de la convivencia en el Registro de la Propiedad Industrial, sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, de la marca núm. 825.813, "Duolax", concedida a favor de la entidad "Antonio Gallardo, S.A.", productos farmacéuticos y veterinarios de la clase 5.ª del Nomenclátor y la prioritaria oponente núm. 296.060, "Dulco-Laxo", propiedad de la apelante, que reivindica productos de la misma clase del Nomenclátor, estimó que entre una y otra existían las suficientes diferencias para hacerlas compatibles en el Registro, confirmando al efecto los acuerdos del Registro de 17 de junio de 1978 y el de reposición de 27 de junio de 1979 en virtud de los cuales se accedió a la inscripción de la neófita "Duolax".
Que en relación a las causas de nulidad alegadas en la instancia, que se reproducen en la apelación especialmente por incumplimiento de los arts. 43, 93.1 y 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 147, 150 y 153 del Estatuto de la Propiedad Industrial, se aceptan los argumentos aducidos en el segundo considerando de la sentencia apelada en donde se hace un detenido estudio de los defectos de procedimiento y llega no obstante a la conclusión de que no ha existido indefensión al haber podido reproducir todas sus cuestiones en vía de revisión jurisdiccional, ni infracción de los preceptos estatutarios que implique por omisión o defectos en los informes su nulidad con violación del núm. 5 del art. 53 de la Ley de Procedimiento .
Las alegaciones de la apelante "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", titular de la marca notoriamente conocida con prioridad de 8 de julio de 1955, "Dulco-Laxo", para distinguir "productos químicos, preparaciones y especialidades farmacéuticas, medicamentosas, de veterinaria, sueros vacunos y desinfectantes", tienen fuerza jurídica suficiente para desvirtuar las fundamentaciones de la sentencia de instancia que estima pueden convivir pacíficamente en el Registro de la Propiedad Industrial la marca pretendiente "Duolax" que reivindica "productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos de uso medicinal para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materias para empastar los dientes y sacar modes dentarios, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos".
Entre ambas denominaciones "Dulco-Laxo" y "Duolax" existe una semejanza fonética y gráfica, susceptible de producir confusión en el mercado, al venir la impugnada a reproducir en todas sus letras a la prioritaria utilizando las tres vocales graves "U" "O" y "A" sin más diferencia que prescindir de las consonantes "L" y "C" y suprimir la vocal "O" final; y aun cuando no lo sean las sílabas son las mismas la vocal tónica y la pretónica y el inicio de la denominación "Du" y el final "Lax" o "Laxo" le prestan una singularidad, que comporta por su semejanza un riesgo de confusión entre los consumidores que impide su admisión en el Registro, al amparo del apartado 1.° del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , conclusión a que se llega igualmente partiendo de la comparación de la totalidad de las dos denominaciones, aun sin necesidad de desintegrar sílabas o palabras, por la impresión gráfica o fonética que puedan dejar en el público consumidor.
En relación con los productos que las marcas protegen, si bien como expresan las Sentencias de esta Sala de 21 de febrero de 1976 y 13 de junio de 1978 , la afinidad o diversidad de ellos es un elemento extraño a la norma del art. 124.1.° del Estatuto y por tanto sólo serviría para fijar mejor el criterio sobre la semejanza o la diferencia gráfica o fonética pero no para suplantarla, de la descripción de los que reivindica la prioritaria oponente y la nueva, se infiere sin más que ambas pertenecen a una misma área comercial, afectando sustancialmente a productos químicos farmacéuticos, medicamentos de la especialidad veterinaria y desinfectantes, que son comunes a las dos marcas con lo que el riesgo de confusión y error entre los consumidores se patentiza, y aun cuando se atenúe por el menor índiceconsecuencia de los conocimientos de los técnicos que los recetan y expenden, por otra parte el rigor y la precaución han de mantenerse al tratarse de productos cuyo uso afecta a la salud humana, como viene reiterando la doctrina jurisprudencial así por citar algunas las de 21 de noviembre de 1975 y 6 de julio de 1977.
Llegados a este punto de razonamiento se impone la conclusión de que existiendo una posibilidad de confusión, tanto fonética como gráfica, entre ambas denominaciones que distinguen productos coincidentes no puede, cuando aparece inscrita una marca o signo especial creado y usado desde más de treinta años, estimarse que la nueva similar constituya otra creación que exige la Propiedad Industrial, al distinguir iguales o parecidos productos farmacéuticos, de la misma área comercial y número de Nomenclátor, cuando se ha podido encontrar tan fácilmente dentro de la riqueza de nuestro léxico unos signos distintivos que alejan toda sospecha racional de imitación al socaire de una marca conocida y muy anteriormente legalizada.
Que insiste la sociedad titular de la marca que apela, en los argumentos ya aducidos en la instancia, en torno a la necesidad de que dada su condición de nacional de la República Federal Alemana, le es aplicable el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, conforme al texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, de aplicación a ambos países, en el que a propósito del trato nacional a los nacionales de los países de la Unión, establece el art. 2.1 que los nacionales de cada uno de dichos países tendrán en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial iguales ventajas que los nacionales, cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a éstos, comprometiéndose los países de la Unión, a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción o imitación susceptible de crear confusión en relación con una marca que se considere notoriamente conocida y utilizada para productos idénticos o similares conforme al art. 6.° bis del Convenio ; y como entre las marcas "Dulco-Laxo" prioritaria y "Duolax" pretendiente, existe la similitud en las denominaciones y en los productos, son de aplicación los invocados preceptos del Convenio al tener virtualidad jurídica en aquellos casos en que la convivencia en el Registro de la marca que pretende la inscripción crearía un riesgo de confusión entre los adquirentes de los productos amparados por las dos marcas como se desprende de la Sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 1984 , en que citándose a su vez la de la Sala Primera de 5 de noviembre de 1982 expresa como el Convenio de París y el Acta de Estocolmo se limitan a asegurar la compatibilidad en su caso de las marcas pero sin alcanzar a otorgar protección superior a las que con ella conviven, es decir que no alteraren nada las reglas seguidas en España sobre este particular; por lo que debe ser rechazada la nueva como comprendida en el apartado 1.º del art. 124 de la Ley nacional en relación con los invocados preceptos del Convenio, lo que conduce, al no haberse entendido así por la sentencia apelada a la estimación del recurso con revocación de la misma.
No es de apreciar temeridad o mala fe, a los efectos de una expresa imposición de costas.
FALLAMOS
Estimando el recurso de apelación deducido por el Procurador don Gregorio Puche Brun, en nombre y representación de "Dr. Karl Thomae G.m.b.H.", contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 22 de junio de 1983
, que declaró conformes a Derecho y confirmó los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de junio de 1978, ratificado en vía de reposición por el de 27 de junio de 1979 por el que se concedió la marca núm. 825.813, "Duolax", revocamos dicha sentencia y anulamos los acuerdos que concedieron el registro a la mencionada marca.
No hacemos expresa imposición de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Pera Verdaguer.- Antonio Agúndez Fernández.- Miguel Español La Plana.- Salvador Ortolá Navarro.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Miguel Español La Plana; celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico.
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