STS, 27 de Enero de 2010
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2010:141 |
| Número de Recurso | 196/2008 |
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 196/2008 interpuesto por "JAFER LIMITED", representada por el Procurador D. Armando García de la Calle, contra la sentencia dictada con fecha 24 de octubre de 2007 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 616/2004, sobre denegación de la marca "Sentiva Bio Lift" número 2.508.304; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
Primero.- "Jafer Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 616/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de mayo de 2004 que, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo previo de 25 de septiembre de 2003, denegó finalmente la inscripción de la marca número 2.508.304, "Sentiva Bio Lift" (denominativa), para distinguir cremas, geles y lociones cosméticas en general para la cara, de la clase 3 del Nomenclátor Internacional.
Segundo.- En su escrito de demanda, de 11 de marzo de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el recurso [...] declare no ser conforme a derecho tal resolución, revocándola, y acordando por tanto la concesión del registro solicitado, con imposición de costas a la parte que se oponga a dicha pretensión". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de marzo de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala la inadmisión o subsidiariamente la desestimación del recurso y la confirmación del acto recurrido.
Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Armando García de la Calle, en nombre y representación de Jafer Limited, contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 12 de mayo de 2004 que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada por dicha Oficina con fecha 25 de septiembre de 2003 y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución por ser ajustada al ordenamiento jurídico. No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia."
Quinto.- Con fecha 16 de enero de 2008 "Jafer Limited" interpuso ante esta Sala el presente recursode casación número 196/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "se produce una vulneración del artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , porque "el fallo infringe los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , pues "el fallo infringe los artículos 209 y 218 de Ley de Enjuiciamiento Civil ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del "artículo 6. Apdo. 1.a) y b) de la Ley 17/2001, de Marcas ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de "los artículos 3, 54 y 62 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo ".
Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Séptimo.- Por providencia de 2 de diciembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado
D. y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de enero de 2010, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada el 24 de octubre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Jafer Limited" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante reseñada en cuya virtud fue denegada la inscripción de la marca número 2.508.304, "Sentiva Bio Lift", para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, en concreto "cremas, geles y lociones cosméticas en general para la cara".
A la inscripción de la marca 2.508.304, "Sentiva Bio Lift", solicitada por "Jafer Limited", se había opuesto "Schülke & Mayr Gesellschaft GMBH" por incompatibilidad con el registro de su marca internacional "Sensiva" número 785.022, concedida para diversos productos: en clase 1 (productos químicos para la fabricación de cosméticos); en clase 3 (productos de limpieza para el menaje, jabones, cosméticos) y en clase 5 (productos farmacéuticos, productos para el cuidado de la salud y desinfectantes).
Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que concurrían en el caso de autos "[...] los presupuestos aplicativos de las prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 [de la Ley de Marcas ], por existir entre los signos enfrentados: marca solicitada, nº 2508304, 'Sentiva Bio-Lift', denominativa, clase 3 'cremas, geles y lociones cosméticas en general para la cara' y marca recurrente, nº H 785022 'Sensiva', denominativa, clase 3, entre otras, 'productos de limpieza para la casa, jabones y cosméticos', una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos."
Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:
"[...] En el supuesto enjuiciado existe, a criterio de la Sala, un importante grado de semejanza denominativa entre los signos enfrentados perfectamente perceptible dado que no se aprecian entre las mismas importantes diferencias fonéticas. Es cierto que la marca cuya inscripción se ha denegado se compone su denominación de una pluralidad de vocablos al denominarse 'Sentiva Bio-Lift' frente a la marca oponente que solo se compone del fonema 'Sensiva'. No obstante, aunque se examine en su conjunto la denominación de las marcas enfrentadas, el vocablo prevalente en la denominación de las mismas, y que es el que va a tener en cuenta el consumidor medio, es el primer fonema de la marca denegada que es Sentiva que comparado fonéticamente con Sensiva de la marca oponente debe llegarse a la conclusión de que fonéticamente el sonido es casi similar en ambos casos lo que hace difícil su distinción por el consumidor medio causándose un importante riesgo de confusión y de asociación de ambas marcas por los consumidores de los productos que amparan.[...] En el presente caso, dicha similitud fonética seria suficiente para no permitir la inscripción de la marca solicitante pero es que, además, en este caso existe coincidencia entre los campos comerciales que protegen ambas marcas al referirse al ámbito de la perfumería y droguería. Así, la marca denegada pretende proteger productos de la clase 3 tales como cremas, geles y lociones cosméticas en general para la cara. Y la marca oponente en la denominación concreta examinada también protege productos de la clase 3 tales como productos de limpieza para el hogar, jabones y cosméticos.
Aunque el titular de la marca oponente pueda ser titular de otras marcas con idéntica denominación a la ahora opuesta para proteger productos desinfectantes para usos médicos como mantiene la actora en su demanda, lo cierto es que la oposición concreta que se ha formulado en este caso se ha referido a la marca Sensiva para amparar productos de limpieza para el hogar, jabones y cosméticos.
A la vista de la anterior descripción debemos concluir que la marca de la parte actora protege productos que no solo se encuentran en idéntica clase del Nomenclátor en relación con la marca oponente sino que además abarcan campos comerciales de aplicación totalmente idénticos.
Por tanto, como existe posibilidad de que el consumidor incurra en error al adquirir los productos que amparan los signos enfrentados al ser coincidentes sus campos comerciales de aplicación debe aplicarse la prohibición recogida en el articulo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , y por tanto debemos denegar la inscripción de la marca solicitante como así se ha dispuesto en la resolución administrativa impugnada."
Cuarto.- En su primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1. c) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente denuncia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia por vulneración del artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El defecto procesal se habría producido al rechazar el tribunal de instancia la aportación a los autos de una sentencia (de 14 de septiembre de 2007) dictada por la Sección Segunda del mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso- administrativo número 757/2000. Rechazo que se basó en que se había presentado el 19 de octubre de 2007, cuando la votación y fallo del recurso había tenido lugar el día anterior.
El motivo no puede ser acogido. Baste consignar que, incluso si no se hubiera producido el rechazo del documento, la Sala de instancia necesariamente habría tenido que prescindir de él en la sentencia pues se refería a una marca ("Sentiva Nutrivitamin" número 2.563.481 ) distinta de la que es objeto del presente litigio, cuya registro o denegación no resultan determinantes del fallo que hubiera de recaer en este litigio.
Quinto.- Los motivos de casación segundo y tercero pueden ser estudiados conjuntamente pues ambos se deducen al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y en ellos se denuncia la misma infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretada en la vulneración de los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
A juicio de la recurrente, "[...] si bien la sentencia sostiene la necesidad de comparar en conjunto las marcas en liza, posteriormente en el mismo Fundamento Tercero las disgrega afirmando que ha de atenderse al elemento preponderante de los signos, y ello lo reitera en el Fundamento Cuarto". Y añade que la Sala "ignora y omite las alegaciones expuestas en el escrito de demanda, y sin mayor análisis considera que existe semejanza de productos sin analizarlos ni pronunciarse sobre los mismos, y da por sentados hechos distintos a los acreditados documentalmente, al afirmar que los productos comercializados por el titular de la marca oponente, se comercializan por otras marcas, siendo este un dato que no ha sido puesto de manifiesto por esta parte recurrente".
Los dos motivos serán desestimados pues no se aprecia la incongruencia denunciada ni "error en el relato fáctico". La parte recurrente podrá criticar el fondo del razonamiento efectuado por el tribunal de instancia, que antes hemos transcrito, pero no cabe duda de que en él se da respuesta suficiente a las alegaciones de la demanda y se exponen las consideraciones jurídicas en que se apoya el fallo. Si una parte de éstas y el fallo mismo son o no ajustados a la Ley de Marcas y a la jurisprudencia dictada en su aplicación es cuestión que corresponde a los motivos deducidos por la vía procesal del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En este caso, a los motivos cuarto y quinto .
En todo caso, repetimos, no cabe utilizar los motivos de casación amparados en el artículo 88.1 .c) para sostener los argumentos de la demandante relativos a la, a su juicio, suficiente diferenciación de los productos reivindicados: cuando el tribunal se pronuncia de modo expreso y razonado sobre la similitud de productos protegidos su juicio podrá ser impugnado en cuanto al fondo (con las limitaciones que la función casacional presenta) pero no por aquella vía procesal.Sexto.- En el cuarto motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la citada Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción del artículo 6, apartados 1.a) y b), de la Ley 17/2001, de Marcas , así como de la jurisprudencia.
A juicio de la recurrente, en síntesis, no concurre la simultaneidad de los requisitos para que exista incompatibilidad entre los signos enfrentados y la sentencia contiene varios errores al aplicar los criterios de comparación sentados por la jurisprudencia en la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .
El motivo será rechazado, no obstante el hecho de que la Sala de instancia haya incurrido en el error de afirmar que la mera semejanza fonética sería bastante para prohibir la inscripción de la nueva marca. Error intrascendente en el conjunto de la sentencia pues acto seguido el mismo tribunal explicará que confluye también la semejanza aplicativa indispensable para que entre en juego la prohibición relativa de registro.
La Sala de instancia ha valorado los dos factores relevantes e interdependientes en el examen comparativo de las marcas enfrentadas (similitud entre los signos y relación entre los productos o servicios, determinantes de la existencia de riesgo de confusión) y ha precisado con fidelidad el ámbito concreto protegido y relevante a efectos comparativos. La apreciación de la compatibilidad no se ha limitado al mero contraste de las denominaciones en liza sino también al de los respectivos ámbitos aplicativos, respecto de los cuales declara que las marcas enfrentadas protegen productos que pertenecen a ámbitos comerciales sustancialmente coincidentes.
Al estudiar el elemento denominativo de ambos signos en el conjunto de cada marca el tribunal efectúa un razonamiento que no puede calificarse de manifiestamente erróneo, como alega el recurrente. Es al menos razonable, tras realizar la comparación de las marcas en su conjunto, mantener que ambas resultan difícilmente diferenciables por el gran parecido fonético en el elemento esencial y más distintivo de ambos signos (Sentiva/Sensiva). No es que con ello se prescinda absolutamente del resto de los componentes de la marca denegada ("Bio Lift") pero lo cierto es que la capacidad identificadora de estos dos términos es muy limitada para los productos singulares de la clase 3 del Nomenclátor Internacional que pretenden identificar, esto es, para cremas, geles y lociones cosméticas para la cara.
El razonamiento de la Sala también resulta adecuado cuando circunscribe el examen de los signos a los términos en que fueron solicitados y concedidos, esto es, referido a los productos a los que se ciñó la concesión del signo prioritario y se pretende el registro de la marca aspirante. Es intrascendente a efectos del debate jurisdiccional el ámbito al que puedan llegar a extender sus transacciones mercantiles una y otra entidad: lo decisivo es el ajuste a la legalidad del signo mismo, inscrito o rechazado. Y, en efecto, las marcas enfrentadas coinciden en el ámbito aplicativo al haber reivindicado la solicitada ("Sentiva Bio-Lift") cremas, geles y lociones cosméticas y proteger asimismo la oponente y prioritaria ("Sensiva") productos cosméticos, entre otros.
Que la empresa "Schülke & Mayr Gesellschaft GMBH" se dedique preferente a actividades relacionadas con productos de uso médico es intrascendente a los efectos que aquí importan pues lo decisivo es que su marca internacional "Sensiva" número 785.022 ha sido concedida para identificar, entre otros, productos de limpieza para el menaje, jabones, y cosméticos, productos similares sin duda a los propuestos por la marca recurrente.
Séptimo.- En el quinto y último motivo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente imputa al tribunal de instancia la infracción de "los artículos 3, 54 y 62 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo ".
La crítica se basa inicialmente en que "la sentencia no motiva los hechos fundamentales", censura que reitera en el desarrollo del motivo al repetir que "el tribunal incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio" y "no respeta los límites objeto del proceso". Afirmaciones todas ellas que, además de ser ajenas a los preceptos de la Ley 30/1992 invocados (aplicables tan sólo a las resoluciones administrativas), corresponden más bien a los motivos articulados por la vía del quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, que ya hemos rechazado.
Añade la recurrente que la Sala de instancia "se separa del criterio seguido en actuaciones precedentes, respecto de la irrelevancia de términos genéricos descriptivos o sugestivos, al efectuar la comparación entre signos" y transcribe varias sentencias sobre marcas distintas de las que ahora están en liza.No pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente, porque es doctrina reiterada de esta Sala que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.
Ya hemos afirmado, por último, que no resultan trasladables sin más a este litigio las consideraciones de la sentencia de la Sección Segunda del mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 757/2000, en cuanto al registro de la marca "Sentiva Nutrivitamin", signo distintivo que tiene sus propias características fonéticas y aplicativas, no coincidentes con las del que es objeto del litigio.
Octavo.- No ha lugar, pues, a la estimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, procede asimismo imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 196/2008, interpuesto "Jafer Limited" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Novena, el 24 de octubre de 2007 , en el recurso número 616 de 2004. Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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