ATS, 6 de Febrero de 2019
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2019:1109A |
| Número de Recurso | 2890/2016 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 06/02/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 2890/2016
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 8 DE ALICANTE
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: PAA/rf
Nota:
CASACIÓN núm.: 2890/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 6 de febrero de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.
La representación procesal de la sociedad Orange Mobile S.L. presentó el día 21 de julio de 2015 escrito en el que interpone recurso de casación contra la sentencia de fecha 10 de junio de 2016 dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava ), en el rollo de apelación n.º 220- C13/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 960/2013 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2 de Alicante.
Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
El procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Orange Brand Services LTS, presentó escrito de personación de fecha 26 de septiembre de 2016. El procurador D. Jesús López Gracia, en representación de Orange Mobile S.L., presentó escrito de personación de fecha 20 de octubre de 2016.
Por providencia de fecha 31 de octubre de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
La representación procesal de la parte recurrida ha presentado escrito de alegaciones, sin que lo haya hecho la parte recurrente.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
La parte recurrente interpuso recurso de casación contra una sentencia dictada en un proceso tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC ), por lo que el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC , acreditando la existencia de interés casacional, conforme doctrina reiterada de esta sala.
El motivo primero denuncia la infracción de los artículos 9.1 RMC (9.1 y 9.2 RMUE) y del artículo 34.2 de la Ley de Marcas (LM ), en la medida en que la sentencia recurrida prescinde de las pautas y los criterios valorativos establecidos por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para declarar el riesgo de confusión, y por ello también prescinde de las pautas y criterios valorativos para delimitar el alcance del ius prohibendi del titular de marcas, incluso de aquellas marcas consideradas notorias. Todo ello en relación a los documentos n.º 41 y 45 de la demanda.
A continuación divide el motivo en dos submotivos en los que analiza la infracción del artículo 34.2.b LM en lo que al riesgo de confusión se refiere, y del artículo 34.2.c LM en la medida que la sentencia recurrida también declara que las marcas de la actora son notorias.
El primer submotivo señala que la infracción se produce en los fundamentos quinto y sexto de la sentencia recurrida, en relación con los actos que reflejan los documentos 41 y 45 de la demanda, y ello porque de los hechos considerados probados por la sentencia recurrida se desprende claramente que a través del uso del nombre de dominio que reflejan los documentos n.º 41 y 45 no se ofertan productos ni servicios de ninguna clase, por lo que se infringiría la doctrina jurisprudencial que ordena que el riesgo de confusión contemplado por los artículos infringidos debe llevarse a cabo mediante una comparación entre los signos enfrentados y entre los productos o servicios designados por los mismos.
El segundo submotivo denuncia que la Audiencia no ha establecido, en relación a los actos que muestran los documentos n.º 41 y 45, otro argumento a favor de incluir aquellos entre los actos que la actora puede prohibir en virtud de su ius prohibendi que no sea la mera similitud entre el signo utilizado por la demandada y los signos constitutivos de las marcas de la actora, ya que es un hecho probado que esos documentos demuestran que a través del nombre de dominio no se ofertan ni productos ni servicios.
El motivo en su conjunto incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2.º LEC de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017 que mantiene en lo esencial los criterios establecidos por el acuerdo de 30 de diciembre de 2011, por incumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos del encabezamiento y desarrollo de los motivos ( art. 481.1 LEC ).
El escrito de interposición del recurso incumple los requisitos formales exigidos en materia de recursos extraordinarios, recogidos por la doctrina de esta sala que se encuentra en las SSTS Pleno núm. 459/2014, de 10 de septiembre de 2014 ; la n.º 546/2016, 16 de septiembre ; n.º 749/2016, de 22 de diciembre ; n.º 121/2017, de 23 de febrero , y n.º 232/2017, de 6 de abril .
La forma y estructura elegida por el recurrente no cumple con los requisitos de claridad y precisión que exige tanto el acuerdo como la doctrina jurisprudencial para los recursos extraordinarios, tal y como señala la STS 546/2016, de 16 de septiembre (rec. 898/2013 ) cuando afirma que:
"[e]l recurso de casación exige claridad y precisión en la identificación de la infracción normativa ( art. 477.1 LEC ), lo que se traduce, no sólo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, sino también en la exigencia de una razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado ( art. 481.1 y 3 LEC ); la fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada ( art. 481.1 LEC ); y el respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida. Por ello, esta Sala ha declarado de forma reiterada que la imprescindible claridad y precisión del recurso de casación, implícitamente exigidas en el citado art. 477.1 LEC , exigen una estructura ordenada que posibilite un tratamiento separado de cada cuestión, con indicación de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o el principio general del derecho infringidos. Y además, que el recurrente argumente la infracción con razonable claridad para permitir la individualización del problema jurídico planteado, de tal forma que no cabe una argumentación por acarreo que se limite a la genérica afirmación de que la sentencia yerra en la decisión de los extremos que se indican, quizás admisible en las instancias, pero inadecuada en la casación".
Esta sala viene diciendo en sus acuerdos y en sus autos (recursos 2412/2016 , 4159/2016 , 1028/2015 ) que el escrito de recurso debe estructurarse en motivos, y que tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben aparecer numerados correlativamente, sin que puedan formularse submotivos dentro de cada motivo.
Además, el motivo adolece también de falta de concreción en el desarrollo argumental, lo que provoca ambigüedad e indefinición sobre la infracción alegada, y se separa de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida, lo que lleva a la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento.
El recurrente viene a sostener que no cabe hablar de riesgo de confusión al partir del hecho probado de que a través del nombre de dominio no se ofertan ni productos ni servicios, razonamiento que utiliza para fundamentar la infracción del artículo 34.2, tanto de su letra b) como de su letra c).
La sentencia recurrida, en su fundamento segundo deja constancia -con carácter previo a acometer el examen de las alegaciones del recurso- de extremos que califica de relevantes, entre los que señala:
"[...]En tercer lugar, la apelante ignora completamente que la Sentencia recurrida ha declarado que el uso del signo "ORANGE MOBILE" por la demandada se subsume en la conducta infractora consistente en el riesgo de confusión tipificada en los artículos 9.1.b) RMUE y 34.2.b) LM como así se desprende de la copia de las pantallas obtenidas de su página web en el mes de abril de 2007 (documento número 38 de la demanda) lo que nos eximiría de cualquier otra referencia a otra conducta infractora porque la infracción de la protección reforzada de las marcas renombradas ( artículos 9.1.c) RMUE y 34.2.c) LM es otra modalidad de conducta infractora distinta e independiente del riesgo de confusión [...]".
El recurrente prescinde de estas consideraciones y une en un mismo motivo el supuesto previsto en la letra b) del artículo 34.2 y el previsto en la letra c) dedicado a la marca notoria, ignorando de nuevo los fundamentos en los que la Audiencia apoya su razonamiento.
El motivo segundo denuncia la infracción de los artículos 9.1 RMC (9.2.b RMUE) y 34.2 LM en relación al artículo 34.3.e) LM . Y señala que la sentencia recurrida declara que el ius prohibendi del titular de marcas le alcanza a prohibir el uso de un signo como nombre de dominio sin que a través de dicho nombre de dominio se oferten productos ni servicios de ninguna clase.
El interés casacional se apoya en la infracción de la doctrina jurisprudencial del TS en la que se dice que los nombres de dominio, al no ser signos distintivos per se únicamente pueden causar riesgo de confusión si se utilizan para productos y servicios, declarando en otra sentencia que la utilización de un nombre de dominio sin ofertas de productos o servicios no se encuadraría dentro de las facultades que el titular de una marca puede prohibir; y menciona las STS 302/2016 de 9 de mayo , 45/2014 de 19 de febrero y 433/2013 de 28 de junio .
El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2.º LEC de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para el desarrollo de los motivos en el acuerdo de esta sala de 27 de enero de 2017 antes mencionado, en relación con la falta de acreditación del interés casacional por falta de idoneidad de las sentencias aportadas.
Las sentencias que se mencionan no son idóneas para acreditar el interés casacional que se pretende, ya que ninguna de ellas contiene la doctrina que se dice vulnerada, pues el recurrente utiliza párrafos aislados de cada una de las sentencias aportadas para crear su propia e interesada doctrina.
El motivo tercero denuncia la infracción de los artículos 9.1 RMC (9.2 RMUE) y 34.2 LM , en la medida que la sentencia recurrida considera que lo que reflejan los documentos n.º 48 a 53 constituye uso por parte de la demandada, y centra el error en considerar que la demandada es, en el uso que evidencian los documentos n.º 48 a 53, el cualquier tercero a quien el titular de las marcas puede prohibir los actos que reflejan esos documentos.
Precisa el recurrente que la ratio decidendi que se opone a la doctrina jurisprudencial emitida en la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2016, asunto C-179/15 , se encuentra en el fundamento de derecho sexto de la sentencia impugnada.
Y concluye que resulta decisivo que la Sala Primera se pronuncie al respecto, ya que de estimar que la actora no puede prohibir a la demandada el uso que realizan los terceros al respecto de su denominación social, resultaría que no obraría en autos ninguna prueba de que la actora haya utilizado el signo Orange Mobile con fines distintivos desde abril de 2007.
El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento, en la que el acuerdo de esta sala de 27 de enero de 2017 ya mencionado incluye el plantear cuestiones que no afectan a la ratio decidendi de la sentencia recurrida, por rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia.
El fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida, que se combate en el presente motivo, resuelve sobre la conducta infractora consistente en el registro y uso de la denominación social Orange Mobile SL, y concluye:
"[...]i) es evidente que el público interesado puede entender que el uso de la denominación social "ORANGE MOBILE SL" denota un vínculo entre los productos y servicios de telefonía comercializados por la apelante y la actora que utiliza las marcas "ORANGE" para designar idénticos productos y servicios; ii) la demandada, titular de un establecimiento abierto al público para la comercialización de productos y servicios de telefonía móvil, no podía ignorar que con esa denominación social se podría establecer un vínculo con las marcas de la actora al estar estas implantadas desde antes del año 2003 (fecha de constitución de la sociedad demandada) en varios Estados de la Unión Europea; iii) la vinculación entre la denominación social y las marcas de la actora se acentúa más habida cuenta del carácter notorio de estas últimas, de lo que se aprovecha la demandada[...]".
Mientras que la doctrina que se invoca como infringida alude al uso de la marca en Internet, y el párrafo tercero del fundamento impugnado contiene un argumento relativo a la aparición de la recurrente en buscadores sobre establecimientos mercantiles, dicho argumento integra el juicio de valoración de la infracción que se denuncia, pero por sí solo no constituye la ratio decidendi; y ello porque en el fundamento combatido no se resuelve sobre el uso de la marca en internet, sino como denominación social.
El motivo cuarto denuncia la infracción de los artículos 9.1 RMC (9.2 RMUE) y 34.2 LM , por cuanto la sentencia declara que el mero registro de una denominación social constituye un acto que el titular de una marca puede prohibir porque, debido a la notoriedad de las marcas, la demandada tuvo que conocer que los consumidores establecerían un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos de la actora.
Para la parte recurrente, la sentencia recurrida, al declarar que el mero registro infringe las marcas de la actora, prescinde del paso previo de analizar si el signo se usa de manera que pueda menoscabar la función esencial de la marca, al no analizar si el uso de la denominación social se hace en el tráfico económico, para productos y servicios y menoscaba la función esencial de marca.
El motivo incurre de nuevo en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ), al separarse de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida, y ello porque la Audiencia realiza esa valoración en el párrafo que trascribimos en el fundamento anterior.
Por ello, procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 483.4 LEC , dejando sentado el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada procede imponer las costas a la parte recurrente.
La inadmisión del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido ( DA 15.ª 9 LOPJ ).
LA SALA ACUERDA :
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) No admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la sociedad Orange Mobile S.L. contra la sentencia de fecha 10 de junio de 2016 dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava ), en el rollo de apelación n.º 220- C13/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 960/2013 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2 de Alicante.
-
) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
-
) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este tribunal a las partes comparecidas ante esta sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
