SAP Barcelona 709/2018, 29 de Octubre de 2018
| Ponente | JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO |
| ECLI | ES:APB:2018:10860 |
| Número de Recurso | 1286/2017 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 709/2018 |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
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FAX: 938294458
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Recurso de apelación 1286/2017-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 866/2013
Cuestiones.- Acción de nulidad de patente. Cosa juzgada material.
SENTENCIA núm.709/2018
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
DON LUÍS RODRÍGUEZ VEGA
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
DOÑA ELENA BOET SERRA
En Barcelona, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.
Parte apelante: CHEMO IBERICA S.A. y QUÍMICA SINTÉNTICA S.A.
-Letrado: Miguel Vidal-Quadras Trías de Bes
-Procurador: Ignacio López Chocarro
Parte apelada: EI DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY y MERCH SHARP AND DOHME DE ESPAÑA S.A.
-Letrado: Javier Carrión García de Parada
-Procuradores: Angel Quemada Cuatrecasas y Francisco Javier Manjarín Albert.
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 18 de septiembre de 2017
-Demandante: CHEMO IBERICA S.A. y QUÍMICA SINTÉNTICA S.A.
-Demandada: EI DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY y MERCH SHARP AND DOHME DE ESPAÑA S.A.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"Desestimamos la demanda presentada por CHEMO IBERICA S.A. y QUÍMICA SINTÉNTICA S.A. contra las sociedades MSD y DUPONT, a las que absolvemos de los pedimentos de las actoras.
Se imponen a las actoras el pago de las costas procesales."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre de 2018.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.
Términos de la controversia.
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Las demandantes CHEMO IBÉRICA S.A. y QUÍMICA SINTÉTICA interpusieron demanda de nulidad y de declaración de ineficacia de las reivindicaciones 1ª a 5ª de la traducción (T4) de la patente europea EP 253.310, que se publicó con el número ES 2.063.734 el día 18 de abril de 2012, con efectos retroactivos al día 1 de junio de 2006. La patente protege el producto farmacéutico Losartán. Según la demandante, las reivindicaciones 1ª a 5ª de la traducción confieren una protección más amplia que la de la patente concedida por la Oficina Europea de Patentes para España, por lo que infringe los artículos 70.1º y 3º del CPE y 11 del RD 2424/86. Por tal motivo dicha traducción es ineficaz y nula de pleno derecho con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.3 del Código Civil. Además, las demandadas DUPONT -titular de la patente- y MSD -licenciataria en exclusiva en España- actuaron con abuso de derecho y fraude de ley.
La parte actora acumuló en su demanda una acción de indemnización por los daños y perjuicios causados en el incidente de liquidación de la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, que estimó la acción de violación de la patente de Losartán interpuesta por MSD contra las hoy demandantes CHEMO IBÉRICA y QUÍMICA SINTÉTICA.
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Las demandadas se opusieron a la demanda alegando, con carácter previo, las excepciones de cosa juzgada material y prescripción de la acción. En cuanto a la primera, adujeron que la validez y eficacia de la traducción revisada T4 de la patente de DUPONT fue analizada y resuelta por sentencia firme de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012. Por otro lado, todas las cuestiones sobre la validez de la traducción revisada de la patente Losartán y las reivindicaciones del producto fueron resueltas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2011, que declaró nula de pleno derecho la resolución de la OEPM de 27 de octubre de 2006 y ordenó que se publicara y registrara la traducción revisada de la patente. La prescripción de la acción se sustenta en el artículo 113.2º de la Ley de Patentes, por el que la acción de nulidad sólo podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad, plazo que expiró el 8 de julio de 2012. Por otro lado y en cuanto al fondo del asunto justificaron la validez del título y, en definitiva, se opusieron a la pretensión de nulidad y a la de condena a la indemnización de los daños causados.
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La sentencia de instancia acoge la excepción de cosa juzgada material, conforme a lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al concluir que la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, que resolvió la acción de infracción ejercitada por la licenciataria MSD, analizó la validez de las cinco reivindicaciones del producto Losartán introducidas a través del mecanismo de la traducción revisada en la validación nacional española de la patente europea EP 310. Dicha Sentencia, en sintonía con lo resuelto por la Sentencia de la Sala Tercera de 21 de noviembre de 2011, resolvió con carácter firme sobre la validez del título. Concurren, por tanto, los presupuestos de la cosa juzgada: existe, en primer lugar, identidad subjetiva, por cuanto, aunque la acción por infracción la interpuso únicamente la licenciataria MSD, la titular de la patente DUPONT forma parte de la relación jurídica controvertida. También existe identidad de objeto y causa de pedir, en la medida que la ineficacia del título fue presupuesto y objeto de la acción de violación. Buena prueba de la identidad objetiva es el hecho de que las demandantes soliciten como indemnización la cantidad que en concepto de daños se liquiden en ejecución de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012.
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La sentencia es recurrida por CHEMO IBÉRICA y QUÍMICA SINTÉTICA. A sus argumentos y a los de los escritos de oposición, para no ser reiterativos, nos referiremos al analizar los motivos de impugnación.
Sobre la excepción de cosa juzgada material.
5 . El efecto negativo y positivo de la cosa juzgada material viene regulado en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al primero se refiere el apartado primero, por el que "la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo". Junto a ese primer efecto negativo o excluyente, que impide un juicio posterior con el mismo objeto, la sentencia firme también tiene un efecto positivo o prejudicial, que contempla el apartado cuarto del artículo 222, que dice lo siguiente: " Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal."
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La sentencia desestima la demanda al acoger la excepción de cosa juzgada en su aspecto positivo o prejudicial producido por la sentencia firme de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, que analizó, en el marco de la acción de infracción interpuesto por MSD, la validez del mecanismo de la traducción revisada para incorporar al registro las reivindicaciones de producto. Como señala la STS de 26 de enero de 2012, que reitera doctrina jurisprudencial, el denominado efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada derivada de la sentencia firme dictada en un proceso anterior que afecta a materias indisolublemente conexas con las que integran el pleito ulterior tiene como función, al igual que el de la cosa juzgada negativa, evitar pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales, lo que es incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución. "La función positiva de la cosa juzgada -dice dicha Sentencia- consiste en que el tribunal que deba pronunciarse sobre una determinada relación jurídica que es dependiente de otra ya resuelta ha de atenerse al contenido de la sentencia allí pronunciada; o lo que es lo mismo, queda vinculado por aquel juicio anterior sin poder contradecir lo ya decidido. Es el efecto al que se refiere el artículo 222.4 LEC sin exigir que concurran las tres identidades que integran el efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada, pues basta con la identidad subjetiva en ambos procesos, cualquiera que sean las posiciones que se ocupen en cada uno de ellos, y con que lo que se haya decidido en el primero constituya un antecedente lógico de lo que sea objeto del posterior ( STS de 17 de junio de 2011, recurso nº 1515/2007 )".
Antecedentes judiciales para resolver sobre la cosa juzgada.
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La solicitud de la patente europea EP se presentó por DUPONT el 9 de julio de 1987. La solicitud incluyó 48 reivindicaciones de producto y de procedimiento, designándose a España entre otros países en los que se pretendía validar la patente.
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El 29 de septiembre de 1993 DUPONT presentó por triplicado un juego especial de reivindicaciones para España únicamente con reivindicaciones de procedimiento, dado que por entonces se encontraba vigente en España la reserva al CPE por la que no se concedía efectos a las patentes europeas de productos químicos y farmacéuticos. El 15 de septiembre de 1994 la División de Examen de la OEP acordó conceder la patente EP a DUPONT con dos juegos de reivindicaciones; un primer juego, con reivindicaciones de producto y de procedimiento, para distintos países contratantes, y un...
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