SJMer nº 2 2/2017, 9 de Enero de 2017, de Alicante
| Ponente | SALVADOR CALERO GARCIA |
| Fecha de Resolución | 9 de Enero de 2017 |
| ECLI | ES:JMA:2017:3104 |
| Número de Recurso | 670/2015 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE
Calle Pardo Gimeno,43
TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67
N.I.G.: 03014-66-2-2015-0001337
Procedimiento: Asunto Civil 670/2015E
S E N T E N C I A Nº 2/2017
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo Sr, D. SALVADOR CALERO GARCIA
Lugar: ALICANTE
Fecha : nueve de enero de dos mil diecisiete
PARTE DEMANDANTE : IMPALA WORLD
Abogado :
Procurador : PEREZ HERNANDEZ, ESTHER
PARTE DEMANDADA DIVARO S.A. y URVISION S.A.
Abogado :
Procurador : CARBONELL PAGAN, M. JOSE
OBJETO DEL JUICIO : Otros
Primero. Doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles IMPALA WORLD, Inc y WONGA, B.V. presentó demanda de juicio ordinario contra las mercantiles DIVARO, S.A. y URVISION, S.A. el 31 de julio de 2015 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.
Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 23 de septiembre de 2015 y se acordó emplazar a las demandadas.
Tercero. El 4 de diciembre de 2015, doña María José Carbonell Pagán, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles DIVARO, S.A. y URVISION, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda.
Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 5 de mayo de 2016. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.
Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.
Fue señalada fecha para el juicio.
Quinto. El acto del juicio tuvo lugar el día 14 de diciembre de 2016. En él comparecieron todas las partes. Se practicó la prueba propuesta y declarada pertinente, los letrados formularon conclusiones en los términos que constan en el acta del juicio y los autos quedaron vistos para sentencia.
Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:
Que las entidades demandadas DIVARO, S.A. y URVISION, S.A. al ofrecer y comercializar gafas de sol y de ver, monturas para gafas y productos accesorios con los signos y infringen los derechos exclusivos en la Unión Europea sobre la Marca de la Unión Europea nº 3.877.743 "Hartford" (denominativa) de la que es titular IMPALA WORLD, Inc y licenciataria WONGA, B.V.
Que la inscripción en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de las Marcas Españolas nº 2.998.908 en clase 9 (registrada), y 3. 103.795 , en clase 9 (solicitada) a nombre de DIVARO, S.A. se ha realizado con fraude del mejor derecho sobre tales marcas que ostenta la actora IMPALA WORLD, Inc.
Subsidiariamente al punto anterior, que se declare la nulidad de dicho registro.
Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a las codemandadas:
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
A cesar y abstenerse en lo sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier acto de explotación comercial de los signos y en relación con gafas de sol y de ver, monturas para gafas y productos accesorios.
A la retirada del tráfico económico de todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros medios y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho marcario mediante la incorporación de los signos y .
A la imposición de una multa coercitiva de 600€ por cada día en que subsista la infracción
Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de daño emergente y lucro cesante con el mínimo del 1% de la cifra de negocio.
A la publicación de la sentencia a su costa en las versiones digital e impresa de las revistas "Elle" y "Vogue", de los periódicos locales de Asturias "La Nueva España" y "El Comercio" así como de las revistas "S Moda" y "Yo Dona", y en los suplementos semanales del "El Mundo" y "El País". Asimismo en el blog de moda: "Mery Trendy" y el perfil de Facebook de Navarro Óptico
A transferir a IMPALA WORLD, Inc la titularidad del registro de la Marca Española nº 2.998.908 y la solicitud de Marca Española nº 3.103.795 , en clase 9.
Al pago de las costas.
Las demandantes IMPALA WORLD, Inc y WONGA, B.V., a pesar de los confusos términos de su Suplico actúan como titular y licenciataria respectivamente para ejercer las acciones reivindicatoria (y subsidiariamente de nulidad) de una marca española y en ejercicio de la acción de infracción marcaria, de la manera que ha de integrarse el Suplico en esos términos añadiendo además que la reivindicatoria únicamente se entenderá ejercida por IMPALA WORLD, Inc.
Sostienen sus pretensiones las demandantes en el registro de la Marca de la Unión Europea nº 3.877.743 "Hartford" (denominativa) para las clases 18 y 25, el 17 de junio de 2004, reivindicando la antigüedad de dos registros de marca internacional previos del año 1992, y concedida finalmente el 30 de junio de 2006. Argumenta la notoriedad de la marca y solicita su protección como tal, y sostiene la semejanza de los servicios para las que está registrada con la clase 9. Sostiene mala fe de la demandada DIVARO, S.A. en su registro pues se realizó incluso conlos dos tipos de letras previamente utilizados por la demandante IMPALA.
Las demandadas no niegan la legitimación de las demandantes pero sí la notoriedad y argumenta la existencia de otros signos HARTFORD; niega el empleo del mismo por las actoras en las tipos de letra registrados y solicitados por la demandada DIVARO; niega, finalmente semejanza aplicativa.
Segundo. Sobre la notoriedad del signo "Hartford" (denominativo) titularidad de IMPALA WORLD Inc para las clases 18 y 25.
Como punto de partida de esta cuestión controvertida tomemos la SAP Alicante Sección Octava, Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de febrero de 2014 :
Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2012 , para que la marca sea notoria no es preciso que los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.
Por su parte, el RMC no da una definición de marca notoria , refiriéndose en su articulado, exclusivamente, a las " marcas notoriamente conocidas en la Comunidad ", en el art. 9.1.c RMC, cuando dice El art. 9.1.c RMC que "El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: decualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria , para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria , si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos ".
El Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto marca " notoriamente conocida ". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto " supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente " (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C- 375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento " debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca " (ap. 24). Para ello, " el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla " (ap. 25).
Esta definición está inspirada en la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas ", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que " a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida".
La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración: " En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:
el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
el valor asociado a la marca".
Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son " pautas para asistir a la autoridad...
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