ATS, 11 de Julio de 2018
| Ponente | FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS |
| ECLI | ES:TS:2018:7870A |
| Número de Recurso | 231/2016 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 11 de Julio de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 11/07/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 231/2016
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28 DE MADRID
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
Transcrito por: AGS/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 231/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 11 de julio de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
La representación procesal de Instituto Madrileño de Formación S.L. interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, contra la sentencia dictada, con fecha de 30 de noviembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 692/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 590/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid.
Mediante diligencia de ordenación de 21 de enero de 2016, se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, el procurador don Ángel Rojas Santos, en nombre y representación de Instituto Madrileño de Formación S.L., presentó escrito, personándose en concepto de parte recurrente. El procurador don Joaquín de Diego Quevedo, en nombre y representación de Imafe Formación S.L., presentó escrito, personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de 16 de mayo de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Mediante escrito de 7 de junio de 2018, la representación procesal de la recurrente, Instituto Madrileño de Formación, S.L., mostró su disconformidad e interesó la admisión del recurso; La parte recurrida, por escrito de fecha 8 de junio de 2018, mostró su conformidad con las causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .
Los presentes recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, sobre acción de nulidad de marca, tramitado en atención a la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
Más en concreto, la parte demandante y apelante/apelada ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. El recurso se articula en tres motivos.
El motivo primero se funda en la infracción del art. 5.1 letra g) LM , y la doctrina de la sala, con cita, a lo largo del desarrollo del motivo y entre otras, de las SSTS de 28 de febrero de 2011 , 11 de julio de 2008 y 29 de septiembre de 2003 , en cuanto se aprecia una prohibición absoluta, lo que es una prohibición relativa, ya que la razón de la declaración de nulidad de las marcas 2793041 y 2427710, y también la de la marca 2736335, descansa en evitar que el consumidor pueda concebir que los servicios prestados por Instituto Madrileño de Formación, S.L. provengan o estén vinculados con la comunidad de Madrid.
El motivo segundo se funda en la infracción del art. 4 CC , del principio de aplicación analógica de las normas, y de la doctrina de la sala, con cita de la STS de 28 de junio de 2004 , además de la STC de 14 de julio de 1998 , en cuanto la legislación marcaria y la de competencia desleal tienen distintas funciones, y además aduce que si se admite el recurso en relación a la infracción del art. 5.1.g), la deslealtad predicada de la conducta de Instituto Madrileño de Formación S.L. carecerá de fundamento y, por lo tanto, no podrá considerarse engañoso a los efectos del art. 5 LCD .
El motivo tercero se funda en la infracción del art. 54 LM , en relación con el principio general de irretroactividad de las normas, del art. 2.3 CC , así como de la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 16 de enero de 1963 , 7 de mayo de 1968 , 22 de febrero de 1980 , 19 de octubre de 1982 , 25 de mayo de 1995 y 3 de noviembre de 1997 , en cuanto el art. 54 LM dispone que la declaración de nulidad no opera ex nunc , sino ex tunc .
En el presente caso, el recurso de casación ha de ser inadmitido, por las siguientes razones:
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El motivo primero en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2.3 .º y 4.º LEC ), ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendida la razón decisoria de la misma, así como su base fáctica.
El motivo primero se funda en la infracción del art. 5.1 letra g) LM , y la doctrina de la sala, con cita, a lo largo del desarrollo del motivo y entre otras, de las SSTS de 28 de febrero de 2011 , 11 de julio de 2008 y 29 de septiembre de 2003 , en cuanto se aprecia una prohibición absoluta, lo que es una prohibición relativa, ya que la razón de la declaración de nulidad de las marcas 2793041 y 2427710, y también la de la marca 2736335, descansa en evitar que el consumidor pueda concebir que los servicios prestados por Instituto Madrileño de Formación, S.L. provengan o estén vinculados con la comunidad de Madrid.
En primer término, el recurso elude que la sentencia recurrida pondera que, respecto de la marca 2.427.710, Imafe Formación S.L. ya opuso la concurrencia de causa de nulidad absoluta, por vía de simple excepción, en el previo procedimiento habido con Instituto Madrileño de Formación S.L., en concreto, el juicio ordinario n.º 76/2008 del juzgado mercantil n.º 3 de Madrid, en el que recayó sentencia de fecha 23 de enero de 2012 , que apreció la concurrencia de tal causa de nulidad, que devino firme.
La sentencia recurrida, si bien no aprecia cosa juzgada en su faceta o dimensión negativa, sí entiende aplicable al caso el efecto de vinculación positiva que contempla el art. 222.4 LEC y valora que la nulidad de la marca invocada en la demanda rectora del procedimiento se funda en los mismos argumentos que fueron esgrimidos, y apreciados, por vía de excepción en el previo proceso, y que no ha devenido circunstancia alguna que haya determinado, con posterioridad al dictado de aquella resolución, con arreglo a lo previsto en el art. 51.3 LM .
En segundo lugar, y por lo que respecta a la marca 2.793.041, la sentencia recurrida razona que, siendo estructuralmente coincidente con la marca 2.427.710, exhibe un fondo uniforme de color burdeos perteneciente a la gama del color rojo y cuyas cualidades cromáticas no se encuentran excesivamente distanciadas del rojo carmesí, que constituye el color oficial de la bandera. Seguidamente toma en consideración en los argumentos de la parte ahora recurrente referentes al espacio entre las dos hileras de estrellas o al color blanco de las estrellas y concluye que tales circunstancias impiden apreciar la concurrencia de una hipótesis de "reproducción", pero que el art. 5.1.i) LM , proyecta su prohibición, con igual intensidad, sobre los supuestos de "imitación" de la clase de símbolos oficiales que enumera. Asimismo, y en un argumento de refuerzo, la sentencia recurrida también aprecia la concurrencia de la vulneración de la prohibición absoluta de registro, contemplada en el art. 5.1.g) LM .
En tercer lugar, y por lo que respecta a la marca 2.736.335, la sentencia recurrida, entre otros argumentos, pone de manifiesto que Instituto Madrileño de Formación S.L., más allá del alegato relativo a la ausencia de prohibición respecto del uso aislado de cada una de las tres palabra ("formación", "madrileño" e "instituto"), no ha suministrado un argumento de fondo que se oponga a la conclusión de que existe una poderosa penetración de lo público, como es el empleo de "formación" y "madrileño" para calificar a un ente al que denomina "instituto", que es una expresión frecuentemente utilizada para caracterizar a los organismos dependientes de las administraciones públicas, con lo que explicita que es susceptible de generar en el usuario error. Y, por otra parte, también razona que la circunstancia de que tales términos vengan precedidos del acrónimo "IMF", no disminuye o enerva la apreciación expuesta.
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El motivo segundo en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional y carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2.3 .º y 4.º LEC ), ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendida la ratio decidendi de la misma, así como su base fáctica.
Así, el motivo segundo se funda en la infracción del art. 4 CC , del principio de aplicación analógica de las normas, y de la doctrina de la sala, en cuanto la legislación marcaria y la de competencia desleal tienen distintas funciones, y además aduce que si se admite el recurso en relación a la infracción del art. 5.1.g), la deslealtad predicada de la conducta de Instituto Madrileño de Formación S.L. carecerá de fundamento y, por lo tanto, no podrá considerarse engañoso a los efectos del art. 5 LCD .
En primer término, no se acredita el interés casacional aducido, puesto que la recurrente extracta partes de las sentencias que se mencionan como contradictorias de forma interesada para intentar alcanzar una conclusión que no termina de concretarse de forma clara en el motivo.
Y el desarrollo del motivo ni permite deducir cuál sea la norma infringida, ni donde radica el interés casacional, y, como precisa la sentencia 199/2016, de 30 de marzo :
... en primer lugar, no es suficiente para acreditar el interés casacional la cita de sentencias de esta Sala y es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, lo que no cumple el recurso, desconociéndose cuál es la doctrina a la que se opone ésta, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber se contradicha por este Tribunal, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención ( AATS 11 de marzo y 24 de junio 2003 )
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Y, por otra parte, al haberse estimado la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento respecto del motivo primero en que se articula el recurso de casación y al haberse formulado de forma condicionada el segundo, el mismo adolece asimismo de carencia manifiesta de fundamento.
Además, la sentencia recurrida en modo no aplica analógicamente los preceptos que invoca la recurrente, sino que aprecia la operatividad del principio de complementariedad funcional entre la normativa de competencia desleal y la marcaria.
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El motivo tercero en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional y carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2.3 .º y 4.º LEC ), ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendida la ratio decidendi de la misma.
El motivo tercero se funda en la infracción del art. 54 LM , en relación con el principio general de irretroactividad de las normas, del art. 2.3 CC , así como de la doctrina de la sala, en cuanto el art. 54 LM dispone que la declaración de nulidad no opera ex nunc, sino ex tunc .
Así, elude que la sentencia recurrida razona que no es una mera interpretación extensiva, sin estricta, la que se lleva a cabo al aplicar las consecuencias de la nulidad absoluta, en presencia de una mera imitación, Asimismo razona que, si bien es cierto que la "reproducción" es un fenómeno de carácter total, pues concurre identidad de todos los elementos, en tanto que la "imitación" lo es de carácter parcial, la parcialidad o relatividad se predica del fenómeno físico, pero no de la norma prohibitiva.
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafos primero y segundo, de la LEC . Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal no puede ser admitido al concurrir la causa de inadmisión contemplada en el art. 473.2.1º, en relación con la mencionada disposición.
Las alegaciones efectuadas por las recurrentes en el trámite de audiencia, previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos.
Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.
La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Instituto Madrileño de Formación S.L. contra la sentencia dictada, con fecha de 30 de noviembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 692/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 590/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Se imponen las costas a la parte recurrente. La parte recurrente perderá el depósito constituido.
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) Remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
