SAP Burgos 575/2017, 29 de Diciembre de 2017
| Ponente | JOSE IGNACIO MELGOSA CAMARERO |
| ECLI | ES:APBU:2017:1161 |
| Número de Recurso | 331/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 575/2017 |
| Fecha de Resolución | 29 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Burgos, Sección 3ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
BURGOS
SENTENCIA: 00575/2017
AUDIENCIA PROVINCIAL DE
BURGOS
Sección 003
Domicilio: PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10
Telf : 947259950 - Fax : 947259952
N.I.G.: 09059 42 1 2015 0000995
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000331 /2017
Juzgado procedencia: JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS
Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000120 /2015
RECURRENTE: LIDL STIFTUNG & CO KG
Procurador: CARLOS APARICIO ALVAREZ
Abogado/a: CHRISTINA MUNTER, PATRICIA KOCH MORENO
RECURRIDO: HORNO DEL ESPINAR SL
Procurador: FERNANDO SANTAMARIA ALCALDE
Abogada: ANA SANZ CERRALBO
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados, D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Presidente, Dª MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR y D. JOSÉ IGNACIO MELGOSA CAMARERO, ha dictado la siguiente,
S E N T E N C I A Nº 575.
En Burgos, a veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala número 331 de 2.017, dimanante del Procedimiento de Ordinario nº 120/15, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, el Recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 7 de junio de 2.017, sobre oposición a las operaciones particionales, en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandante-apelante, "LIDL STIFTUNG & CO KG", representada por el Procurador D. Carlos Aparicio Álvarez y defendida por la Letrada Dª Patricia Koch Moreno; y, como demandada-apelada, "SIRO DEL ESPINAR, S.L.", representada por el
Procurador D. Fernando Santamaría Alcalde y defendida por la Letrada Dª Ana Sanz Cerralbo. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ IGNACIO MELGOSA CAMARERO, que expresa el parecer de la Sala.
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- Los de la resolución recurrida, que contiene la siguiente Parte Dispositiva: "Que desestimando como desestimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. Aparicio Álvarez en representación de la Mercantil "LIDL STIFTUNG & KG", debo absolver y absuelvo a la Sociedad "HORNO DEL ESPINAR, S.L.", de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa imposición de costas a la demandante".
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- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de "LIDL STIFTUNG & CO KG" se presentó escrito interponiendo recurso de apelación, que fue admitido en tiempo y forma. Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso mediante el correspondiente escrito que consta en las actuaciones; acordándose por el Juzgado la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
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- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 16 de noviembre de 2.017, en que tuvo lugar, quedando las actuaciones en poder del Ilmo. Sr. Magistrado Ponente a fin de dictar la resolución procedente.
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- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.
Por la representación procesal de "Lidl Stiftung & CO. KG" se promovió juico ordinario contra "Siro del Espinar, SL, ejercitando la acción prevista en el art. 55 -1-c) en relación con el 39-1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, solicitando que se dicte sentencia que declare la caducidad por falta de uso de marcas y nombres comerciales registrados a nombre de la demandada, la cual se allanó parcialmente a la demanda respecto a varias marcas y un nombre comercial y se opuso respecto a la marca nacional nº 2204987 "Castelló" en clase 30, registrada para los productos de pastelería y bollería, y la marca nacional nº 2632787
, "Castelló, Castelló y Juan" en clase 30 en relación con "preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, y especialmente dulces, bollería, artículos de panificación, artículos de pastelería, galletas, pastelería industrial y artículos de confitería", alegando que dichas marcas si han sido usadas de modo efectivo en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. La sentencia dictada en la instancia desestimó la demanda, considerando que la demandada ha probado el uso real y efectivo de las marcas discutidas nº 22 04987 y nº 2632787 para los productos para los que están registradas. Y contra tal sentencia se alza la parte demandante que formula recurso de apelación solicitando la revocación de la sentencia dictada a fin que se dicte otra que desestime la demanda, alegando error en la valoración de la prueba por cuanto que a su juicio las pruebas practicadas no acreditan el uso efectivo de las marcas en los cinco años anteriores de la demanda, y subsidiariamente, se declare su caducidad parcial para todos los productos para los que están registradas salvo los de bollería.
La cuestión controvertida no es otra que determinar si las dos marcas discutidas han sido usadas de modo real y efectivo por la demandada en el plazo de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, siendo tal demandada la que tiene la carga probar tal uso ( art. 58 de la Ley de Marcas de 2001 ) . Aceptamos a la argumentación jurídica de la sentencia de instancia sobre la interpretación de los preceptos aplicables al caso y la doctrina jurisprudencial existente al respecto, en el sentido que debe probarse un uso real y efectivo de la marca en cuestión durante el periodo relevante, que uso además de externo y público debe ser real y efectivo, concepto examinado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005, en la que se opone el uso real al uso aparente o ficticio y el uso efectivo al uso no relevante en el marcado por ser meramente testimonial o simbólico, teniendo establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencias de 11 de marzo de 2003, y 13 de septiembre de 2007, que una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca; debiendo también establecerse que el uso real y efectivo debe probarse realizado en el periodo relevante y dentro del Estado donde la marca está registrada, en este caso el Reino de España, y para todos los productos para los que está registrada la marcada, que como luego veremos deben ser identificados de forma clara y precisa, de tal forma que si se prueba el uso real y
efectivo sólo para algunos de los productos para los que fue registrada pero no para otros objeto del recuso, conforme lo dispuesto en el art. 60 de la Ley de Marcas de 2001 debe acordase la caducidad parcial de la marca para los productos respecto de los que no se usa, y ello aun cuando dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional o sean productos similares.
Para la resolución del presente litigio es preciso considerar pese a no vincularnos lo argumentado y resuelto por la Sentencia del Tribunal general (Sala Segunda) de la Unión Europea de 4 de octubre de 2016, que resuelve un litigio generado cuando la aquí actora solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de como marca comunitaria con la denominación "Castelló" para productos de la clase 29,30 y 31del Arreglo de Niza, solicitud a la que la aquí demandada "Horno del Espinar, SL" formuló oposición sobre la base de la similitud y riesgo de confusión respecto de las marca comunitaria nº 4199907 y la marca española nº 2204987, habiendo alegado la solicitante frente a la opositora que ésta no había usado las marcas invocadas en la oposición de modo efectivo, y en lo que aquí interesa el citado Tribunal concluye que estamos ante marcas similares que crean confusión para los productos para los que están registradas, y rechaza la alegación que las dos marcas invocadas por la opositora no hayan sido usadas de modo efectivo; sentencia la citada que al no haber sido recurrida devino firme.
Como primer motivo del recurso la demandante- apelante alega que la marca nacional nº 2204987 debe estimarse caducada por falta de uso, habida cuenta que el Director de la Zona Sur de Europa de la demandada declaró que tal marca no se usa en su formato original y que se usa en un formato actualizado y modernizado, siendo el caso que el formato actualizado en que se usa es totalmente diferente que el formato originario, señalando la apelante en su recurso que en el formato originario sólo empleaba la palabra Castello aparecía encuadrada en un rectángulo, con una letra de escritura manual inclinada hacia la derecha, mientras que en el formato actualizado se emplea la palabra Castelló en lenta de imprenta vertical, dentro de un ovalo de color rojo rodeado de una especie de aureola amarilla, y en ocasiones de emplea junta con las palabras "Castelló y Juan SA" que aparecen debajo de la de "Castelló.
Pues bien, aquí hemos de remitirnos en lo dicho al respecto por la citada Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Segunda) de 4 de octubre de 2016, no recurrida por la aquí apelante, en sus apartados 50 y 56, señalando que los elementos figurativos de la marca española nº 2204987 no desempeñan un papel significativo en la impresión en conjunto producida por el signo, y así pues, las únicas diferencias entre el elemento textual "Castello" a veces escrito "Castelló", y la marca en cuestión en la forma en que se registró, son...
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