SAP Barcelona 296/2018, 3 de Mayo de 2018
| Ponente | MANUEL DIAZ MUYOR |
| ECLI | ES:APB:2018:3333 |
| Número de Recurso | 475/2016 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 296/2018 |
| Fecha de Resolución | 3 de Mayo de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120158002986
Recurso de apelación 475/2016-2ª
Materia: Juicio ordinario otros supuestos
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 304/2015
Parte recurrente/Solicitante: VAHO WORKS S.L, Saturnino
Procurador/a: Daniel Font Berkhemer
Parte recurrida: Santiago, GREEN BAG PRODUCTS S.L, RECYSHOP S.L., PRIVACIDAD WHOIS SL
Procurador/a: Nuria Baset Martinez.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCION DECIMOQUINTA
ROLLO 475/2016-2ª
ORDINARIO 304/2015
JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA
SENTENCIA NUM.
MAGISTRADOS
JUAN F. GARNICA MARTIN
Manuel Diaz Muyor
ELENA BOET SERRA
En Barcelona, a tres de mayo de dos mil dieciocho.
APELANTE: VAHO WORKS S.L./ Saturnino
Procurador: Daniel Font Berkhemer
Letrado: David Pellisé de Urquiza
APELADOS: Santiago /GREEN BAG PRODUCTS, S.L./RECYSHOP, S.L.
Procurador: Nuria Baset Martínez
Letrado: Alejando Burón Márquez
Resolución recurrida: Sentencia
Fecha: 23 de mayo de 2016
DEMANDANTES: VAHO WORKS S.L./ Saturnino
DEMANDADOS: Santiago /GREEN BAG PRODUCTS, S.L./ RECYSHOP, S.L.
El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « que DESESTIMO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por parte de la entidad VAHO WORKS, S.L. y D. Saturnino contra D. Santiago, contra la entidad GREEN BAG PRODCUTS S.L. y contra la entidad RECYSHOP, S.L., absolviendo a estos de la reclamación contra ellos efectuada.
Se impone las costas de esta reclamación a la parte actora.
De igual modo, estimo la demanda reconvencional interpuesta por D. Santiago contra la entidad VAHO WORKS, S.L. y contra D. Saturnino por la que:
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Se declara que la mercantil VAHO WORKS, S.L. ha realizado actos de violación de la marca española 2.588.693 mediante la utilización del signo VAHO.
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Se condena a la entidad VAHO WORKS, S.L. al cese y prohibición de la denominación VAHO como signo distintivo del tipo de productos para los cuales tiene registrada la marca el Sr. Santiago, es decir, bolsos y demás complementos. Así como el cese y la prohibición de la producción, comercialización y distribución de tales productos utilizando el signo distintivo VAHO
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Se prohíbe a la mercantil VAHO WORKS, S.L. a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo VAHO o cualquier otro que incorpore la denominación VAHO.
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Se condena a la mercantil VAHO WORKS, S.L. a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo VAHO en su poder.
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Por parte del Sr. Saturnino se le condena al cese y prohibición en el uso del nombre de dominio www.vaho.ws".
Se imponen las costas de la reclamación a la parte reconvenida ».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación de los demandantes. Admitido en ambos efectos se dio traslado a las contrapartes, que se opusieron y solicitaron la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 21 de septiembre de 2017.
Ponente: magistrado Manuel Diaz Muyor.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.
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Se interpuso por la mercantil VAHO WORKS, S.L. y Saturnino una demanda en la que se ejercitan varias acciones: acción reivindicatoria de la marca española nº 2.588.693 VAHO, acciones subsidiarias de nulidad de esta marca, acciones de violación de derecho de marca sobre el signo denominativo VAHO, acciones por vulneración de derechos de propiedad intelectual sobre un dibujo artístico y su representación y acciones de competencia desleal por actos de confusión.
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Los demandados formularon reconvención por infracción de la marca española 2.588.693 mediante el uso del signo VAHO, interesando su cese y prohibición de dicho uso, la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice el signo VAHO, y al Sr. Saturnino para que cese en el uso del nombre de dominio www.vaho.ws.
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Los hechos que motivan la interposición de esta demanda tienen su origen en un proyecto empresarial en que participaron inicialmente el demandante Sr. Saturnino y el Sr. Inocencio, ambos compañeros de
estudios en la escuela de diseño ELISAVA, y se inició con la creación y venta de unos bolsos elaborados mediante material reciclado (principalmente obtenido de banderolas, carteles y pasquines publicitarios de la vía pública), a los que les dieron el nombre de VAHO, con fundamento en una idea expresada como TRASHION, combinación de las palabras en inglés "fashion" (moda) y "trash" (basura) como inspiradora de una moda basada en la ecología y la innovación.
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Desde el año 2002 inician esta actividad y tienen presencia en diversos eventos y certámenes de moda y diseño, y comercializan sus productos en tiendas y establecimientos de amigos y conocidos que se prestan a ello, constituyendo la sociedad civil particular VAHO DESIGN SCP el día 3 de febrero de 2003, formada por los citados Saturnino y Inocencio .
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El negocio fue aumentando su prestigio y en el año 2003 se creó la página web de la empresa www.vaho.ws, adquiriendo cierta relevancia en el mercado, con presencia en los medios de comunicación, y tras suscribir un contrato de distribución exclusiva con PEPPERLINE, S.L. para la distribución a nivel nacional e internacional de 7.000 bolsos, se decidió disolver la sociedad civil y constituir, como así ocurrió el día 4 de junio de 2004, la mercantil VAHO WORKS, S.L., cuyo objeto fue " la realización de actividades relacionadas con la construcción y diseño de cualquier tipo de materiales ", siendo el Sr. Saturnino administrador único de la misma. En la constitución de esta sociedad intervinieron únicamente el Sr. Saturnino y Landelino .
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La actividad de la empresa adquirió cierta dimensión internacional, y en el año 2006 se dejó de utilizar el canal de distribución PEPPER LINE y se asumió esta por la propia empresa, potenciando la venta on line a través de su sitio web, y diversificando productos bajo la marca VAHO. Este mismo año se amplía la gama de productos con la marca VAHO.
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También el año 2006 decidieron crear un logotipo gráfico, encargado a la diseñadora Violeta, que pasaron a denominarlo "galloperro", que se presenta como un animal mitad gallo, mitad perro. El diseño se realizó a partir de un boceto de Inocencio y se abonaron los derechos por el mismo al estudio de diseño OTTO&OLAF. Este diseño ha venido siendo utilizado en los productos, etiquetas, comunicaciones comerciales, Facebook, etc.
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Santiago inició su colaboración con la empresa VAHO DESIGN SCP prestando servicios de logística y administración, y conoció de forma directa el crecimiento de la empresa, siendo nombrado apoderado de VAHO WORKS, S.L. el día 16 de junio de 2004, suscribiendo un contrato laboral con la misma el día 29 de junio con carácter indefinido, asumiendo cada vez mayor actividad y competencias dentro del funcionamiento interno de la empresa.
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El día 22 de septiembre de 2013 el Sr. Santiago fue despedido, siendo extinguida la relación laboral y revocados los poderes que tenía de la mercantil VAHO WORKS, S.L.
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El día 13 de marzo de 2004 el Sr. Santiago solicitó para sí, sin el consentimiento de VAHO DESIGN SCP el registro de las marcas españolas nº 2.588.693 (VAHO), concedida para distinguir "bolsos" en la clase 18 del nomenclator oficial, la nº 2.588.694 (TRASHION) y nº 2.588.695 (VAHO DESIGN), todos ellos signos denominativos usados por VAHO. Estas marcas le fueron concedidas el día 13 de septiembre de 2004 aunque han caducado los registros TRASHION y VAHO DESIGN. El registro de estas marcas fue ocultado por el Sr. Santiago a los Sres. Saturnino y Inocencio, desde antes de la constitución de VAHO WORKS, S.L. como también cuando fue contratado.
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No consta que la marca haya sido utilizada por el Sr. Santiago, habiéndolo hecho durante este tiempo la actora, que también ha empleado el signo como nombre comercial. El día 13 de marzo de 2014 el Sr. Santiago solicitó la renovación de la marca nº 2.588.693 (VAHO) y el 3 de noviembre de 2014 solicitó la marca comunitaria nº 13.424.528
. Este logo se solicitó no solo para la clase 18 sino también para las clases 25 y 35.
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El Sr. Santiago remitió el día 27 de octubre de 2014 una circular a clientes de VAHO WORKS, S.L. como administrador de una sociedad denominada GREEN BAG PRODUCTS, S.L., constituida el día 21 de octubre de 2014 en la que se les comunicaba que la titularidad de la marca correspondía al Sr. Santiago desde el año 2004, y que la fabricación, distribución y comercialización de los productos de la marca VAHO los realizaría la empresa constituida y administrada por el mismo.
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El día 23 de enero de 2015 el Sr. Santiago, en nombre de la sociedad GREEN BAG PRODUCTS, S.L., procedió al registro del dominio www.vaho.us, que solo se diferencia del utilizado y preexistente dominio de la actora en la identificación del país (que ya no es Samoa, sino USA) y a su vez ha activado el dominio www.vaho.es, que pertenece a PRIVACIDAD VHOIS, S.L. desde el día 17 de enero de 2008, que desde el mes de marzo anuncia la próxima apertura de venta on line de productos VAHO, utilizando el logo del denominado "galloperro".
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En esta página web (www.vaho.es) la empresa afirma tener abiertas tres tiendas en Barcelona y una en Palma de Mallorca, y en ellas se venden productos originales de VAHO WORKS, S.L., con sus etiquetas y envoltorios originales, apareciendo en estas tiendas como empresa vendedora, según los resguardos de compra la empresa...
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ATS, 2 de Diciembre de 2020
...la sentencia dictada con fecha 3 de mayo de 2018, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 475/2016-2ª, dimanante del juicio ordinario n.º 304/2015 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provi......