SAP Barcelona 44/2018, 24 de Enero de 2018
| Ponente | MARIA ELENA BOET SERRA |
| ECLI | ES:APB:2018:985 |
| Número de Recurso | 443/2016 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 44/2018 |
| Fecha de Resolución | 24 de Enero de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 443/2016 -1
Materia: Juicio ordinario otros supuestos
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 453/2015
Parte recurrente/Solicitante: JOSEL S.L.U.
Procurador/a: Ivo Ranera Cahis
Abogado/a:
Parte recurrida: MIDTOWN HOUSING S.L.
Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 44/2018
Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria por riesgo de confusión. Ilícito concurrencial desleal.
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
Elena Boet Serra
En Barcelona, a veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
Parte apelante: Josel, S.L.U.
-Letrado: Juan Luis Rivas Zurdo
-Procurador: Ivo Ranera Cahis
Parte apelada: Midtown Housing, S.L.
-Letrada: Gisella Zúñiga Galván
-Procurador: Ángel quemada Cuatrecasas
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 10 de mayo de 2016.
-Demandante: Josel, S.L.U.
-Demandada:Midtown Housing, S.L.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad JOSEL, S.L.U. contra la entidad MIDTOWN HOUSING, S.L., absolviendo a ésta de la reclamación contra ella efectuada.
Se imponen las costas de la reclamación a la parte actora
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre de 2017.
Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en segunda instancia.
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La entidad Josel, S.L.U. comparece como titular de las marcas "Midtown Luxury Apartments" y "Midtown Luxury Residences", registradas en la OEPM para designar servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza ["restauración (alimentación); hostelería (hospedaje temporal); servicios de alojamientos temporales; alquiler de salas de reuniones; servicios hoteleros; servicios de reserva de alojamientos temporales"], para ejercitar frente a la entidad Midtown Housing, S.L. una acción de nulidad de las solicitudes de registro en la OEPM de las marcas mixtas que incorporan la denominación "Midtown Luxury Apartments" y "Midtown Luxury Residences" para distinguir servicios de la clase 43, una acción de infracción marcaria por riesgo de confusión y una acción de competencia desleal con base en los arts. 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ( en adelante, LCD).
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La demandada, en su escrito de contestación a la demanda, alega la mala fe y abuso de derecho de la demandante con la formulación de la presente demanda y opone (i) la falta de acción para pedir la nulidad de la solicitud de marca, que se encuentran pendientes de registro y frente a las que la actora ha formulado oposición ante la OEPM; (ii) la ausencia de notoriedad de las marcas de la actora, que ni tan siquiera han sido usadas en el mercado y tan solo ha transcurrido un año desde la fecha de su registro; la ausencia de mala fe de la demandada en las solicitudes de registro de las marcas impugnadas y la mala fe de la actora, ya que la demandada venía usando esos signos en el mercado desde el año 2005, esto es, con anterioridad a las solicitudes de marca de la actora, su denominación social, que está integrada por el mismo término Midtown (Midtown Housing, S.L.), es también previo a las marcas de la actora, siendo todo ello conocido por ésta. Indica también que está valorando la interposición de una acción reivindicatoria por mala fe de la actora en el registro de sus marcas denominativas; (iii) la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y usadas por la demandada con las marcas registradas de la actora, por falta de identidad y semejanza entre las marcas mixtas de la demandada y las denominativas de la actora, cuya única coincidencia reside en la denominación "Midtown" que es un término descriptivo que significa "centro de la ciudad" y es de uso común en el sector del hospedaje para describir la ubicación de los establecimientos y empleado por los consumidores al buscar y formular sus reservas; (iv) la inexistencia de daño alguno ocasionado a la actora, ya que es ésta la que pretende aprovecharse indebidamente del esfuerzo y la reputación de la demandada obtenida tras diez años de presencia en el mercado con el uso de su denominación social y signos distintivos (no registrados); y (v) inexistencia de competencia desleal. No existe ningún riesgo concurrencial debido a la total falta de uso por parte de la actora de los signos alegados y, en cambio, la demandada ha actuado de buena fe y desde el año
2005 ha adoptado su denominación social como parte de sus signos distintivos de los servicios que ofrece en el mercado sin que ello induzca a error o confusión en los consumidores.
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La sentencia, recurrida por la demandante, desestima íntegramente la demanda por concluir (i) respecto a la acción de nulidad de las solicitudes de marca, que no cabe solicitar la nulidad de una solicitud de registro de marca sino solo de una marca registrada y, en el supuesto de autos, la demandada no ha logrado el registro, ni en el momento de la interposición de la demanda ni durante el transcurso del proceso, ya que le ha sido denegada por el órgano administrativo; (ii) con relación a la acción de infracción marcaria, rechaza el carácter notorio de las marcas de la actora, por no resultar acreditado su uso, y también descarta que el uso por la demandada del término Midtown, en el que la actora basa su pretensión, genere un riesgo de confusión, por tratarse de un término común para indicar la ubicación céntrica del establecimiento; y (iii) en relación con la acción de competencia desleal, el supuesto de hecho denunciado está plenamente comprendido en la Ley de Marcas por lo que debe rechazarse que también pueda fundar el ilícito desleal con base en el principio de la complementariedad relativa.
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El recurso de apelación formula, en síntesis, las siguientes alegaciones:
Primera, incorrecta integración de los hechos, que no incluyen hechos relevantes y acreditados documentalmente.
Segunda, con relación a la acción de nulidad ejercitada en la demanda, se ha dado satisfacción extraprocesal del objeto de la acción por lo que la pretensión de nulidad se ha resuelto y, por ello, ya no forma parte de la demanda ni del presente recurso de apelación.
Tercera, en relación con la acción de infracción marcaria por riesgo de confusión, indebida aplicación del art. 34 LM y la jurisprudencia aplicable dado que existe identidad aplicativa e identidad en el único elemento distintivo de los signos, esto es, el término "Midtown".
Cuarta, respecto de la acción de competencia desleal, insiste en que el uso por la demandada del término "Midtown" crea confusión sobre el verdadero origen del servicio que se ofrece en el mercado y, por ello, concurre el ilícito desleal del art. 6 LCD . También en que la demandada se está aprovechando de la reputación ajena mediante la utilización de un signo distintivo que no le pertenece y en que ello debe calificarse de desleal conforme a los arts. 12 y 11 LCD .
Quinta, deben imponerse las costas procesales a la demandada en virtud de lo establecido en el art. 394 LEC .
5. Relación de hechos probados.
Los siguientes hechos, incontrovertidos o acreditados en esta segunda instancia, son relevantes para la resolución del recurso de apelación:
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1. La entidad actora pertenece al Grupo Nuñez y Navarro, dedicado a los sectores de la construcción, inmobiliario y hotelero. Entre los hoteles que explota ninguno está identificado con la denominación Hotel Midtown (hecho no controvertido en esta segunda instancia).
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Es titular de la marca española denominativa "Midtown Apartments", registrada en la OEPM con el número 3532334(5), para designar servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal de la clase 43 de la Clasificación de Niza. Fue solicitada con fecha 24 de octubre de 2014.
También es titular de la marca española denominativa "Hotel Mid Town", registrada en la OEPM con el número 3516349(6), para servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal de la clase 43 de la Clasificación de Niza. Fue solicitada con fecha 18 de junio de 2014.
También resulta acreditado que desde el 26 de noviembre de 2014 es titular de los siguientes dominios: midtownapartments-barcelona.es, midtownapartments- barcelona.com y midtownapartments-barcelona.net (documentos núm. 29 aportado por la actora en la audiencia previa).
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No consta acreditado que la actora haya desarrollado la explotación de apartamentos bajo las citadas marcas, si bien queda probado que ha iniciado esa actividad mediante la oferta de los servicios, ya que consta que está preparando la página web para ofrecer los servicios de alquiler de apartamentos y en la que se incluye la denominación "Midtown Apartments", el nombre de dominio midtownapartments-barcelona.com, así como una completa y detallada descripción de los apartamentos -características y ubicación concreta en la Calle Casp de Barcelona- (documento 16 de la contestación y documento 30 aportado por la actora en la audiencia previa).
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La entidad demandada Midtown Housing, S.L., que se constituyó en escritura pública de fecha 14 de julio de 2005, se dedica a la...
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ATS, 29 de Julio de 2020
...la sentencia dictada con fecha 24 de enero de 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 443/2016, dimanante del juicio ordinario n.º 453/2015 del Juzgado Mercantil número 2 de Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provincial......