SJMer nº 1 272/2016, 2 de Diciembre de 2016, de Alicante
| Ponente | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS |
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2016 |
| ECLI | ES:JMA:2016:5342 |
| Número de Recurso | 887/2015 |
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 887/2015
SENTENCIA Nº 272/16
En Alicante, a 2 de diciembre de 2016.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con número 887/2015, en el que es parte demandante la entidad mercantil J. Casañe, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Alicia Carratalá Baeza y asistida por el Letrado don Leonardo Mesones Amel; y parte demandada la entidad mercantil Naturessen, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Córdoba Almela y asistido por el Letrado don Josep Lluis Gómez Gusí; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DE CESACIÓN, ACCIÓN DE REMOCIÓN, ACCIÓN DE ABSTENCIÓN Y ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, dicto la presente sentencia.
El día 29 de octubre de 2015, la Procuradora de los Tribunales doña Alicia Carratalá Baeza, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad mercantil Naturessen, S.L. mediante escrito presentado en este Juzgado el día 4 de diciembre de 2015.
El día 2 de mayo de 2016 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 23 de septiembre de 2016 como día para la celebración de la vista, si bien ésta no tuvo lugar al haber renunciado la parte instante a la prueba interesada. Conferido el oportuno traslado a las partes para que efectuaran las pertinentes alegaciones, la Procuradora de los Tribunales doña Alicia Carratalá Baeza, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil J. Casañe, S.A., evacuó el trámite conferido mediante escrito presentado en este Juzgado el día 4 de octubre de 2016; y el Procurador de los Tribunales don José Luis Córdoba Almela, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Naturessen, S.L., evacuó el trámite conferido mediante escrito presentado en este Juzgado el día 6 de octubre de 2016.
En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Delimitación del objeto de la controversia.
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Breve exposición de los hechos de la demanda.
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La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013 , entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
a) Sobre la entidad mercantil J. Casañe, S.A., su existencia, denominación y actividad :
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- La entidad mercantil J. Casañe, S.A. se constituyó el día 16 de noviembre de 1976 (documento nº 1 de la demanda), siendo su actividad principal la fabricación y comercialización de todo tipo del sector de la heladería (polos, sorbetes, tartas heladas, "croquantis", barquillos, crema catalana, "Naranja Tropical", etc.), y que procede de la heladería/horchatería que fundó don Maximino en el año 1949.
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- La base de los clientes de la entidad mercantil J. Casañe, S.A. es de más de 3.000, siendo una marca de helados muy reconocida, fundamentalmente en la provincia de Lérida (documentos nº 4 a 9 de la demanda).
b) Sobre el distintivo "GLAS" de la entidad mercantil J, Casañe, S.A. y sobre la protección de que en exclusiva dispone sobre el mismo :
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- "GLAS" es la marca con la cual la entidad mercantil J. Casañe, S.A. concurre en el mercado desde sus orígenes para la distinción de sus productos y actividades. A este respecto, es llamativo que la propia entidad demandante es conocida bajo el nombre de "HELADOS GLAS", o en idioma catalán "GELATS GLAS", siendo su página web www.gelatsglas.com .
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- A este respecto, la entidad mercantil J. Casañe, S.A. es titular de la marca de la Unión Europea nº 2.706.117 (mixta), solicitada el día 17 de mayo de 2002 y concedida el día 18 de agosto de 2003 para la clase 30 (helados comestibles), con la siguiente representación gráfica (documentos nº 10 y 11 de la demanda):
c) Sobre la entidad mercantil Naturessen, S.L. y sobre los actos que justifican la demanda :
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- La entidad mercantil Naturessen, S.L. fue constituida el día 26 de octubre de 2009, teniendo como actividad la " elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos " (documento nº 12 de la demanda).
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- La asistencia letrada de la parte demandante afirma que la entidad mercantil Naturessen, S.L. usa en el mercado la marca "NATURGLAS" para distinguir productos de heladería; en concreto para la distinción de una tarta helada tipo "Saint Honoré" (documento nº 13 y 14 de la demanda). La expresión "Saint-Honoré" es la denominación que identifica un determinado y bien conocido tipo de tarta cuya receta tradicional se elabora con profiteroles, crema "Chiboust" y nata montada (documento nº 15 de la demanda). De esta forma, la asistencia letrada de la parte demandante defiende que la denominación "Saint-Honoré" que aparece en los envases del producto de la entidad mercantil Naturessen, S.L. es una denominación totalmente genérica que simplemente identifica el producto que se comercializa dentro de tales envases, que no es otro que una tarta (en su variante de tarta helada) tipo "Saint-Honoré". De esta forma, la marca del producto de la parte demandada es "NATURGLAS". Así, concluye que "GLAS" y "NATURGLAS", la primera de ellas registrada en la EUIPO desde hace 12 años, con la que se distinguen helados de gran calidad, usada desde hace más de 60 años y dotada de un buen fondo comercial, y la segunda de ellas usada desde fechas recientes y sin la legitimación que le confiere un título registral, son dos marcas que para distinguir unos mismos productos, no pueden convivir pacíficamente en el mercado sin generar un potencial riesgo de error o confusión en el consumidor, y esto por el hecho de que "NATURGLAS" se compone de los dos siguientes términos: (i) el prefijo "NATUR", alusivo al carácter "natural" de los productos comercializados, término completamente genérico, que forma parte de innumerables marcas registradas en el sector alimenticio (documento nº 16 de la demanda); y (ii) la terminación "GLAS", que coincide con la marca registrada de la entidad mercantil J. Casañe, S.A., y que es el elemento verdaderamente distintivo de la marca "NATURGLAS".
d) Sobre el requerimiento efectuado a la entidad mercantil Naturessen, S.L. para la solución negociada de la controversia con la entidad mercantil J. Casañe, S.A. : ésta tuvo lugar mediante burofax de 20 de abril de 2015 (documento nº 17 y 18 de la demanda).
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Acciones ejercitadas por la entidad demandante.
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En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:
a) Acción declarativa de infracción marcaria : en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare " que la entidad demandada, por el uso en el mercado de la denominación marcaria "NATURGLAS", incurre en actos de infracción de los derechos de exclusiva de la actora dimanantes de su titularidad y vigencia de marca comunitaria registrada ante la OAMI amparando la denominación "GLAS", concretamente la marca comunitaria número 2.706.117 ".
b) Acción de condena a la prohición y a la cesación : en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia condene a la entidad demandada " con prohibición de repetición en el futuro, a la cesación de los actos detallados al hecho precedente, así como a cesar en el uso de cualquier denominación, a título de nombre comercial, marca, denominación social, rótulo del establecimiento y nombre de dominio, que incluyan el nombre "NATURGLAS", cualquier nombre susceptible de crear en el mercado confusión con "GLAS" ".
c) Acción de condena a la remoción : la parte demandante solicita que la sentencia condene a la entidad demandada " a la retirada del mercado de productos, envoltorios, folletos, catálogos y cualquier clase de material publicitario, envases, embalajes, rótulos de establecimiento, y cualquier documento o enser en los que se esté materializando el uso por su parte del nombre "NATURGLAS" ".
d) Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios : la parte demandante pretende que esta sentencia condene a la entidad demandada " a resarcir a la actora por los daños y perjuicios causados, a determinar de conformidad con las previsiones contenidas en la vigente Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, artículos 42 y 43 , habiendo de comprender la indemnización los siguientes conceptos:
Las pérdidas sufridas (damnus emergens), que se corresponden con los gastos por el requerimiento realizado por la Agencia de Patentes y Marcas UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A., gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 750,20 Euros.
Las ganancias dejadas de obtener (lucrum cessans), que se correspondn con el beneficio obtenido por la demandada a consecuencia de la venta de los productos ilícitamente marcados con la marca "NATURGLAS" durante los 5 años inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y, subsidiariamente, con el 1% de la cifra de negocios realizada por NATURESSEN, S.L., con los productos ilícitamente marcados con la marca "NATURGLAS" "
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