ATS, 7 de Febrero de 2018
| Ponente | FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS |
| ECLI | ES:TS:2018:1008A |
| Número de Recurso | 2760/2015 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 7 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 07/02/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 2760/2015
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 15 DE BARCELONA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: AGS/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2760/2015
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Dª. M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 7 de febrero de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
La representación procesal de Peritos Judiciales Barcelona, S.L. interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha de 2 de julio de 2015, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 286/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 710/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona.
Mediante Diligencia de Ordenación de 17 de septiembre de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, la procuradora doña Sandra Ana Hernández presentó escrito por el que se personaba en nombre y representación de Peritos Judiciales Barcelona, S.L., en concepto de parte recurrente. La procuradora doña Irene Martín Noya, en nombre y representación de don Fulgencio , presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.
Por Providencia de fecha 20 de diciembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Mediante escrito de 2 de enero de 2018, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad con las causas de inadmisión. La parte recurrida, por escrito de fecha 9 de enero de 2018, se mostró su conformidad con las causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .
Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, tramitado por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
En la demanda de juicio ordinario se ejercitaron de manera acumulada acciones marcarias y de competencia desleal. Así, la entidad demandante alegó en la demanda que el uso por el demandado de las palabras "peritos judiciales en Barcelona", tanto en su página web como en el buscador Google, constituye un acto de competencia desleal de los artículos 6 y 12 de la LCD (actos de confusión y de explotación de la reputación ajena), además de infringir su derecho de marca ( artículo 34 de la Ley de Marcas ), por lo que solicitó se condenara al demandado a que cesara en el uso de aquella expresión y al pago de los daños y perjuicios causados. Frente a tales pretensiones, el demandado se opuso.
La parte demandante y apelante, ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El recurso se articula en seis motivos.
El primer motivo se funda en la infracción del art. 16 ADPIC, en relación con el art. 96.1 CE , art. 1.5 CC , y en relación al art. 34.2 LM y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de los Convenios Internacionales como derecho interno, con cita de las SSTS de 22 de mayo de 1989 , 631/2012, de 26 de octubre , y 719/2012 , de 5 de diciembre.
El segundo motivo se funda en la infracción, por aplicación incorrecta, del art. 34.2.a) LM , en relación con el art. 87, apartados 1 y 2, LM , al considerar que la marca de la recurrente "Peritos Judiciales Barcelona" es descriptiva o genérica y que se ha usado por parte del demandado para describir los servicios que presta. Asimismo, en el desarrollo del motivo aduce que la consideración de que se ha desreivindicado el uso exclusivo de la denominación de la marca "Peritos Judiciales Barcelona", también supone infracción del citado precepto. Y también aduce infracción de la doctrina de la sala, en lo relativo a la figura del "segundo significado" de la marca, en cuanto que la marca de la recurrente ha adquirido distintividad sobrevenida y notoriedad en el ámbito profesional de la actora y recurrente.
El tercer motivo se funda en la infracción, por aplicación incorrecta, del art. 34.2.a) LM , así como la doctrina de la sala sobre la aplicación del precepto, en relación con el art. 2.7 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio , en cuanto el derecho de prohibición de uso de signos idénticos a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
El cuarto motivo se funda en la infracción, por incorrecta aplicación del art. 34.2.b) LM , y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta su aplicación, respecto de la infracción del derecho exclusivo a la utilización de la marca registrada, y el derecho a prohibir a otros la utilización de cualquier signo con coincidencia en los vocablos de la denominación marcaria que designan productos o servicios idénticos, así como respecto de los elementos de comparación que se han de tener en cuenta para determinar el concepto jurídico de "riesgo de confusión"; con cita de las SSTS 656/2008, de 10 de julio , 433/2013, de 28 de junio . Asimismo efectúa cita, entre otras de la STJUE C-558/08 , de 8 de julio de 2010.
El quinto motivo se funda en la infracción, por inaplicación, del art. 6 LCD , en relación con el art. 4 LCD y la doctrina de la sala, en cuanto que el uso injustificado de los signos distintivos de un competidor constituye un acto de confusión y de competencia desleal.
El sexto motivo se funda en la infracción, por inaplicación, del art. 12 LCD , en relación con los arts. 1 , 4 y 18 LCD y art. 3 Ley General de Publicidad y por vulnerar la doctrina de la sala y la del TJUE, que interpreta tal precepto, con cita de las SSTS 856/2003, de 23 de septiembre , 714/2003, de 14 de julio , y de las SSTJUE C-657/11 de 11 de julio, y C-323/09 , de 22 de septiembre de 2011.
El recurso de casación debe ser inadmitido por las razones que se exponen a continuación:
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El motivo primero del recurso de casación debe ser inadmitido, al incurrir en la causa de inadmisión de falta de cita de la norma o normas que se consideran infringidas, lo que incumple la exigencia del art. 477.1 LEC .
El motivo primero en que se articula el recurso de casación se funda en la infracción, por inaplicación, del art. 16 ADPIC, en cuanto el mismo prevé una presunción de probabilidad de confusión, cuando un tercero, sin consentimiento del titular, use signos idénticos para servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.
Por lo tanto, la infracción normativa que denuncia la parte recurrente es una cuestión de naturaleza procesal, - infracción de las normas que regulan la prueba de presunciones en concreto el art. 16 ADPIC-, cuestión ajena al recurso de casación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 477.1 LEC el requisito básico de todo recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, es la cita, como infringidas, de las normas «aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso».
Consecuentemente, la infracción de normas procesales no puede ser objeto de casación, ya que excede del ámbito propio de este recurso, reservado a la infracción de normas sustantivas. Debe recordarse que la infracción de normas procesales habrá de realizarse a través del recurso extraordinario por infracción procesal ( Autos de esta Sala, entre otros, de fechas 16 de mayo de 2012, recursos n.º 2343/2011 y 162/2012 , y 5 de junio de 2012, recurso n.º 59/2012 ).
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Los motivos segundo a cuarto, en que se articula el recurso de casación, han de ser inadmitidos, al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la LEC ), porque la aplicación de la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida. Además, no se respeta la base fáctica de la sentencia recurrida.
Como se ha expuesto, el recurso de casación en tales motivos se funda en la infracción, por aplicación incorrecta, del art. 34.2.a) LM , en relación con el art. 87, apartados 1 y 2, LM , al considerar la sentencia recurrida que la marca de la recurrente "Peritos Judiciales Barcelona" es descriptiva o genérica, y que se ha usado por parte del demandado para describir los servicios que presta, como también en relación con el art. 2.7 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio , en cuanto el derecho de prohibición de uso de signos idénticos a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. Por otra parte, se aduce infracción, por incorrecta aplicación, del art. 34.2.b) LM , y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta su aplicación, respecto de la infracción del derecho exclusivo a la utilización de la marca registrada, y el derecho a prohibir a otros la utilización de cualquier signo con coincidencia en los vocablos de la denominación marcaria que designan productos o servicios idénticos, así como respecto de los elementos de comparación que se han de tener en cuenta para determinar el concepto jurídico de "riesgo de confusión".
De forma que el recurso elude que la sentencia recurrida tiene en cuenta que:
7. En este caso, el solicitante del registro el Sr. Segundo , administrador de la actora y cedente de la marca, excluyó de la reivindicación de protección la expresión de "Peritos Judiciales Barcelona" y la marca fue así concedida. Esto es lo que se conoce como una "desreivindicación" o "disclaimer". Está regulada en el art. 2.7 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que se refiere a este tipo de límites a la protección al decir que "cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2011 , excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización"
.
(...) 9. Esta "desreivindicación" es una renuncia a la protección del elemento descriptivo, genérico o usual que contiene el signo, por lo que el actor, sencillamente no puede reclamar su protección como marca
.
En definitiva la sentencia recurrida desestima las acciones marcarias ejercitadas para proteger la denominación "Peritos Judiciales Barcelona", que incluye en su marca, por cuanto el titular carece de derecho subjetivo alguno sobre dicha expresión.
Por otra parte, en el desarrollo del motivo segundo, se aduce que la consideración de que se ha desreivindicado el uso exclusivo de la denominación de la marca "Peritos Judiciales Barcelona", también supone infracción del citado precepto. Sin embargo, tal alegación supone apartarse de un hecho que la Audiencia Provincial ha considerado acreditado, esto es, la exclusión de la reivindicación de protección de la expresión "Peritos Judiciales Barcelona", por el solicitante del registro.
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El quinto motivo en que se articula el recurso de casación debe ser inadmitido por falta de acreditación del interés casacional y carencia manifiesta de fundamento ( arts. 483.2.3 .º y 4.º LEC ), ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, atendida la ratio decidendi de la misma.
En efecto, tal motivo, basado en la alegación de que el uso injustificado de los signos distintivos de un competidor constituye un acto de confusión y de competencia desleal, por lo tanto se obvia que la sentencia recurrida razona nuevamente, al fundamentar la desestimación de las acciones basadas en actos de competencia desleal, que:
(...) el actor no tiene ningún derecho de exclusiva sobre la expresión "Peritos Judiciales Barcelona", primero porque no la reivindicó en su solicitud de registro, y segundo, porque se trata de una expresión que describe una actividad profesional, peritajes judiciales, que se presta en una determinada ciudad, Barcelona. En consecuencia, el consumidor percibirá dicha expresión como la descripción genérica de los servicios que presta una compañía o un particular y no como el signo que identifica los servicios de una determinada empresa
.
De forma que concluye que la utilización en anuncios por internet o en el blog "peritosjudicialesenbarcelona" no causa riesgo alguno de confusión.
Por otra parte, en el desarrollo del motivo quinto del recurso, se aduce que la utilización por parte de la demandada de la denominación social de la parte actora, puede calificarse como un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Ahora bien, esta cuestión no se analiza por la sentencia recurrida, por lo que la doctrina alegada difícilmente ha podido ser infringida por la misma.
Es por ello que, el motivo quinto, basado en la alegación de que el uso injustificado de los signos distintivos de un competidor constituye un acto de confusión y de competencia desleal, incurriría igualmente en falta de acreditación del interés casacional, porque se basa en una doctrina genérica, que para ser aplicada se han de tener en cuenta las circunstancias del caso, que se acaban de exponer, por lo que el interés casacional es inexistente.
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Asimismo, el sexto motivo en que se articula el recurso de casación ha de ser inadmitido, al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la LEC ), al no respetar la base fáctica y porque la aplicación de la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida.
En este caso, el recurso se funda en la infracción del art. 12 LCD , en cuanto a la comisión de actos de explotación de reputación ajena como una práctica desleal, ya que ha de reputarse desleal el empleo de signos distintivos ajenos, acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto. Ahora bien, tales alegaciones se apartan de la expuesta razón decisoria, que es la conclusión alcanzada por la Audiencia Provincial de que el actor carece de derecho de exclusiva sobre la expresión "Peritos Judiciales Barcelona", porque no se reivindicó en su registro, y porque se trata de una descripción genérica de los servicios que presta una compañía o particular.
Por lo tanto, ha de inadmitirse el recurso interpuesto, por cuanto se acaba de exponer.
El recurso extraordinario por infracción procesal debe inadmitirse, porque mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC . De esta forma la inadmisión de un recurso de casación por interés casacional determina la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal.
Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida, procede condenar en costas a la recurrente.
La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .
LA SALA ACUERDA :
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Inadmitir el recurso de casación e inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Peritos Judiciales Barcelona, S.L., contra la sentencia dictada, con fecha de 2 de julio de 2015, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 286/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 710/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona.
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Declarar firme dicha sentencia.
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Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
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Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
