ATS, 31 de Enero de 2018
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2018:838A |
| Número de Recurso | 2638/2015 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
A U T O
Auto: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Fecha Auto: 31/01/2018
Recurso Num.: 2638/2015
Fallo/Acuerdo:
Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 4 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Escrito por: AGS/MJ
Auto: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Recurso Num.: 2638/2015
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Procurador: D. Ramón Rodríguez Nogueira
D.ª Susana Clemente Mármol
TRIBUNAL SUPREMO.
Sala de lo Civil
A U T O
Excmos. Sres.:
D. Francisco Marin Castan
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Dª. M.ª Angeles Parra Lucan
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil dieciocho.
La representación procesal de Rockstar Inc. interpuso recurso extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada, con fecha de 26 de junio de 2015, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en el rollo de apelación n.º 479/2014 , dimanante del juicio ordinario n.º 139/2009, del Juzgado delo mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
Mediante Diligencia de Ordenación de 4 de septiembre de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, el procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Rockstar Inc., presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. Asimismo, la procuradora doña Susana Clemente Mármol, en nombre y representación de Town Music, S.L. presentó escrito, personándose en concepto de parte recurrida.
Por Providencia de 13 de diciembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Mediante escrito de 29 de diciembre de 2017, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad e interesó la admisión del recurso; mientras que la parte recurrida, por escrito de 27 de diciembre de 2017, mostró su conformidad con las posibles causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ .
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D.Francisco Marin Castan, a los solos efectos de este trámite.
Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, en el que se ejercitaron, respectivamente, en la demanda principal acción de caducidad de marca nacional por falta de uso y, en la demanda reconvencional, acción de infracción, tramitado en atención a la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
En la demanda de juicio ordinario se solicitó la declaración de caducidad de la marca n.º 2.236.222 "Rock Star" por falta de uso, habiendo sido concedida el 20 de diciembre de 1999, sobre los siguientes productos: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 32. Subsidiariamente se solicitó que se declarase la caducidad parcial para los productos para los que no se acredite un uso real y efectivo en el mercado. Por otra parte, la demandada formuló reconvención, si bien se renunció con posterioridad a la misma.
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, y declaró la caducidad por falta de uso de la marca n.º 2.236.222 "Rock Star" de la que es titular Town Music, S.L., en relación con todos los productos para los que se haya registrada, con la única excepción de las cervezas y las bebidas energéticas.
La sentencia de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandante.
Más en concreto, la parte demandante, reconvenida y apelante, ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. El recurso se articula en tres motivos.
El motivo primero se funda en la infracción del art. 58, en relación con el art. 39.1 de la LM , los arts. 10.1 y 12.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , y se aduce que presenta interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, contenida, entre otras, en las SSTS n.º 636/2006, de 23 de junio y n.º 12/2000, de 22 de enero , que, si bien no se refieren directamente a los preceptos indicados, sino a los correlativos en la anterior Ley de Marcas de 1988, en cuanto la sentencia recurrida aplica incorrectamente el requisito temporal que establecen los artículos para establecer el periodo relevante en que el titular de la marca viene obligado a probar el uso real y efectivo de la misma, de cara a enervar la caducidad.
El motivo segundo se funda en la infracción del art. 55.1 LC , en relación con el art. 39.2.a) LM , el art. 10.1.a) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de octubre de 2008 y en la oposición a la doctrina de la sala, con cita de las SSTS n.º 305/2014, de 17 de junio , y n.º 207/013, de 8 de abril, en cuanto que, a efectos de poder comprobar, en el seno de un procedimiento de caducidad por falta de uso de la misma, si la marca objeto de impugnación ha sido usada o no en la forma en que se haya registrada, resulta imprescindible que, por parte de su titular se aporten pruebas que incluyan una representación de la marca tal y como ha sido usada en el mercado.
El motivo tercero se funda en la infracción de los apartados primero y segundo del art. 39 LM , en relación con los arts. 55 y 58 LM , arts. 10 , 12 y concordantes de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de octubre de 2008 y en la oposición a la doctrina de la sala, con cita, entre otras, de las SSTS n.º 12/2000, de 22 de enero , y n.º 636/2006, de 23 de junio , en cuanto a la caducidad por falta de uso y obligatoriedad del uso de las marcas.
El recurso de casación no puede ser admitido por las causas que se exponen seguidamente:
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A la vista del planteamiento que se hace en el primer motivo del recurso de casación, éste debe ser inadmitido por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ), por falta de respeto a la base fáctica y razón decisoria de la sentencia recurrida.
En efecto, el recurso aduce que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el requisito temporal que establece la LM para establecer el periodo relevante en el que el titular de la marca viene obligado a probar el uso real y efectivo de la misma, de cara a enervar su caducidad. No obstante, añade que, la omisión por la Audiencia Provincial del requisito temporal establecido por los arts. 58 y 39.1 LM referente al periodo probatorio al que debe ceñirse la prueba de uso para enervar la caducidad, tiene como consecuencia la consideración de un documento de fecha posterior a la demanda, lo que afecta a las conclusiones alcanzadas por el tribunal.
Ahora bien, la sentencia de primera instancia considera aplicable el art. 58 LM y considera acreditado la venta del productos con la marca registrada durante el año 2009. Llegados a este punto, el recurso elude que la sentencia recurrida cita los arts. 55.1.c) LM , en relación con el art. 39.1 LC , respecto del plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, y confirma la sentencia de primera instancia, al concluir que la publicación de la concesión de la marca se produjo el 16 de febrero de 2000, con lo que su caducidad se produciría en 2005, pero que ha quedado acreditado "el uso de la marca en el 2009". A este respecto, toma en consideración el conjunto de albaranes aportados, además del acta notarial de 2010, y considera acreditado el uso real y efectivo de la marca.
En definitiva, debe recordarse que recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, exige pleno respeto al supuesto de hecho que contempla la sentencia recurrida como resultado de la valoración de la prueba, sin que puede convertirse un recurso de naturaleza extraordinaria en una tercera instancia, en un nuevo enjuiciamiento que pueda abrir la puerta a un resultado acorde a las pretensiones de la parte recurrente.
Y, por otra parte, el desacuerdo que muestra el recurso con la toma en consideración del acta notarial del año 2010 por parte de la sentencia recurrida, supone el planteamiento en el recurso de casación de una cuestión relativa a la errónea valoración de la prueba, que no tiene naturaleza sustantiva, sino procesal, que únicamente tiene cabida a través del recurso extraordinario por infracción procesal, con lo que el recurso mezcla cuestiones heterogéneas.
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El segundo motivo en que se articula el recurso de casación, tal y como ha sido planteado, debe ser inadmitido por incurrir en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento pues, en definitiva, la recurrente pretende convertir el recurso de casación en una tercera instancia, combatiendo, desde su particular óptica y soslayando el juicio de ponderación realizado en la instancia, cuando resulta que éste se ajusta a la doctrina de esta Sala.
Así, el recurso se funda en la infracción del art. 55.1 LC , en relación con el art. 39.2.a) LM , el art. 10.1.a) de la Directiva 2008/95/CE , en cuanto que el titular de una marca cuya caducidad se solicita, no sólo tiene que demostrar que la marca ha sido objeto de un uso real y efectivo en el periodo relevante, sino que, además, tiene que demostrar que la forma en la que la marca se ha empleado en el mercado, no haya diferido de forma significativa de la forma en que haya sido registrada, de acuerdo con el apartado a) del art. 39 LM . Ahora bien, en realidad el recurso se funda en la alegación de que la Audiencia Provincial ha omitido analizar si el supuesto uso de la marca "ROCK STAR" difiere sustancialmente de la marca n.º 2.236.222, tal y como figura registrada. Y concluye que "si atendemos a las características de la marca tal y como consta registrada y a las características del signo como se supone que está siendo usado, resulta evidente que existen importantes diferencias".
Es por ello que, además de mezclar una cuestión a formular, en su caso, por la vía de la alegación de infracción de las normas procesales de la sentencia, el recurso elude que la sentencia recurrida confirma la dictada en primera instancia que considera acreditado el uso real y efectivo de la marca litigiosa, que es la registrada, durante el año 2009.
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Finalmente, el motivo tercero en que se articula el recurso de casación debe ser inadmitido por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ), al incurrir en petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar.
En este caso, el recurso aduce que la sentencia recurrida ha omitido valorar el alcance objetivo de la caducidad, tomando en consideración los productos para los que la marca había sido registrada y, por otro lado, el uso real y efectivo que venía haciendo su titular. Asimismo, con cita de jurisprudencia comunitaria (STJUE de 11 de marzo de 2003), alega que se debería efectuar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, así como la frecuencia de estos datos, por lo que concluye que, de la documental obrante en autos no resulta un uso de la marca, ni continuado, ni duradero ni estable para generar o preservar una cuota de mercado del sector cervecero.
Sin embargo, como se ha indicado, la sentencia recurrida concluye el uso real y efectivo de la marca litigiosa, que es la registrada, durante el año 2009.
El recurso extraordinario por infracción procesal debe inadmitirse, porque mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC . De esta forma la inadmisión de un recurso de casación por interés casacional determina la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal.
Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida, procede condenar en costas a la recurrente.
La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .
En virtud de lo expuesto,
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso de casación e inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Rockstar Inc., contra la sentencia dictada, con fecha de 26 de junio de 2015, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en el rollo de apelación n.º 479/2014 , dimanante del juicio ordinario n.º 139/2009, del Juzgado de lo mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como secretario, certifico
