SAP Barcelona 298/2017, 30 de Junio de 2017
| Ponente | JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO |
| ECLI | ES:APB:2017:9076 |
| Número de Recurso | 142/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 298/2017 |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Cuestiones: Propiedad industrial. Patentes. Patente europea. Ámbito de protección de la patente. Criterios de interpretación.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 142/2016-1ª
Juicio Ordinario núm. 872/2013-X (Patentes)
Juzgado Mercantil núm. 4 Barcelona
SENTENCIA núm. 298/2017
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
Barcelona, treinta de junio de dos mil diecisiete
Parte apelantes: Novartis, AG y Novartis Farmacéutica, S.A.
Letrados: Miquel Montañá y Josep Montefusco.
Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas.
Parte apeladas: (1) Apotex España, S.L., Kern Pharma, S.L., Teva Pharma, S.L.U., Ratiopharm España, S.A.
Letrado: Javier Huarte Larrañaga.
Procurador: Ignacio López Chocarro.
(2) Laboratorio Stada, S.L. y Tecnimede España Industria Farmacéutica, S.A.
- Letrado: Miquel Vidal-Quadras Trías de Bes y Oriol Ramón Sauri.
- Procurador: Ignacio López Chocarro
Resolución recurrida: Sentencia.
Fecha: 8 de junio de 2015.
Parte demandantes: Novartis, AG y Novartis Farmacéutica, S.A.
Parte demandadas: Apotex España, S.L., Kern Pharma, S.L., Teva Pharma, S.L.U., Ratiopharm España, S.A., Laboratorio Stada, S.L. y Tecnimede España Industria Farmacéutica, S.A.
El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « Desestimar la demanda presentada por el procurador Sr. Quemada, en representación de NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A., y, en consecuencia, absolver a los demandados KERN PHARMA, S.L., LABORATORIO STADA, S.L., TEVA PHARMA, S.L., APOTEX ESPAÑA, S.L., TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., condenando a los actores al pago solidario de las costas procesales ».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación NOVARTIS, AG y NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. por escrito de 1 de septiembre de 2015. Admitido en ambos efectos se dio traslado a las contrapartes, que presentaron escritos oponiéndose y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida el 13 de octubre de 2015, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 11 de mayo de 2017.
Por escrito de 30 de noviembre de 2016 Novartis, AG y Novartis Farmacéutica, S.A., Teva Pharma, S.L.U. y Ratiopharma España, S.A. comunicaron que las actoras desistían de su recurso de apelación, desistimiento acordado por decreto de 19 de diciembre de 2016.
Ponente: magistrado JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.
Circunstancias necesarias para resolver el recurso.
-
- Novartis, AG y Novartis Farmacéutica, S.A. (Novartis) interpusieron demanda de juicio ordinario por infracción de la patente ES 2.414.455 (ES'455) contra Kern Pharma, S.L. (Kern), Laboratorio Stada, S.L. (Stada). Teva Pharma, S.L. (Teva), Apotex España, S.L. (Apotex), Tecnimede España Industria Farmacéutica, S.A. (Tecnimede) y Ratiopharm España, S.A. (Ratiopharm). Frente a Apotex y Ratiopharm se ejercitaban también acciones de competencia desleal.
1.1. En la demanda Novartis indicaba que eran titulares y licenciatarios de la patente ES'455, validación española de la patente europea EP 2.292.219 (EP'219). La patente tiene expira el 10 de octubre de 2026.
1.2. La patente europea es, a su vez, patente divisional de una patente anterior.
1.3. La patente ES'455 tiene una sola reivindicación con la siguiente redacción: «Rivastigmina para su uso en un método para la prevención, tratamiento o retardo de la progresión de demencia o enfermedad de Alzheimer, en donde la rivastigmina se administra en un TTS y la dosis inicial es la de un TTS bicapa de 5 cm2 con una dosis cargada de 9 mg de rivastigmina, en donde una capa:
tiene un peso por unidad de área de 60 g/m2 y la siguiente composición:
- base libre de rivastigmina ............................................ 30,0% en peso.
- Durotak® 387-2353 (adhesivo de poliacrilato) ................... 49,9% en peso.
- Plastoid® B (copolímero de acrilato) .............................. 20,0% en peso.
- Vitamina E ......................................................... 0,1% en peso
y en donde dicha capa esta provista de una capa de adhesivo de silicona que tiene un peso por unidad de área de 30 g/m2 de acuerdo con la siguiente composición:
- Bio-PSA® Q7-4302 (adhesivo de silicona)........................ 98,9% en peso.
- Aceite de silicona ...................................................... 1,0% en peso.
- Vitamina E............................................................ 0,1% en peso».
1.4. En la demanda se indica que la Rivastigmina es un principio activo que se conoce desde finales de la década de los 80, que es útil para el tratamiento del Alzheimer y que en España se comercializaba desde 1998 bajo las marcas Exolon® y Prometax® en soluciones orales (jarabes) y capsulas duras.
A raíz de la publicación de la solicitud de patente ES'455 se pudo iniciar la comercialización de la Rivastigmina en parches transdérmicos (sistema terapéutico identificado bajo las siglas TTS - Transdermal Therapeutical Systems).
1.5. En el suplico de la demanda se solicitaba:
(1) Que se declarara que Novartis y Novartis Farmacéutica eran cotitulares y licenciatarios exclusivos de la patente ES 2.414.455.
(2) Que se declarara que los siguientes medicamentos invadían el ámbito de protección de la patente ES'445. Eran los parches transdérmicos en presentaciones de 4'6 mg/24h y 9'5 mg/24 h de Rivastigmina de las farmecéuticas Kern Pharma, Stada, Teva, Apotex, Tecnimede y Ratiopharm.
(3) Que se declarara que las entidades demandadas habían realizado actos de infracción de la patente o, subsidiariamente, que han realizado actos que constituyen una amenaza de infracción.
(4) Que se condene a Apotex España y Ratiopharm España por actos de competencia desleal.
(5) Que se condene a las demandadas a indemnizar por los daños y perjuicios causados.
(6) Que se condene a las demandadas a cesar en la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, importación y posesión por sí mismos o mediante terceros de los medicamentos referenciados mientras la patente de las actoras se encuentre en vigor.
(7) Se condene a las demandadas a abstenerse de fabricar, ofrecer, introducir en el comercio, utilizar, importar o poseer los medicamentos de referencia o medicamentos que contengan para su uso en un método para la prevención, tratamiento o retardo de la demencia o la enfermedad de Alzheimer, en donde la Rivastigmina sea administrada en un sistema transdérmico terapéutico, y en el que la dosis inicial sea de 4'6 mg/24h, conforme a la primera reivindicación de la patente.
(8) Que se condene a las demandadas a retirar del tráfico económico y de sus locales las unidades de los medicamentos introducidas en el mercado.
(9) El embargo y destrucción de los medicamentos producidos o importados con violación de los derechos de patente
(9) La cancelación de las autorizaciones de comercialización concedidas, o el desistimiento o renuncia de las que estén en curso para la venta de los medicamentos infractores.
(10) Que se condene a los demandados a resarcir por los gastos, daños y perjuicios causados conforme a las bases fijadas en la misma demanda.
(11) La notificación y publicidad de la sentencia a diversos organismos públicos.
(12) La condena en costas a los demandados.
-
- Las codemandadas en sus escritos de contestación consideraban que no se había producido infracción de la patente de referencia por cuanto los medicamentos reseñados por la demandante (fabricados, comercializados o distribuidos por las demandadas) quedaban fuera del ámbito de protección de la patente de referencia.
Se planteaba, subsidiariamente, la nulidad de la patente de referencia por adición de materia, falta de actividad inventiva e insuficiencia de la descripción de la patente.
De manera subsidiaria se planteaba también oposición a los efectos de la supuesta infracción de la patente.
-
- Tras los trámites correspondientes, el juzgado desestimó la demanda por considerar que los medicamentos fabricados o comercializados por las demandadas quedaban fuera del ámbito de protección de la patente.
3.1. En la fundamentación jurídica de la sentencia se partía de los siguientes hechos no controvertidos:
a) NOVARTIS AG es cotitular de la patente española ES 2.414.455 (ES'455), la cual es la traducción al español de la patente europea EP 2.929.219, solicitada con el número EP 10179085.5 el 23 de septiembre de 2010.
b) Esa patente (ES'455) es el resultado de una solicitud divisional de la solicitud de patente europea número 068116633.9 (patente madre), presentada el 10 de octubre de 2006 conjuntamente por LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME (en adelante, "LTS") y NOVARTIS AG, en la que se reclama como fecha de prioridad el día 1 de diciembre de 2005 (fecha de solicitud de la patente US 741511 P).
c) La solicitud de patente divisionaria EP 2.292.219 se publicó en fecha 9 de marzo de 2011 (10179085.5) y se concedió el día 16 de mayo de 2013, publicándose la mención de dicha concesión en el Boletín Europeo de Patentes de 12 de junio de 2013.
d) Dado que la fecha relevante de solicitud es la de la patente madre (solicitud 06816633.9) de 10 de octubre de 2006, la patente ES'455 expirará el 10 de octubre de 2026.
e) La patente ES'455 tiene una única reivindicación, la reivindicación 1, que protege:
Rivastigmina para su uso en un método para la prevención, tratamiento o retardo de la progresión de demencia o enfermedad de Alzheimer, en donde la rivastigmina se administra en un TTS y la dosis inicial es la de un TTS bicapa de 5 cm2 con una dosis cargada de 9 mg de rivastigmina, en donde una capa:
tiene un peso por unidad de área de 60 g/m2 y la siguiente composición:
base libre de rivastigmina...
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