STSJ Comunidad de Madrid 472/2017, 21 de Junio de 2017
| Ponente | JOSE RAMON CHULVI MONTANER |
| ECLI | ES:TSJM:2017:6855 |
| Número de Recurso | 201/2016 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 472/2017 |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2016/0003699
RECURSO 201/2016
SENTENCIA NÚMERO 472/2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----- Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
------------------- En la Villa de Madrid, a veintiuno de junio de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 201/2016, interpuesto por la sociedad FACEBOOK, INC., representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri y dirigida por la Letrada Dª. Mónica Lucía Polo Carreño, contra la resolución dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 27 de mayo de 2015, que concede la inscripción de la marca número 3537926 "FACEKETING", en clase 35. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 20 de abril de 2016, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se acuerde estimar el recurso y revocar la resoluciones recurridas, denegando la marca impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 9 de mayo de 2016 por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.
Acordado no haber lugar la recibimiento del pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 15 de junio de 2017, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 27 de mayo de 2015, que concede la inscripción de la marca número 3537926 "FACEKETING", en clase 35..
La citada resolución desestima el recurso de alzada y concede la inscripción de la marca en base a considerar que si bien hay relación aplicativa entre las marcas enfrentadas para los servicios de la clase 35 y que las marcas oponentes deben considerarse notorias, las denominaciones enfrentadas están lo suficientemente diferenciadas desde el punto de vista denominativo y conceptual (para las marcas oponentes A 12873981 y A 9151168 también se añaden diferencias gráficas), como para que el consumidor medio las perciba como realidades suficientemente diferenciadas pertenecientes a distintos orígenes empresariales por lo que el acceso registral pretendido no supone ni aprovechamiento indebido ni menoscabo de la reputación adquirida por las marcas oponentes. También la resolución recurrida que no se pueden tener en cuenta los precedentes invocados.
La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Alega que se produce falta de motivación en la resolución recurrida pues no hace un análisis comparativo de los signos separadamente en los tres planos, fonético, visual y conceptual, e igualmente omite realizar una comparación entre los servicios. Tampoco se valoran los antecedentes expuestos. Aduce el renombre de las marcas oponentes y el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias. Considera que es de plena aplicación la prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por la semejanza entre los signos,
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, alega, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso al amparo del art. 69.b) en relación con el art. 45.2.d) de la LJCA, por no aportarse el documento acreditativo de la decisión adoptada por el órgano competente de interponer el presente recurso. En cuanto al fondo, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso.
Lo primero que debemos examinar es la alegación que opone el Abogado del Estado, de inadmisibilidad del recurso al amparo del artículo 69.b) de la LJCA en relación con el art. 45.2.d) de la misma Ley, al no haber aportado la demandante el documento acreditativo de la existencia de un acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad en el que se decida interponer el recurso.
Este alegación debe desestimarse ya que la parte demandante aportó con el escrito de interposición, la documentación acreditativa de la existencia del acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad (Vicepresidente, Consejero General Adjunto y Secretario), en el que se decidía interponer el recurso, sin que se razone por la demandada que esa concreta documentación sea insuficiente para acreditar debidamente la decisión de interponer la acción por el órgano competente.
El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).
Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos...
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