SJMer nº 2 228/2016, 22 de Noviembre de 2016, de Alicante
| Ponente | SALVADOR CALERO GARCIA |
| Fecha de Resolución | 22 de Noviembre de 2016 |
| ECLI | ES:JMA:2016:5330 |
| Número de Recurso | 42/2016 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE
Calle Pardo Gimeno,43
TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67
N.I.G.: 03014-66-2-2016-0000063
S E N T E N C I A Nº 000228/2016
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA
Lugar: ALICANTE
Fecha : veintidós de noviembre de dos mil dieciséis
Procedimiento: Asunto Civil 000042/2016T
PARTE DEMANDANTE : MAST JAGERMEISTER SE
Procurador : PEREZ HERNANDEZ, ESTHER
PARTE DEMANDADA EXCLUSIVAS PREMIUM CAS SL
Abogado : SALVADOR JOSE GUZMAN IZURRATEGUI
Procurador : DE LA CRUZ LLEDO, ENRIQUE
Primero. Doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil MAST JÄGERMEISTER SE presentó demanda de juicio ordinario contra EXCLUSIVAS PREMIUM CAS, S.L. el 14 de enero de 2016 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.
Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 26 de enero de 2016 y se acordó emplazar a la demandada.
Tercero. El 8 de febrero de 2016, don Enrique de la Crruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de EXCLUSIVAS PREMIUM CAS, S.L. presentó escrito de declinatoria por falta de competencia.
Cuarto. Informado el Ministerio Fiscal y realizadas alegaciones por la actora, fue desestimada por auto de 20 de mayo de 2016.
Quinto. El 26 de mayo de 2016, don Enrique de la Crruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de EXCLUSIVAS PREMIUM CAS, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.
Sexto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 26 de octubre de 2016. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.
Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.
Se desestimó la alegación de ilicitud de prueba por los motivos que obran en la grabación.
Al haberse admitido únicamente documental y pericial judicial diferida a ejecución de sentencia, los autos quedaron vistos para sentencia.
Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:
- La infracción de los derechos de marca prioritarios de MAST JÄGERMEISTER SE por medio de los actos de fabricación, comercialización, ofrecimiento, promoción y almacenamiento para anteriores fines del producto WUNDERLICH en las distintas presentaciones señaladas en el cuerpo de la demanda.
- La nulidad del registro de marca española nº 3558928 "WUNDERLICH" (mixta) para distinguir productos de la clase 33 consistente en bebidas alcohólicas (excepto cervezas) por registro de mala fe y subsidiariamente por generar confusión con los signos preexistentes de la actora
Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a las codemandadas:
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
A cesar de forma inmediata y abstenerse en el futuro en todo el territorio de la UE, en el uso en cualquier medio y para cualquier fin del etiquetado y nombre del producto WUNDERLICH por ofrecer riesgo de confusión y/o asociación con las marcas prioritarias de la actora, y/o aprovechamiento de la reputación y notoriedad de las marcas JÄGERMEISTER, con imposición de una multa coercitiva por cada día en que subsista la infracción.
A retirar del mercado para su destrucción cualquier producto, material promocional, embalaje o etiquetado, o cualquier otro tipo de documento, donde se reproduzcan el etiquetado infractor o el nombre del producto infractor, WUNDERLICH.
Al resarcimiento de los daños y perjuicios más el interés legal del dinero.
A la publicación de la sentencia a su costa en la revista mensual ALIMARKET en página impar esquina superior derecha con un tamaño mínimo de cuarto de página, así como en el diario LEVANTE y en el perfil de FACEBOOK de la demandada.
Al pago de las costas.
Sostiene sus pretensiones la demandante en el registro de las siguientes marcas:
-
Marca de la Unión Europea nº 002747129 (tridimensional);
-
Marca de la Unión Europea nº 002662443 (figurativa)
-
Marca Internacional con efectos en España entre otros nº 0864433 (figurativa);
Argumenta (según se desprende de los Fundamentos de Derecho) la notoriedad de la marca y solicita su protección como tal, y sostiene la semejanza o identidad, según el caso, de los servicios para las que está registrada. Sostiene que la prueba de detective acredita que se registró de mala fe.
La demandada es titular de la Marca Española nº 3558928 "WUNDERLICH" (mixta) para distinguir productos de la clase 33:
No niega ni reconoce la notoriedad, pero aporta numerosas botellas y etiquetas similares para licores de hierbas, niega la mala fe y que se comercialicen para que se rellenen las botellas de JÄGERMEISTER, como sostiene la actora.
Segundo. Sobre el carácter notorio de las Marcas de la actora para la clase 33.
Como punto de partida de esta cuestión tomemos la SAP Alicante Sección Octava, Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de febrero de 2014 :
Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2012 , para que la marca sea notoria no es preciso que los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.
Por su parte, el RMC no da una definición de marca notoria , refiriéndose en su articulado, exclusivamente, a las " marcas notoriamente conocidas en la Comunidad ", en el art. 9.1.c RMC, cuando dice El art. 9.1.c RMC que "El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria , para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria , si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos ".
El Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto marca " notoriamente conocida ". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto " supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente " (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C- 375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento " debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca " (ap. 24). Para ello, " el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla " (ap. 25).
Esta definición está inspirada en la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas ", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que " a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida".
La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración: " En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:
-
el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
-
la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
-
la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
-
la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
-
la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
-
el valor asociado a la marca".
Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son " pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida ", pero "no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.
Lo relevante, al tenor de todo lo visto, para la notoriedad de la marca es su conocimiento generalizado por el público interesado o pertinente, con independencia de cuál sea el origen del mismo. Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca.
La STJUE...
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