SAP Barcelona 172/2017, 27 de Abril de 2017
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 172/2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Fecha | 27 Abril 2017 |
Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria por riesgo de confusión. Excepción de nulidad por mala fe.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 768/2015-2ª
Juicio Ordinario núm. 267/2014
Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona
SENTENCIA núm. 172/2017
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
ELENA BOET SERRA
En la ciudad de Barcelona a veintisiete de abril de dos mil diecisiete.
Parte apelante: VIDA ESTÉTICA S, S.L.
-Letrado: Mª del Mar Guix Vilanova
-Procurador: Ignacio López Chocarro
Parte apelada: G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES, S.L. y Cía S en Comandita y G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L. S. en Comandita
-Letrado: Miguel A. Rodríguez Andrés
-Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 28 de julio de 2015
-Demandante: VIDA ESTÉTICA S, S.L.
-Demandada: G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES, S.L. y Cía en S. en Comandita y G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L., S. en Comandita
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad VIDA ESTÉTICA S, S.L. contra las
entidades G & J PUBLICACIONES INTERNACIONALES S.L. Y CIA, S. en C. y contra la entidad G y J ESPAÑA EDICIONES, S.L. S. en C., absuelvo a éstas de la demanda contra ellas interpuesta.
Se imponen las costas de la reclamación a la parte actora.».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 2017.
Actúa como ponente la magistrada ELENA BOET SERRA.
1. La entidad demandante, VIDA ESTÉTICA S, S.L., comparece como titular de las siguientes tres marcas españolas que integran la denominación COSMOBELLEZA y la marca española denominativa COSMOBEAUTY para interponer una demanda de infracción marcaria por riesgo de confusión frente a las entidades G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES, S.L. y Cía en C. y G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L., S. en C.
Marca española denominativa COSMOBELLEZA, número 2.200.689, solicitada con fecha 4 de diciembre de 1998, para revistas (clase 16).
Marca española denominativa COSMOBELLEZA, número 2083587, solicitada con fecha 4 de octubre de 2010, para servicios de organización y dirección de congresos y servicios de organización de exposiciones con fines culturales o educativos (clase 41).
Marca española mixta COSMOBELLEZA, número 2882973, solicitada con fecha 2 de julio de 2009, para productos de la clase 16 (revistas) y servicios de la clase 35 (organización de exposiciones con fines comerciales y publicitarios), clase 41 (formación, educación y esparcimiento, servicios de organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización de dirección de seminarios, organización y dirección de negocios, servicios de organización y dirección de congresos, conferencias, simposiums y talleres de formación) y clase 44 (servicios de peluquería, belleza y estética).
Marca española denominativa COSMOBEAUTY, número 2952512, solicitada con fecha 27 de octubre de 2010, para productos de la clase 16 (revistas y publicaciones) y servicios de la clase 35 (servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, exportación o importación; servicios de venta al por menor, al por mayor o a través de redes mundiales de informática) y de la clase 41 (servicios de organización y dirección de congresos; servicios de organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de ediciones de texto no incluidos en otras clases).
-
La demanda concreta la conducta infractora en la publicación por la demandada, en primavera/verano de 2013, de una revista denominada COSMO BEAUTY, que, a su juicio, infringe sus derechos sobre la marca denominativa COSMOBEAUTY.
-
Se solicita en la demanda que: a) se declare que la actora es titular de la marca nacional COSMOBEAUTY, número 2952512 y que el uso efectuado de la marca COSMOBEAUTY y/o COSMO BEAUTY por parte de las demandadas, en el tráfico mercantil, como signo distintivo, infringe la marca COSMOBEAUTY de la actora;
-
se condene a las demandadas a que (i) cesen en el uso de la denominación que incluye el término COSMOBEAUTY y/o COSMO BEAUTY, como signo distintivo y se abstengan de seguir utilizándolo, en el tráfico económico mercantil, incluido en Internet; (ii) cesen y se abstengan, en lo sucesivo, de realizar todo tipo de publicidad o promoción que incorpore el término COSMOBEAUTY y/o COSMO BEAUTY; (iii) retiren del mercado y se destruyan a costa de las demandadas, las revistas que incorporen el referido término y el material de promoción de los mismos, tanto en el tráfico mercantil como en Internet, se abstengan de comercializar la referida revista en lo sucesivo y a prohibir la comercialización en el futuro de nuevas revistas con dicha marca.
-
se condene a las demandadas a indemnizar a la actora los daños y perjuicios con el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, conforme al artículo 43.5 LM, así como el beneficio obtenido por la demandada con la explotación de la revista COSMOBEUTY.
-
-
La demandada, en su escrito de contestación a la demanda, opone la excepción de nulidad por mala fe, con base en el art. 51.1.b) LM, y alega inexistencia de infracción marcaria.
-
La sentencia, recurrida por la actora, estima la excepción de nulidad por mala fe de la actora al solicitar la marca COSMOBEUTY y, con base en ello, desestima íntegramente la demanda.
-
El recurso de apelación niega que concurran los presupuestos para apreciar la nulidad por mala fe y, en concreto, aduce que la solicitud de la marca COSMOBEAUTY responde a la vocación internacional y de ampliación de mercados de la actora y no a la finalidad de impedir el registro de la misma por la demandada.
7. Los siguientes hechos incontrovertidos o acreditados en autos son relevantes para la resolución del presente recurso:
La sociedad actora se dedica a la promoción y organización de un Congreso de estética, peluquería y wellness denominado COSMOBELLEZA, que se celebra en Barcelona desde el año 1998.
Las entidades demandadas, G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES, S.L. y Cía S. en C. y G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L., S. en C., son editora y distribuidora, respectivamente, de la edición española de la revista COSMOPOLITAN y licenciatarias de la marca comunitaria COSMOPOLITAN, cuyo titular registral es la compañía HEARST COMMUNICATIONS INC.
La entidad HEARST COMMUNICATIONS INC. es titular registral, entre otras, de las siguientes marcas comunitarias denominativas para productos y servicios de las clases 9, 16 y 41: marca número 5.014.972, COSMOPOLITAN y marca número 005014998, COSMO.
3) Con anterioridad a este proceso, las partes aquí litigantes mantuvieron otra contienda judicial (juicio ordinario nº 390/2010). En efecto, en abril de 2010, la entidad THE HEARST CORPORATION formuló una demanda frente a VIDA ESTÉTICA, S.A., en la que solicitaba la caducidad por no uso de las marcas COSMOBELLEZA titularidad de VIDA ESTÉTICA, S.A. y ésta presentó demanda reconvencional contra la actora (THE HEARST CORPORATION) y contra G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES, S.L. y Cía en C. y G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L., S. en C., para ejercitar una acción de infracción marcaria de su marca COSMOBELLEZA por la publicación de una revista denominada COSMOBELLEZA como suplemento de la revista COSMOPOLITAN. El procedimiento concluyó mediante sentencia de esta sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 2 de mayo de 2013, desestimatoria de la demanda principal y estimatoria de la reconvención.
Con fecha 19 de octubre de 2010, la demandada puso a la venta un suplemento de belleza del número 242 de la edición española de su revista COSMOPOLITAN bajo la denominación COSMOBEAUTY. La referida revista se comercializó en los quioscos de la zona geográfica (Plaza del Dr. Letamendi de Barcelona) del domicilio social de la entidad actora (conforme acreditan los albaranes de entrega de la revista y su suplemento).
Con fecha 27 de octubre de 2010, la actora solicitó el registro de la marca española COSMOBEAUTY. La entidad HEARST COMMUNICATIONS, INC. se opuso al registro, alegando riesgo de confusión con sus marcas (referidas en el anterior hecho 3º), en particular dada la coincidencia del término distintivo "cosmo" que es marga registrada notoria de la actora y es término integrado en todas sus marcas y, en concreto, en su marca notoria "Cosmopolitan". La OEPM desestimó la oposición y mediante resolución de fecha 14 de octubre de 2011 se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la OEPM.
En mayo de 2013, la demandada publicó un nuevo número de la revista COSMOPOLITAN (número correspondiente a primavera/verano 2013) que incluía una revista COSMOBEAUTY.
A la fecha de la presentación de la demanda rectora del presente procedimiento (21 de marzo de 2014) la actora no ha usado su marca registrada COSMOBEAUTY, solicitada con fecha 27 de octubre de 2010 y con fecha de publicación de su concesión el 31 de mayo de 2011.
8. La vigente Ley de marcas 17/2001 establece entre las causas de nulidad absoluta la solicitud de mala fe del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba