SAP Barcelona 179/2017, 28 de Abril de 2017
| Ponente | MARIA ELENA BOET SERRA |
| ECLI | ES:APB:2017:3991 |
| Número de Recurso | 661/2015 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 179/2017 |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria por riesgo de confusión y falta de uso efectivo. Acto de confusión desleal.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 661/2015
Juicio Ordinario núm. 458/2014
Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona
SENTENCIA núm. 179/2017
Componen el tribunal los magistrados:
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
ELENA BOET SERRA
En la ciudad de Barcelona a veintiocho de abril de dos mil diecisiete.
Parte apelante: IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS, S.L.P. e IBIDEM CONSULTING, S.L.P.
-Letrado: Eduardo Pérez Crespo
-Procurador: Mercedes Álvarez Roset
Parte apelada: IBIDEM GROUP, S.L.
-Letrado: Joan Bagué Cruz
-Procurador: Alfredo Martínez Sánchez
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha : 8 de julio de 2015
-Demandante: IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS, S.L.P. e IBIDEM CONSULTING, S.L.P.
-Demandada: IBIDEM GROUP, S.L.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « Desestimo la demanda interpuesta por parte de IBIDEM CONSULTING, S.L.P. y IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS, S.L.P. contra la entidad IBIDEM GROUP, S.L. absolviendo a ésta de la reclamación contra ella interpuesta.
Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora. ».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 19 de enero de 2017.
Actúa como ponente la magistrada ELENA BOET SERRA.
1. Las entidades demandantes, IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS, S.L.P. e IBIDEM CONSULTING, S.L.P., interponen demanda por infracción de marcas y competencia desleal contra la entidad IBIDEM GROUP, S.L., con base en los artículos 34.2.a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) y artículo 6 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (en adelante, LCD); y con fundamento en los siguientes hechos, que en lo sustancial resultan incontrovertidos en esta alzada:
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- Las entidades demandantes son un despacho con sede en Alicante que ofrecen servicios de asesoramiento legal en las áreas de propiedad industrial e intelectual (página 1 de la demanda) y cuyo objeto social, según los estatutos sociales, es "el ejercicio de la profesión de abogado".
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- Las demandantes identifican su página web con el siguiente localizador uniforme de recursos ( URL ): www.ibidem.es (documento nº 1 de la demanda).
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-La entidad IBIDEM CONSULTING, S.L.P. es titular registral de las siguientes tres marcas españolas:
-nº 2068464, mixta con la denominación IBIDEM, para la clase 42; y con fecha de solicitud 20 de junio de 1997.
-nº 2749058, mixta con denominación IBIDEM, para las clases 35, 41, 42 y 45; y con fecha de solicitud 25 de marzo de 2008
-nº 2749064, denominativa IBIDEM, para las clases 35, 41, 42 y 45; y con fecha de solicitud 26 de marzo de 2008.
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- Con fecha 10 de enero de 2014, IBIDEM CONSULTING, S.L.P. concedió a IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS una licencia exclusiva de las marcas antes referidas sobre la totalidad de los productos para los cuales está registrada.
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-La entidad demandada, IBIDEM GROUP, S.L., con despacho abierto en Barcelona, cuyo objeto social lo constituyen las actividades de traducción e interpretación (conforme resulta de su inscripción en el Registro Mercantil, documento nº 13 de la demanda), ofrece sus servicios de traducción en la web con el identificador URL www.ibidemgroup.com. En esa página web se identifica a la demandada con un signo mixto compuesto por un elemento gráfico y el elemento denominativo "IBIDEM GROUP. Traducción/Traducciones" (según resulta de la impresión de la citada página, acompañada como documento nº 14 de la demanda).
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- Las demandantes requirieron extrajudicialmente a la demandada, mediante burofax de fecha 19 de febrero de 2013, el cese del uso de la denominación "Ibidem" (documento nº 15 de la demanda).
La demanda concreta la conducta infractora en el uso por la demandada de la denominación "ibídem" como denominación social y, también, a título de marca, para servicios idénticos a los ofrecidos por la actora, en particular, para los servicios de traducción, que están incluidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza . Sostiene la demanda que ese uso constituye una infracción marcaria por riesgo de confusión y, además, un ilícito desleal por confusión ex art. 6 LCD ; y solicita, con carácter principal, que:
Se declare el derecho exclusivo del actor para utilizar en el tráfico económico para el que lo tiene conferido las marcas españolas registradas nº 2068464, 2749058 y 2749064, "IBIDEM".
Se declare que la denominación social de la demandada vulnera los derechos prioritarios de mí representado sobre la marca españolas registradas nº 2068464, 2749058 y 2749064, "IBIDEM", ordenando, en consecuencia, a la entidad demandada que se abstenga de hacer uso de la referida marca y vocablo "IBIDEM", en cualquier medio o soporte;
Se imponga a la demandada el cambio de su denominación social, de manera que no incluya la palabra o vocablo "IBIDEM" en aplicación de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 17/2001, imponiendo al demandado la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 LM en cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, surgiendo la obligación
de indemnizar en el plazo de un mes desde la fecha de la sentencia, que se estima razonable para proceder al cambio de denominación social.
Se condene a la demandada a estar por las anteriores declaraciones.
Publicar la sentencia que se dicte a costa del demandado mediante anuncios en dos medios de prensa locales y notificaciones suficientes a todas las personas o entidades relacionadas con la actividad que la marca representa.
Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada, por su temeridad y mala fe, de acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Y solicita con carácter subsidiario:
Declarar que la mercantil IBIDEM GROUP, S.L. ha cometido actos de competencia desleal por la utilización de la denominación social "IBIDEM GROUP S.L." como tal denominación social y a título de marca, generando un riesgo de confusión o asociación en el mercado con la marca IBIDEM del demandante.
Condenar a la demandada a la cesación de dicho acto y a modificar su denominación social, adoptando, si a su derecho conviniere, otra que ofrezca diferencias suficientes para inhibir todo riesgo de error o confusión con la marca de la actora, con prohibición específica de utilización del vocablo IBIDEM en la misma y, en su caso, a su inscripción en el Registro Mercantil.
Condenar a la demandada a la publicación de la Sentencia en los diarios Información y El País.
Condenar a la demandada al pago de las costas procesales.
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La demandada contesta la demanda oponiendo (i) prescripción de la acción ejercitada, con base en los artículos 45 LM y 35 LCD, al haber trascurrido el plazo quinquenal y anual, respectivamente, desde la fecha del primer burofax remitido por la actora el 20 de septiembre de 2002; (ii) caducidad por falta de uso de la marca "Ibidem Consulting" para los servicios de traducción, aduciendo la falta de un uso efectivo y real de las marcas registradas, denominativa y mixta, de la actora para los servicios de traducción; (iii) ausencia de riesgo de confusión entre las marcas de los actores y la denominación social de la demandada y ausencia de identidad o similitud en los servicios prestados por ambas partes litigantes; La denominación social no es idéntica a la marca de la actora, sino que aquélla está integrada por varios elementos denominativos y un signo o representación gráfica, siendo coincidentes únicamente respecto al término "ibídem" y, además, ese término tiene un significado propio en el ámbito lingüístico, ya que se usa en las citas o notas de un texto para referir a una fuente ya citada ("igual que la referencia anterior"); (iv) ausencia de notoriedad de la marca "ibídem" para la prestación de servicios jurídicos y también lingüísticos. Insiste la demandada en la ausencia de infracción marcaria por la distinta naturaleza de los servicios prestados. Alega que el registro de la marca para servicios de traducción no otorga a la actora un ius prohibendi si no usa la marca para esos servicios; (vi) no se realiza un uso de la denominación social a título de marca ni contraviniendo las prácticas leales.
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La sentencia recurrida desestima íntegramente la demanda por rechazar el riesgo de confusión dada la distinta actividad desarrollada por las partes: asesoría jurídica y económica, por la actora, y servicios de traducción, por la demandada. Concluye, además, que las distintas actividades desarrolladas por las partes no tienen carácter competidor o complementario. La ausencia de riesgo de confusión lleva al Sr. magistrado a quo a desestimar tanto la concurrencia de infracción marcaria como el ilícito desleal ex art. 6 LCD . Además, también rechaza el carácter de notoria de la marca de la actora.
Con carácter previo, la sentencia desestimó las excepciones de prescripción y de caducidad por falta de uso opuestas por la demandada. Respecto a la prescripción, se estima acreditado que las actoras desde el año 2002 eran perfectamente conocedoras del uso de la denominación Ibidem Group y, a pesar de ello, no interpusieron reclamación judicial alguna. Sin embargo, desestima la excepción dado que el uso continuado del signo Ibidem por parte de la demandada impide apreciar la prescripción por no haberse...
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SAP Barcelona 371/2017, 21 de Septiembre de 2017
...en el consumidor acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos». La reciente sentencia de este Tribunal (ROJ: SAP B 3991/2017- ECLI:ES:APB:2017:3991) recuerda que " El acto de confusión desleal del art. 6 LCD exige la concurrencia de un riesgo real de confusión; esto ......