SAP Alicante 191/2017, 24 de Marzo de 2017
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 191/2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil) |
| Fecha | 24 Marzo 2017 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 590 (U-47) 16
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 18/15
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 191/2017
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 18/15, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil H-D USA, LLC, representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Alejandro Angulo Lafora; y como parte apelada el demandado, D. Luis Miguel, representado en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Córdoba Almela y dirigido por el Letrado D. Jose Ramón Gil Cantons, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 18/15, dictó Sentencia con fecha 27 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que con desestimación íntegra de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Vicente Miralles Morera, en nombre y representación de la entidad mercantil H-D USA, LLC, contra don Luis Miguel, debo absolver y absuelvo a don Luis Miguel de la totalidad de pedimentos contenidos en la demanda. Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil H-D USA, LLC. ".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 7 de diciembre de 2016 donde fue formado el Rollo
número 590/U-47/16 y en el que, por Auto de este Tribunal de fecha 19 de diciembre de 2016 - ratificado por Auto de 23 de enero de 2017 - se admitió el documento aportado por el apelante y se denegó la prueba testifical propuesta por la parte apelada; y firme dicha resolución, se acordó señalar para deliberación y votación y fallo para el día 21 de marzo de 2017.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Antecedentes. Planteamiento del litigio. Decisión en la instancia y planteamiento general del recurso de apelación
Solicita en su demanda la mercantil H-D USA LLC que se declare que el uso llevado a cabo por el demandado, D. Luis Miguel, para identificar y promocionar su negocio de bar-restaurante en sito en la ciudad de Castelldefels, infringue las marcas de la unión de la actora números
502559, 1536309,
3530201, promoviendo en consecuencia al cese de tales actos, a retirar y destruir los rótulos infractores, productos, materiales, documentos y publicidad que hagan uso de los signos infractores y a indemnizar la infracción.
La Sentencia de instancia ha desestimado la demanda al entender que el público pertinente no identifica las marcas registradas con servicios de restauración, dado que no se hace referencia a éstos servicios como parte de los eventos organizados por la demandante, y que no está demostrada la notoriedad de las marcas invocadas. En suma, desestima la demanda al considerar que las marcas invocadas, cuya notoriedad no consta, están caducadas por falta de uso.
En desacuerdo con el pronunciamiento judicial, formula recurso de apelación la mercantil H-D tanto frente a la desestimación de las acciones declarativas como frente a la desestimación de las acciones de condena al considerar globalmente que hay error en la valoración de la prueba tanto en lo que hace tanto a la falta de uso efectivo para servicios de restauración como en relación a la prueba de la notoriedad de las marcas.
En síntesis, sus argumentos son los siguientes.
En relación al uso afirma que no solo se acredita un uso efectivo de las marcas gráficas invocadas en la demanda (nº 502559 y 3530201) que protegen el signo conocido como "Bar & Shield" (B&S) para
identificar los servicios de restauración, sino que así lo confirma además la prueba del demandado y reconoce la Sentencia cuando afirma que los documentos 63 y 64 de la demanda demuestran que en los eventos organizados por H-D se montan carpas con servicios de restauración, eventos que son de periodicidad anual desde hace más de ocho años por toda Europa con repercusión mediática, carpas que son el "Harley Bar" que se identifican con las marcas indicadas, tal como entendió además el Tribunal de Marca de la Unión Austriaco en su Sentencia de 11 de diciembre de 2014 atendido la realidad de un uso público y exterior, no simbólico ni interno, habiéndose probado en suma el uso de las marcas para la aplicación del art. 9-1-a)-b) RMU.
En cuanto a la pretensión por infracción del art. 9-1-c) RMU por tratarse las marcas H-D de marcas notorias, tras recordar que se rechaza por el Juzgado porque se habría probado solo el carácter notorio de los signos denominativos de las marcas invocadas y no de los signos figurativos que se invocan como infringidos, lo que dice el apelante es que tal apreciación es errónea porque el objeto de su prueba era que las marcas son notorias, es decir, marcas conocidas en el sector del motociclismo que es el público pertinente (que no los amantes de la cultura americana) al ser ese el sector al que se destina el producto principal de la actora, las motocicletas Harley-Davidson, aspecto sin duda probado con la documental aportada, entre otros, las resoluciones de la OEPM -doc 20 y 21-, resoluciones judiciales -doc 18 y 19-, y multitud de artículos relacionados con Harley-Davidson -doc 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 32- que muestran el signo figurativo.
Señala finalmente el apelante que al rechazar las pretensiones por falta de uso y renombre de las marcas gráficas, no ha entrado el Juzgado a valorar si el demandado ha hecho uso de los signos H-D a título decorativo y no de marcas -como aduce el demandado- y si concurren los presupuestos de las acciones ejercitadas en la demanda, entendiendo que sí está demostrado el uso infractor, razón por la que resultaría procedente estimar la demanda, revocando la Sentencia de instancia.
Sobre el uso efectivo de las marcas B&S -marcas 502559 y 3530301- para servicios de restauración. Doctrina jurisprudencial y planteamiento probatorio.
Tras describir la doctrina jurisprudencial relativa al concepto de "uso efectivo", afirma el apelante que en el caso ha habido uso suficiente de las marcas graficas B&S invocadas en la demanda para identificar los servicios de restauración que presta en los eventos que periódicamente son organizados por H-D en España y otros países europeos.
Señala en primer lugar que el público pertinente en el caso es el interesado en las motocicletas Harley-Davidson y en el estilo de vida asociado a las mismas, pues es notorio que Harley-Davidson no es solo una marca sino un fenómeno social, asociado a un estilo de vida propio. Así consta -recuerda el apelante- en los documentos nº 5, 7, 8, 9, 10, 11, 23 y 24-, acercándose a ello la publicidad que hace el demandado como consta en los doc nº 42, revista online Custom Machines donde, como consta en los documentos 46 y 47 demanda y 6 de la contestación y afirmó el testigo Sr. Leandro, se publicitan las motocicletas Harley-Davidson, sus concesionarios y los eventos que la marca organiza en España, haciendo uso del gráfico B&S, doc 43, que es publicidad relativa al negocio del demandado en la revista online Daily Motos, doc 45, publicidad en la revista online Ruta 66 y doc 38, que permite visualizar la colocación en el establecimiento de una motocicleta HarleyDavidson junto al signo B&S, acercamiento al ambiente Harley que efectivamente logra, según consta en los comentarios de su clientela -doc 67 y 68-.
En segundo lugar, sostiene H-D que está probado el uso efectivo de las citadas marcas gráficas. La propia Sentencia -recuerda el apelante- considera probado que 1) las marcas gráficas sí está utilizadas para identificar los eventos organizados por H-D y 2) que en dichos eventos se prestan servicios de restauración. Es por tanto ilógico negar el uso de las marcas para los servicios de restauración que se prestan en tales eventos, pues al usar los signos para los eventos se utilizan para todos los servicios que tales eventos comprenden, tal y como además entendió el TMU de Viena en su Sentencia de 12 de diciembre de 2014 que, en contra de lo que opina el Tribunal de Instancia, sí tiene relación con el caso (y debería ser valorada) porque la acción allí ejercitada se sustentaba en la marca 3530201, se discutía sobre el uso efectivo de la marca para servicios de restauración y finalmente se entendió acreditado tal uso por la utilización en los eventos H-D.
Critica también el apelante la valoración que del doc. 62 -declaración jurada por el Brand Protection Manager de H-D- hace el Tribunal de Instancia, que con base a la documentación que anexa -guía del evento celebrado en St. Tropez 2013 del celebrado el mismo año en Roma, de los celebrados en Irlanda los años 2014 y 2015, las fotografías del "Harley Bar" en los...
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