SAP Valencia 82/2017, 15 de Febrero de 2017
| ECLI | ES:APV:2017:1419 |
| Número de Recurso | 2225/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 82/2017 |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
ROLLO NÚM. 002225/2016 K
SENTENCIA NÚM.: 82/17
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA
DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN
En Valencia a quince de febrero de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN, el presente rollo de apelación número 002225/2016, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001441/2014, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Benedicto, representado por el Procurador de los Tribunales BEGOÑA MOLLA SANCHIS, y asistido del Letrado JAVIER PEÑARROCHA MATEU y de otra, como apelados a RIBAR, S.L. y EL NOU PA DE CALLOSA S.L. representado por el Procurador de los Tribunales ESPERANZA VENTURA UNGO, y asistido del Letrado EDUARDO PEREZ CRESPO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Benedicto .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº
2 DE VALENCIA en fecha 18/05/16, contiene el siguiente FALLO: "QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por RIBAR S.L. y EL NOU PA DE CALLOSA S.L. contra Benedicto, y en consecuencia se declara la nulidad absoluta de la Marca Española n° 3085233 "MAMMA LEONE" por mala fe en su registro, todo ello sin imposición de costas.
Quedan desestimadas todas las pretensiones no contenidas en este fallo."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Benedicto, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
Planteamiento
La representación procesal de D. Benedicto Linares formula recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia en fecha 18 de mayo de 2016, recaída en el Juicio Ordinario 1441/2014, por la que se estima parcialmente la demanda, acogiendo la pretensión subsidiaria de la demanda con el fallo reproducido en los antecedentes de esta resolución.
Dicha demanda ejercita, con carácter principal, una acción reivindicatoria de la marca española núm. 3085233 y una acción subsidiaria de nulidad de la misma marca española por mala fe en su registro, y reclamación de daños y perjuicios, interpuesta por Ribar, S.L. y El Nou Pa de Callosa, S.L. contra D. Benedicto .
La sentencia estima la excepción de falta de legitimación activa de Ribar, S.L. respecto la acción reivindicatoria, con base en los arts. 2.2 y 9.1.d) LM en relación a la Sentencia de esta Sala de 22 de julio de 2015 ; por tanto desestima la acción reivindicatoria de la marca española, así como las peticiones de cese e indemnización de daños y perjuicios.
En relación a la pretensión subsidiaria enumera los hechos probados y resuelve que "Mamma Leone" era un signo distintivo usado por la actora antes del registro solicitado por el demandado, que el demandado conocía esa circunstancia y solicitó el registro después de la resolución del contrato de arrendamiento y la entrega de las llaves del local. Afirma que este comportamiento es constitutivo de mala fe y, por ello, causa de nulidad del registro.
Estima la demanda y declara la nulidad de la marca por mala fe en su registro sin imposición de costas.
Contra dicha resolución se alza la representación de D. Benedicto respecto el pronunciamiento estimatorio de la acción subsidiaria.
Error en la valoración de la prueba para declarar la mala fe del registro de la marca Mamma Leone en relación a la excepción de falta de legitimación activa esgrimida en su contestación a la demanda. Considera que la sentencia incurre en contradicción. Por un lado afirma el uso de la denominación Mamma Leone por la actora pero dicho uso se produjo desde 1992, fecha de la constitución de la comunidad de bienes formada por el Sr. Carlos José y el Sr. Carlos Miguel, que se domicilio en el mismo local. Pues bien, Ribar, S.L. no forma parte de dicha comunidad de bienes; y, si la denominación pertenece a la comunidad de bienes no puede ser usada por Ribar, S.L. ni se ha aportado prueba acreditativa de la cesión o la autorización del uso. Sin embargo, se acredita el uso de la denominación por el Sr. Carlos Miguel (doc. 5). La conclusión es que Ribar es la propietaria del local y sólo acredita esta circunstancia pero ello no acredita la titularidad ni el uso de la denominación, que pertenece a la comunidad de bienes, que no ha sido parte del procedimiento.
Aprecia que, además, no se trata del mismo signo, pues la denominación de la actora es " DIRECCION000 " y la marca es "Pizzería Mamma Leone", por lo que de esta misma circunstancia resulta la falta de prueba de su uso.
El contrato identifica " DIRECCION000 " como denominación del local, como forma de identificarlo, pero no se refiere al uso de una marca no registrada ni presupone el uso ni la titularidad de la actora. En relación a este extremo, existe una diferencia entre el nombre comercial del local y "Pizzería Mamma Leone" con el gráfico, marca mixta, que ha sido registrada. Añade que existe una marca ya registrada con igual denominación y que se usa en el local del Sr. Carlos Miguel en Benidorm.
A ello añade que las actoras han ofrecido distintas versiones de los mismos hechos en cada reclamación que le han dirigido
Indebida aplicación del art. 51.1.b) LM al no poder calificar de mala fe la actuación del demandado cuando se solicitó el registro. El registro se ha llevado a cabo para proteger su negocio y la explotación del mismo durante más de 15 años, lo que contradice la mala fe. Y Ribar no es titular de derechos.
La mala fe concurre en las actoras, que pretenden aprovecharse de la reputación y esfuerzo ajenos.
Falta prueba de la actora sobre sus derechos, pues resultan que pertenecen al Sr. Carlos Miguel y la comunidad de bienes; y también sobre la mala fe, pues no le perjudica su explotación del signo porque se dedicarían a distintas actividades profesionales.
Indebida aplicación del art. 9.1.b) LM . La sentencia afirma que hay una colisión de derechos porque el demandado actuó a sabiendas de los derechos de la actora. Dicho precepto se refiere al signo que serviría para identificarse ante la generalidad pero en este caso es improcedente, pues no incluye el nombre, apellido o pseudónimo -no es signo identificador de la demandante- ni tiene generalidad o renombre para la generalidad - no hay notoriedad de Ribar-.
Podría ser que se refiriera al art. 9.1.d) LM porque la Sentencia de la Audiencia Provincial que cita lo reproduce pero no hay identidad de la denominación y la marca y no son los mismos servicios (panadería y restaurante
pizzería). Y de hecho se constituye DIRECCION001 -la codemandante- para poder explotar el servicio de restaurante.
Infracción del art. 2.1 LM . Al momento del registro las demandantes no tenían ningún registro y el uso de la denominación no atribuye derechos cuando esa denominación ya está registrada (marca de la Trattoria) y usada (por el Sr. Carlos Miguel ), extremo que además no resulta probado.
La parte actora se opone al recurso de apelación y solicita la confirmación de la sentencia al folio 398.
A su vez impugna el recurso de apelación en relación al pronunciamiento estimatorio de la excepción de falta de legitimación activa respecto la acción principal de reivindicación de la marca española, junto con la acción de cese e indemnización de daños y perjuicios.
También impugna el pronunciamiento de costas, pues la estimación de la acción subsidiaria constituye estimación íntegra que debe conllevar condena en costas a la parte demandada.
El recurrente demandado se opone a la impugnación del recurso de apelación al folio 426, solicitando la confirmación de este pronunciamiento.
Titularidad del signo distintivo no registrado
En relación al art. 2.2 LM, la titularidad de la marca (registrada o no) y el registro en fraude de derechos, expresa la SAP Madrid, Sec. 28ª, de 7 de diciembre de 2011 (La Ley 245400/2011) " Si bien el nacimiento del derecho sobre la marca se condiciona al registro - artículo 2 LM -, nuestra legislación marcaria ha venido contemplando determinadas situaciones en las que un registro válido es sacrificado en beneficio del usuario de una marca anterior. Al referirse a la acción reivindicatoria prevista en el artículo 3.3 de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre (LA LEY 2063/1988), el Tribunal Supremo ha declarado que contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección - con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en la titularidad que publica el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado - a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el...
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