SAP Valencia 74/2017, 13 de Febrero de 2017
| ECLI | ES:APV:2017:1049 |
| Número de Recurso | 1746/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 74/2017 |
| Fecha de Resolución | 13 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
ROLLO NÚM. 001746/2016 RF
SENTENCIA NÚM.: 74/17
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA
DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA
DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
En Valencia a trece de febrero de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número 001746/2016, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000058/2015, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Elias, representado por el Procurador de los Tribunales ELENA HERRERO GIL, y asistido del Letrado y de otra, como apelados a Antonia, Isidro, Pio, Gabriela, Palmira, María Consuelo y Coro representado por el Procurador de los Tribunales DIEGO TEROL ROSELL, y asistido del Letrado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Elias .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 31/03/16, contiene el siguiente FALLO: " Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador Sr. Terol Rosell, en nombre y representación de D. Isidro y D. Pio, frente a D. Elias representado por la Procuradora Sra. Herreros Gil; y desestimando totalmente la reconvención formulada frente a los demandantes y Dª Antonia, Dª Coro, todos ellos representadas por el Procurador Sr. Terol rosell; debo declarar y declaro la nulidad del registro de la marca nº 304984 (6), condenando al demandado a estar y pasar por tal declaración y a eliminar de cualquier lugar en que figure la mención CASTELLANÍSIMOS, como rótulos de establecimientos, reseñas en directorios telefónicos y empresariales, menciones en sitios web, en Internet y cualquier otra red local, nacional o mundial en sus membretes, cartas, ifnormes, etc...; así como al pago de las costas devengadas en esta instancia. "
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Elias, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
La Sentencia del Juzgado Mercantil 3 de Valencia de 31 de marzo de 2016 estima la demanda formulada por Don Isidro y Don Pio contra D. Elias, y desestima la demanda reconvencional formulada por éste contra los anteriormente expresados y contra Doña Antonia, Doña Gabriela, Doña Palmira, Doña María Consuelo y Doña Coro, a quienes absuelve de los pedimentos contra ellas deducidos. Todo ello en los términos transcritos en el primer antecedente de esta resolución que damos por reproducido para evitar reiteraciones innecesarias.
1.1. Recurso de apelación (folio 781 y sucesivos).
Se alza en apelación la representación del Sr. Elias, quien tras indicar que concurren los presupuestos legales necesarios para acceder a la apelación concreta los pronunciamientos que impugna (la estimación de la demanda y la condena en costas de la primera instancia) y articula los siguientes motivos de apelación:
1) Incongruencia extra petita por apartarse la sentencia de la causa de pedir en que la parte demandante basa sus pretensiones, con infracción del principio de rogación del artículo 216 de la LEC (Fundamento Jurídico Quinto). Argumenta que de la demanda no se deduce la alegación de notoriedad de la marca por lo que al apreciar similitud suficiente entre los signos distintivos derivados del carácter notorio de la marca CALZADOS CASTELLANOS y CASTELLANÍSIMOS, incurre en incongruencia. Su representado no ha podido oponerse a tal consideración con la consecuente indefensión que conlleva al no haber respetado el componente fáctico esencial de la acción, determinante de la causa de pedir y de las pretensiones adversas. E invoca - y transcribe parcialmente - las resoluciones judiciales en que sustenta sus argumentos.
2) Infracción de los artículos 428.1 º y 217 de la LEC al considerar probada la coincidencia total de productos distinguidos por una y otra marca (Fundamentos de Derecho 3º y 5º). Con invocación de los criterios que estima aplicables argumenta la existencia de similitud pero no de identidad entre los productos comercializados por los litigantes, lo que resulta esencia a los efectos de determinar la validez de su marca.
3) Infracción del artículo 218.2º LEC por incorrecta aplicación de los artículos 6.1 b y 34.2. b de la Ley de Marcas . Y argumenta que la sentencia apelada yerra en la valoración del juicio de similitud en la comparativa de los planos conceptuales, fonéticos y gráficos de las marcas en comparación (Fundamentos 3º y 4º). Lo que se ha de comparar es CALZADOS CASTELLANO y CASTELLANÍSIMOS pues los términos genéricos no son susceptibles de apropiación, y añade que CASTELLANO tiene la categoría semántica de nombre propio (pertenencia a una determinada familia) y el superlativo CASTELLANÍSIMOS es un adjetivo que puede venir vinculado a la procedencia geográfica, o la léxico castellano, entre otras reflexiones. Tampoco corren mejor suerte las comparaciones gráficas y fonéticas, en este último caso por la diferencia de las terminaciones. Alega, también la falta de motivación en torno al riesgo de confusión (Fundamento de Derecho 5º) y señala que pese a la consideración como notoria de la marca invocada por los demandantes, lo cierto es que la sentencia apelada no contiene juicio de notoriedad, a lo que añade que no hay utilización aislada del término CASTELLANO "a solas", por lo que concluye que aún admitiendo el debate sobre la notoriedad de la marca, no se acredita, por lo que excluido este extremo no puede tenerse por acreditado el riesgo de confusión.
4) Infracción del artículo 394.1 LEC por presentar el caso serias dudas de hecho y de derecho.
Y termina por solicitar se dicte sentencia estimatoria del recurso de apelación y revocatoria de la apelada, con imposición de las costas de la alzada a la parte apelada.
1.2. Oposición a la apelación de Doña Antonia, Doña Gabriela, Doña Palmira, Doña María Consuelo, y Doña Coro (folio 810 y sucesivos).
Las demandadas de reconvención alegan:
1) Que la Sentencia de primera instancia ha devenido firme en lo que concierne a la desestimación de la demanda reconvencional, al no haber sido impugnado por el apelante el pronunciamiento desestimatorio de la misma.
2) Interés de sus representadas en el resultado de la apelación en defensa de la marca.
3) Adhesión a la oposición a la apelación en lo concerniente a las alegaciones del apelante sobre la notoriedad de la marca CALZADOS CASTELLANO. Defiende en este punto la congruencia de la Sentencia apelada porque fue el demandado quien introdujo el debate sobre la notoriedad de la marca cuando adujo la vulgarización prevista en la letra d) del apartado 1 del artículo 55 de la Ley de Marcas . Razona que la notoriedad de la marca está plenamente acreditada y añade que no se puede sostener la vulgarización sin previa notoriedad y que el propio demandando, con sus actos, al no apelar la desestimación de la demanda reconvencional está admitiendo la existencia de la notoriedad.
Y suplica que se le tenga por adherido a la oposición a la apelación en lo que a tales puntos se refiere.
1.3. Oposición a la apelación de D. Isidro y Don Pio (folio 823 y correlativos).
Los demandantes se oponen al recurso de apelación articulado de adverso, proponiendo, en primer término, la aportación de la Resolución de la EUIPO de 13 de abril de 2016, que se ha admitido en la alzada por cumplir los presupuestos legales de admisibilidad. Así se desprende del Auto de esta Sección de 2 de enero de 2017, contra el que no se dedujo reposición.
Y argumenta, seguidamente:
1) Que la sentencia no incurre en el defecto de incongruencia ni en cuanto al petitum (por comparación del suplico de la demanda y de la parte dispositiva de la resolución apelada) ni respecto de la causa petendi. La sentencia se ajusta disciplinadamente a la causa de pedir, analizando con detalle la semejanza fonética, conceptual y visual de las marcas enfrentadas, la identidad de los productos para los que se solicitan, y el riesgo de confusión. La demanda parte de la consideración como notoria de la marca y así consta en la página 8 de la misma. Añade a lo anterior que la parte demandada solicitó la caducidad por vulgarización y tal pretensión conlleva implícitamente la notoriedad como paradigma del éxito extremo alcanzado en el conocimiento y generalización del uso del signo por el público hasta el punto de perder la distintividad.
2) No concurre la pretendida infracción de los preceptos que se citan de contrario por el hecho de considerar probada la total coincidencia entre los productos distinguidos por una y otra marca. Tal identidad resulta del registro de las marcas, de la documental aportada por la demandante (no impugnada), de la propia documental de la parte demandada y de la resolución de la EUIPO de 13 de abril de 2016.
3) Tampoco concurre la infracción normativa a que se refiere el tercero de los ordinales del recurso de apelación. La resolución apelada acierta plenamente en la valoración de la semejanza de las marcas enfrentadas desde la perspectiva conceptual, visual, y fonética. E igualmente es atinada la motivación de la concurrencia de riesgo...
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ATS, 10 de Julio de 2019
...la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena) de fecha 13 de febrero de 2017, en el rollo de apelación n.º 1746/2016 , en el procedimiento de juicio ordinario n.º 58/2015 del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por i......