SJMer nº 2, 20 de Abril de 2017, de Murcia
| Fecha de Resolución | 20 de Abril de 2017 |
| ECLI | ES:JMMU:2017:303 |
| Número de Recurso | 557/2013 |
SENTENCIA
En Murcia, a 20 de abril de 2017.
Vistos por mí, Francisco Cano Marco, Magistrado- Juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de Murcia, los presentes autos de Juicio Ordinario 557/2013, promovidos por MAPA GMBH, representado/a por el/la Procurador/a RENTERO JOVER y defendido/a por el/la Letrado/a VALDELOMAR SERRANO, contra AROM SA, representado/a por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a VELA BALLESTEROS, en este juicio que versa sobre derecho de marcas, y atendiendo a los siguientes:
PRIMERO : Que por la representación de la parte actora se formuló demanda de Juicio ordinario en la cual solicitaba que se dictara sentencia por la que;
DECLARE:
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- La caducidad (total y/o parcial) de la marca española 1.128.080 "NUKI" para todos aquellos productos registrados en la clase 3 del Nomenclátor que no hayan sido objeto de un uso real y efectivo en el curso de los últimos cinco años desde la interposición de la presente demanda.
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- Subsidiariamente, para el supuesto de que la citada acción de caducidad fuera desestimada total y/o parcialmente se solicita en relación con la marca española 1.128.080 "NUKI" se declare su nulidad al estar la marca incursa en las prohibiciones registrales previstas en el artículo 6.1.b ) y 8.1 de la Ley de Marcas , en relación con la marca internacional 205.009 "NUK" de la actora.
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- La nulidad de las marcas españolas 3.015.978 "NUKY" ( mixta) y 3.048.934 "NUKI", ambas en clase 3 del Nomenclátor, al estar incursas en las prohibiciones registrales previstas en el artículo 6.1 b ) y 8.1 de la Ley de Marcas , en relación con las marcas internacionales y comunitaria "NUK" de la actora, puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda.
CONDENE:
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- A la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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- A que una vez declarada la nulidad de las marcas se abstenga de hacer uso de las mismas en el tráfico económico.
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- Al pago de las costas procesales.
SEGUNDO : Admitida la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada, por la cual se formuló escrito de contestación en el que solicitaba que se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.
TERCERO : Convocadas las partes para la celebración de la audiencia previa al juicio, se celebró la misma, con la presencia de ambas partes, comprobada la subsistencia del litigio , y tras pronunciarse las partes sobre los documentos aportados de contrario y fijar los hechos sobre los que existía conformidad o disconformidad, se pasó al trámite de proposición de prueba; por la parte actora se propusieron los siguientes medios de prueba; documental y testifical, por la parte demandada se propusieron los siguientes medios de prueba; documental, interrogatorio y testifical. Admitidas las pruebas propuestas, salvo el interrogatorio, se dio por terminado el acto, citando a las partes para la celebración del juicio.
CUARTO : Abierto el acto del juicio, se procedió a la práctica de las pruebas admitidas. Finalmente, los Letrados de las partes formularon oralmente sus conclusiones.
QUINTO : Que en la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.
PRIMERO: Planteamiento.
Ejercita la parte actora en el presente procedimiento acción basada en los artículos 55 y 58 de la Ley de Marcas , Ley 17/2001, tendente a que se declare la caducidad (total y/o parcial) de la marca española 1.128.080 "NUKI de la que es titular la demandada por falta de uso, y subsidiariamente, acción de nulidad al estar la marca incursa en las prohibiciones registrales previstas en el artículo 6.1.b ) y 8.1 de la Ley de Marcas , en relación con la marca internacional 205.009 "NUK" de la actora. Acumuladamente solicita la nulidad de las marcas españolas 3.015.978 "NUKY" ( mixta) y 3.048.934 "NUKI", ambas en clase 3 del Nomenclátor, al estar incursas en las prohibiciones registrales previstas en el artículo 6.1 b ) y 8.1 de la Ley de Marcas , en relación con las marcas internacionales y comunitaria "NUK" de la actora.
La demandada, titular de las marcas cuya nulidad y caducidad se pretende, se opone a la demanda por las razones que analizaremos detalladamente en los siguientes fundamentos.
SEGUNDO: Marcas en litigio
Vistas las alegaciones de la partes, y a efectos de centrar la cuestión controvertida, procede indicar que no resulta controvertida la titularidad registral por las partes de las siguientes marcas;
Titularidad de la demandante;
Marca internacional 205.009 "NUK" concedida el 7 de Noviembre de 1958 para distinguir productos de la Clase 10ª del Nomenclátor: "tetinas para biberones y chupetes, tetinas de caucho".
Marca internacional 526.487 "NUK" concedida el 1 de Marzo de 1991 para distinguir productos de la Clase 10ª del Nomenclátor: "artículos higiénicos en caucho, especialmente tetinas, tetinas para biberones y chupetes de elastómero y, en particular de caucho natural, sintético o de caucho".
Marca internacional 554.506 "NUK" concedida el 1 de Junio de 1993 para distinguir productos de las Clases 5, 8 y 10ª del Nomenclátor: "preparaciones higiénicas en forma de ungüentos, comprimidos y baños de desinfección u otras sustancias líquidas; productos dietéticos de uso médico para niños (clase 5), tenedores y cucharas, cubiertos para niños, alimentadores para aprender a comer (clase 8), tetinas para biberones y chupetes, biberones (clase 10)".
Marca internacional 609.362 "NUK" concedida el 17 de Abril de 1995 para distinguir productos de las Clases 5, 8 y 10ª del Nomenclátor: "preparaciones higiénicas en forma de ungüentos, comprimidos y baños de desinfección u otras sustancias líquidas; productos dietéticos de uso médico para niños (clase 5), tenedores y cucharas, cubiertos para niños, alimentadores para aprender a comer (clase 8), tetinas para biberones y chupetes, biberones (clase 10)".
Marca Comunitaria 9411398 "NUK" solicitada el 29 de Septiembre de 2010 y concedida el 8 de Marzo de 2011 para distinguir productos de las Clases 10, 16 y servicios de la clase 35 del Nomenclátor: "chupetes `para bebés, biberones, tetinas (clase 10), pañales desechables hechos de papel, toallitas Higiénicas (clase 16), servicios de venta al por menor a través de Internet en el ámbito de los siguientes productos; productos de droguería; productos cosméticos (clase 35)".
Titularidad de la demandada;
a).- Marca nacional nº 1.128.080 denominada NUKI que fue solicitada el 11 de Diciembre de 1985 y concedida el 5 de Diciembre de 1986 en la clase 3ª del Nomenclátor de Marcas para tratar de distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; pulir; desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares y dentífricos".
b).- Marca gráfico - denominativa nº 3015978 NUKY que fue solicitada el 2 de Febrero de 2012 y concedida el 16 de Octubre de 2012 para tratar de distinguir en la clase 3 del Nomenclátor de Marcas; "preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos."
c).- Marca gráfico - denominativa nº 3048934 NUKI que fue solicitada el 18 de Octubre de 2012 y concedida el 15 de Abril de 2013 para tratar de distinguir en la clase 3 del Nomenclátor de Marcas; "preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos."
TERCERO: Acción de caducidad (total y/o parcial) de la marca española 1.128.080 "NUKI por falta de uso
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Marco normativo y jurisprudencial
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- Ejercitándose acción en el marco de la Ley de Marcas , Ley 17/2001, conviene recordar que dicha ley define la marca en su artículo 4 como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Registrada una marca, su titular obtiene conforme al artículo 34 de la citada ley el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. En concreto, de conformidad con el artículo 34. 2 de la Ley de Marcas " El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada."
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- Centrándonos en la acción de caducidad por falta de uso de la marca que la actora ejercita con carácter principal, conviene recordar que el derecho de exclusiva que la marca registrada confiere a su titular conforme al artículo 34 de la Ley de Marcas , tiene como contrapartida la obligación de usar de forma real y efectiva la marca. Y así el artículo 39 de la Ley de Marcas dispone que
"si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y...
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