ATS, 25 de Mayo de 2017
| Ponente | EDUARDO CALVO ROJAS |
| ECLI | ES:TS:2017:5026A |
| Número de Recurso | 1364/2017 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a 25 de mayo de 2017
D. Jesús Sanz López, procurador de los tribunales, en nombre y representación del Ayuntamiento de Barcelona, presentó escrito de preparación de recurso de casación contra la sentencia núm. 946/2016, de 29 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta (procedimiento ordinario 144/2013), que desestima el recurso contencioso-administrativo contra la resolución estimatoria del recurso de alzada de 5 de marzo de 2013 de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acuerda denegar la marca colectiva BARCELONA solicitada para todas las clases del Nomenclátor al carecer de carácter distintivo ( artículo 5.1.b) Ley de Marcas ).
La resolución administrativa razona lo que sigue:
[...] Nos encontramos ante una marca exclusivamente denominativa, carente de cualquier elemento gráfico, solicitada para las 45 clases del nomenclátor. En principio, el carácter distintivo debe determinarse clase por clase, producto por producto, pero no puede desconocerse que, en este caso, se trata de una marca solicitada para todos los tipos de productos y servicios que existen en el mercado.
La marca colectiva tiene que servir para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación solicitante, de los productos o servicios del resto de las empresas. En este caso, al ser el solicitante una entidad de derecho público, serán los autorizados por ésta, los que podrían ser distinguidos por la marca de que se trata. El término geográfico Barcelona en que consiste la marca 3012390, desprovisto, como ya se ha expresado antes, de cualquier otro elemento denominativo o gráfico que lo caracterice, por si solo difícilmente será percibido por los consumidores como un signo distintivo que distinga los productos o servicios de aquellos autorizados por el Ayuntamiento de Barcelona de los demás productores de productos o prestadores de servicios. Cabe destacar la existencia de casi 4000 marcas anteriores, nacionales y comunitarias, en todas las clases del Nomenclátor, que incluyen la denominación Barcelona junto a otros elementos fonéticos o gráficos que las caracterizan. Cabe entender, como hace el recurrente, que el signo sólo va a ser percibido por el consumidor como una mera indicación localizadora de la empresa, semejante a una indicación postal, pero no como una marca colectiva dada su falta clara de carácter distintivo [...]
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) lo desestimó con sustento en los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico Quinto y Séptimo:
[...] Sin embargo, esta característica general no resulta aplicable sin matices cuando quien solicita la marca colectiva no es un ente empresarial asociativo, sino una persona jurídica de Derecho público. En tales casos, ésta no agrupa, por su propia naturaleza, a los empresarios que ofrecen al mercado los correspondientes productos o servicios, por lo que la marca colectiva no cumple su función habitual de indicar el origen empresarial de aquéllos. En este supuesto, la finalidad de la marca colectiva solicitada por una persona jurídica de Derecho público se asemeja en mayor medida a una marca de garantía, que, según el artículo 68.1 de la Ley de Marcas , "certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio".
Ésta es precisamente la situación que se plantea en este recurso, en que, según el Reglamento de uso de la marca que presentó el Ayuntamiento de Barcelona, se pretende "potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona".
En consecuencia, la resolución del litigio ha de partir de la especial naturaleza y finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas por una persona jurídica de Derecho público.
[...]
SÉPTIMO.- En el caso ahora examinado, no puede considerarse que la marca solicitada tenga carácter distintivo, ni cumpla las finalidades que son propias de las marcas colectivas, desde el momento en que se solicita para la totalidad de las clases de productos y servicios incluidos en el nomenclátor.
Esta aplicación general e indiscriminada impide que la marca cumpla su función ^ primordial de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, como procedente de uno de los integrantes del ente asociativo que solicita el registro de la marca y, además, tampoco cumple la función de garantía de los productos amparados, puesto que no se concretan los requisitos comunes que han de cumplir los empresarios que pretendan hacer uso de la marca, sino en términos tan extremadamente genéricos que no permiten cumplir la finalidad de aquélla.
Conviene recordar que el derecho marcario se rige por el principio de especialidad, según el cual el signo ampara productos o servicios determinados, para los que se concede la marca, pero no otorga protección general a una determinada denominación, en todos los ámbitos del nomenclátor, con la excepción relativa a las marcas renombradas, que se recoge en el artículo 8.3 de la Ley de Marcas .
[...]
En consecuencia, debe concluirse que concurre en este caso la prohibición absoluta que enuncia el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , por lo que debe desestimarse el recurso interpuesto contra la segunda de las resoluciones impugnadas de 5 de marzo de 2013 [...]
Frente a la sentencia reseñada se presentó en plazo escrito de preparación del recurso de casación.
La recurrente aduce, en síntesis, que se ha producido, en primer lugar, la infracción del artículo 113 de la LPAC , pues la Oficina Española de Patentes de Marcas, (en adelante, OEPM), acabó apreciando la concurrencia de más prohibiciones absolutas y distintas de las alegadas por los recurrentes, después de haber examinado de oficio la posible concurrencia de dichas prohibiciones absolutas. En segundo lugar, denuncia la infracción del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , ya que la sentencia descartó el carácter distintivo de la marca solicitada para todas las clases del nomenclátor, sin ampararse en jurisprudencia alguna, y sin tener en cuenta otras marcas como «Madrid», «Toledo», y «París», que figuran inscritas para la mayor parte o todas clases del Momenclátor. Alega, en tercer lugar, la infracción de los artículos 5.1.c ) y 62 de la Ley de Marcas , pues la consideración de la marca colectiva como marca de garantía es errónea, no apoyándose en ninguna jurisprudencia. Finalmente aduce que en ningún momento se ha pretendido revivir el artículo 11.1.h), porque no puede impedir su uso por terceros.
En cuanto a la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la parte recurrente argumenta que su pretensión se ubica en el supuesto previsto en el artículo 88.2.a) LJCA , en lo concerniente a la infracción del artículo 113 de la LRJPAC y en los apartados b) del artículo 88.2 y a) del artículo 88.3 de la LJCA al no existir jurisprudencia sobre el carácter distintivo de la marca colectiva, siendo el solicitante una Administración Pública.
La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 9 de marzo de 2017, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante esta Sala, así como la remisión de los autos originales y del expediente administrativo.
El Abogado del Estado compareció ante esta Sala, mediante escrito de 20 de abril de 2017, en el que manifestó su oposición a la admisión del presente recurso. Concretamente, por lo que respecta al artículo 113 de la LRJPAC al no explicarse las razones por las que este precepto ha sido vulnerado ( artículo 89.2.d) de la LJCA ), y en lo tocante a la infracción de los artículos 5.1.c ), 62 y siguientes de la Ley de Marcas , al no ser determinante de la decisión. Añade finalmente que la cuestión en liza es puramente fáctica en atención a las circunstancias concurrentes sobre el carácter distintivo de la marca.
También se personó el Ayuntamiento de Barcelona, mediante escrito de 17 de marzo de 2017, como recurrente.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas, Magistrado de la Sala
Como cuestión previa, y en la vertiente formal, debe señalarse que el escrito de preparación cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA , por lo que nada puede objetarse a la admisibilidad del recurso desde el punto de vista de los subapartados a) y b) del artículo 90.4 LJCA .
Así, el escrito se ha estructurado en apartados separados, encabezados con un epígrafe expresivo de su respecto contenido y se ha razonado en el mismo tanto la recurribilidad de la resolución de instancia por este cauce extraordinario como la observancia de los requisitos de legitimación y plazo.
De otro lado, se han identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la sentencia de instancia, cumpliéndose con la carga procesal de justificar, primero, su incardinación en el Derecho estatal; segundo, su alegación en el proceso de instancia y su toma de consideración por la sentencia impugnada; y tercero, su relevancia en el sentido del fallo.
Finalmente, esta Sección considera que la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, en relación a la concurrencia del interés casacional objetivo en función de los supuestos enunciados en los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA , justificando en su escrito la invocación que se hace del artículo 88.3.a) y artículo 88.2.a).
Comprobada, pues, la ausencia de impedimentos formales para la admisión del recurso de casación, procede determinar ahora si la cuestión litigiosa reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
La recurrente entiende que concurre el supuesto previsto en el artículo 88.3.a) LJCA , que presume que existe interés casacional objetivo «cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia».
Según hemos visto en los antecedentes, la controversia suscitada en el proceso y resuelta en la sentencia viene referida al carácter distintivo o no de la marca colectiva Barcelona solicitada por una Administración Pública para todas las clases del Nomenclátor (desde la clase 1 hasta la 45). Pues bien, acierta la parte recurrente al afirmar que no existe jurisprudencia sobre la interpretación de la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas proyectada sobre una marca colectiva; como tampoco la hay sobre la especificidad que la sentencia recurrida atribuye a la "marca colectiva" cuando quien la solicita es un ente público, asemejándola a la marca de garantía ( artículos 62 y 68 de la Ley de Marcas ).
Sentado, pues, que la resolución judicial de instancia es recurrible a través de este cauce procesal extraordinario, que el escrito de preparación cumple todos los presupuestos y requisitos exigibles, y que apreciamos la concurrencia de un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que justifica su admisión, queda por dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 90.4 LJCA , a cuyo tenor «Los autos de admisión precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso».
En cumplimiento de este mandato, declaramos que la norma que en principio debe ser objeto de interpretación es el artículo 5.1.b), puesto en relación con los artículos 62 y 68.1 de la Ley de Marcas , y ello a fin de determinar la registrabilidad de una marca colectiva solicitada por un ente público y para todas las clases del Nomenclátor.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA , remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
1) Admitir a trámite el recurso de casación preparado en representación del Ayuntamiento de Barcelona, contra la sentencia núm. 946/2016, de 29 de diciembre, (procedimiento ordinario núm. 144/2013), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña .
2) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar la interpretación que haya que darse a lo dispuesto en el artículo 5.1.b) en relación con los artículos 62 y 68.1 de la Ley de Marcas , a fin de dilucidar el posible acceso al Registro de una marca colectiva solicitada por un ente público y para todas las clases del Nomenclátor.
3) Publíquese este auto en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.
4) Comuníquese inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
5) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y firman. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Manuel Vicente Garzon Herrero Segundo Menendez Perez Octavio Juan Herrero Pina Eduardo Calvo Rojas Joaquin Huelin Martinez de Velasco Diego Cordoba Castroverde Jose Juan Suay Rincon Jesus Cudero Blas
