ATS, 8 de Marzo de 2017
| Ponente | DIEGO CORDOBA CASTROVERDE |
| ECLI | ES:TS:2017:3028A |
| Número de Recurso | 2679/2016 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 8 de Marzo de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a ocho de Marzo de dos mil diecisiete.
PRIMERO .- Por la representación procesal de la sociedad mercantil "Agriculturas Diversas S.L." se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 29 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) en el recurso 400/2015 , en materia de marcas.
SEGUNDO .- En virtud de providencia de 29 de diciembre de 2016 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso de casación:
- respecto del primer motivo casacional, amparado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , carecer manifiestamente de fundamento debido a su evidente improsperabilidad, pues, examinadas las actuaciones, se comprueba que no concurre la incongruencia omisiva que la parte denuncia, al haberse resuelto el litigio de forma motivada y congruente, siendo cuestión distinta y ajena al motivo de casación el mayor o menor acierto de la sentencia al resolver el litigio desde la perspectiva de examen propia del tema de fondo ( artículo 93.2.d] de la Ley Jurisdiccional ); y
- en relación con el motivo segundo, carecer de interés casacional el recurso por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e] de la Ley de la Jurisdicción .
TERCERO .- Han presentado alegaciones la mercantil recurrente y el Sr. abogado del Estado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde , Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La mercantil "Agriculturas Diversas S.L." ha interpuesto el presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) de 29 de junio de 2016, dictada en el recurso nº 400/2015 , por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha mercantil contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de marzo de 2015, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de julio de 2014, que deniega la inscripción de la marca número 3109231 "GRAND EXTREM".
Dicha resolución denegó la inscripción pretendida por las semejanzas fonéticas y denominativas entre los signos enfrentados, así como de conjunto, coincidiendo en el único vocablo más relevante. En cuanto a la dimensión conceptual, valoró el organismo administrativo que los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos semejantes; y en cuanto a la relación aplicativa, consideró que existe una cuasi identidad entre los productos de la clase 30 de la aspirante y los igualmente alimenticios de la 29 de la prioritaria, así como con los servicios de la 35 de esta última.
Por su parte, la sentencia, tras identificar en su FJ 1º el acto impugnado en el proceso, resume en el FJ 2º las alegaciones impugnatorias desarrolladas por la parte actora, en los siguientes términos:
"La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando, en primer lugar, que la marca solicitada no incurre en la prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas . Alude que existen suficientes diferencias de conjunto entre las marcas y apreciable en todos los aspectos (fonético/gráfico/conceptual). Aduce que las marcas enfrentadas coinciden en las letras EXTREM pero difieren en todo lo demás; que existe disparidad fonética en veinte letras; que desde el punto de vista gráfico, la disparidad visual es apreciable a simple vista; y también hay disparidad conceptual, pudiendo el consumidor español diferenciar perfectamente las marcas. También expone que hay disparidad entre los campos aplicativos e invoca que coexisten actualmente numerosas marcas que incluyen los términos EXTREM/EXTREMO/EXTREME y que pertenecen al ámbito de la alimentación, existiendo actualmente 888 signos distintivos que incluyen la denominación EXTREM."
A su vez, los FFJJ 3º y 4º recogen la normativa y jurisprudencia aplicables al caso; y en el el FJ 5º la Sala desciende al examen singularizado del asunto litigioso, concluyendo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo por las siguientes razones:
"Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, no se comparten las apreciaciones que hace la resolución del recurso de alzada por cuanto entre los signos enfrentados "EXTREM PURO EXTREMADURA", y "GRAND EXTREM", no se aprecia que exista la suficiente similitud denominativa, fonética y conceptual como para producir riesgo de confusión en los consumidores. Si bien, ciertamente, la marca denegada incorpora un vocablo de las prioritarias (EXTREM), éstas últimas también contienen otros dos vocablos que si bien aparentemente están menos resaltados en el conjunto visual, realmente son los que ofrecen fuerza distintiva al signo y que son "PURO EXTREMADURA", vocablos que no aparecen en la marca denegada. Además, desde un punto de vista conceptual los signos en conflicto evocan ideas diferentes pues en las prioritarias se da la idea de productos de una concreta región española, lo que no ocurre con la marca denegada. Por ello, no se aprecian similitudes denominativas, fonéticas y conceptuales suficientes como para producir un riesgo de confusión en los consumidores.
Ya hemos dicho antes que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).
Ya hemos examinado que no apreciamos suficiente similitud denominativa, fonética y conceptual en el presente caso, a lo que haya que añadir que tampoco se aprecia identidad o semejanza en los campos aplicativos.
El signo cuya inscripción se pretende, se solicita para proteger: "sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, pasteles, bizcochería, café, sucedáneos de café, té, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas sazonamientos, azúcar", de la Clase 30.
El signo prioritario M 3.062.893/8, está registrado para: "Jamones acogidos a la denominación de origen Dehesa de Extremadura, carne de ave y carne de caza; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, siendo todos ellos originarios de Extremadura", de la clase 29.
El signo prioritario A 11.564.762 está registrado para: "Jamones, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, siendo todos ellos originarios de Extremadura", de la clase 29. Y para "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de importación y explotación; servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de todo tipo de productos alimenticios, exceptuando frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas", de la clase 35.
A la vista de lo expuesto no se aprecia similitud entre los campos aplicativos de las marcas enfrentadas. Claramente los servicios de la clase 35 del signo prioritario A 11.564.762, no tienen relación con los servicios de la clase 30 de la marca a inscribir. Y tampoco cabe apreciar similitud entre los servicios de la clase 29 de cada marca prioritaria oponente (A11.564.762 y M 3.062.893), con los servicios de la clase 30 de la marca solicitada, aparte de que los productos y servicios de las oponentes se describen como "todos ellos originarios de Extremadura", lo que ofrece una diferenciación aplicativa evidente. Pudiera plantearse una semejanza aplicativa con los productos de carne, pero debemos considerar que se diferencian pues en el signo solicitado se especifica que son "sándwiches".
Por ello, no hay tampoco semejanzas en los campos aplicativos por lo que hay que concluir que no concurriendo la doble exigencia de identidad entre los signos y similitud de productos y servicios, la marca no está correctamente denegada, lo que nos debe llevar a estimar el recurso".
En coherencia con este razonamiento, el "fallo" de la sentencia dice, en cuanto ahora interesa, lo siguiente:
"ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil McDonalds Corporation, representada por la Procuradora Dª. Almudena Galán González, contra la resolución dictada el 13 de marzo de 2015 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de julio de 2014, que deniega la inscripción de la marca número 3109231 "GRAND EXTREM" (denominativa), y debemos anular la resolución recurrida, acordando que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la inscripción de la marca en el Registro"
SEGUNDO .- El recurso de casación interpuesto contra esta sentencia por la mercantil actora desarrolla dos motivos de impugnación.
El primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998, denuncia la falta de motivación e incongruencia omisiva de la sentencia, con vulneración de los artículos 33.1 , 67.1 y disposición final 1ª de la misma Ley , en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y el artículo 24.1 de la Constitución . Aduce la parte recurrente que dicha incongruencia se ha producido porque la sentencia impugnada considera que todos los productos y servicios de las marcas prioritarias son "todos ellos originarios de Extremadura", cuando lo cierto es que la marca prioritaria A-11.564.762 incorpora servicios no originarios de Extremadura y no reivindicados como tales. Ello implica, a juicio de la recurrente en casación, una contradicción "in terminis", carente de lógica y coherencia. También incurre la sentencia en incongruencia -prosigue la recurrente su alegato- porque no se pronuncia sobre la existencia de relación y semejanza aplicativa entre los productos pretendidos y parte de los servicios de la clase 35 de la marca comunitaria prioritaria A-11.564. 762. La incongruencia se debe -afirma- a que la sentencia no valora la similitud entre los campos aplicativos. Hay, en fin, también incongruencia -añade la recurrente- porque la sentencia omite pronunciarse sobre la distintividad del vocablo principal, caracterizador y destacado de las marcas prioritarias, "extrem", alcanzando la arbitraria conclusión de que los términos "puro Extremadura" son per se descriptivos.
El segundo motivo de casación denuncia, con amparo en el art. 88.1.d) LJCA , la infracción del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas , al haberse omitido con claro error los criterios jurídicos establecidos para la comparación de signos distintivos, realizando una descomposición y desagregación artificial de las denominaciones comparadas. Insiste la recurrente en que la comparación de marcas ha de hacerse globalmente, y enfatiza la distintividad del vocablo que reputa principal, "extrem".
TERCERO .- El primer motivo de casación presenta una manifiesta carencia de fundamento ( art. 93.2.d] LJCA ) derivada de su patente improsperabilidad.
La doctrina jurisprudencial consolidada ha recordado una y otra vez que " el hecho de que un órgano judicial no desarrolle una determinada cuestión en paralelo a los concretos argumentos de la demanda o con su misma extensión o planteamiento, no quiere decir que se incurra en incongruencia omisiva, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva no implica dar respuesta detallada y exhaustiva a todo argumento formulado por las partes. En este sentido, el derecho a recibir una respuesta judicial motivada no requiere de forma ineludible una respuesta específica a todas las alegaciones y cuestiones planteadas, dado que en muchos casos las mismas pueden resultar reiterativas o irrelevantes, o haber recibido respuesta implícita que puede deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión; sin olvidar que no se produce incongruencia omisiva cuando la falta de respuesta judicial se refiere a pretensiones cuyo examen está subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre ésta" ( ATS de 15 de septiembre de 2016, RC 3343/2015 , entre otros muchos con similar fundamentación)
Pues bien, en este caso es evidente que el Tribunal de instancia no incurrió en la falta de motivación e incongruencia que se le reprocha. La sentencia de instancia examina de forma casuística y circunstanciada la cuestión litigiosa desde todos los puntos de vista necesarios para formar el juicio de la Sala, fijando correctamente el marco normativo aplicable a la controversia, analizando detalladamente los signos en conflicto desde una perspectiva conjunta y también valorando los vocablos que dichas marcas incorporan. Cuestión distinta (y ajena al ámbito del motivo casacional del art. 88.1.c] LJCA ) es que las consideraciones así expuestas y las conclusiones que la Sala alcanza sobre el tema litigioso sean más o menos acertadas, o no resulten satisfactorias o convincentes para la parte actora.
Realmente, el desarrollo argumental de este primer motivo no pone de manifiesto tanto un vicio "in procedendo" como más bien la discrepancia de la parte recurrente frente a la fundamentación jurídica de la sentencia desde el punto de vista del tema de fondo; pero ya hemos dicho que esa es una perspectiva de discusión del asunto ajena al apartado del artículo 88 LJCA al que este primer motivo se acoge.
CUARTO .- Por lo que respecta a la causa de inadmisión sugerida en relación con el segundo motivo de casación, que es la contemplada en el art. 93.2.e] de la Ley de la Jurisdicción , la propia parte recurrente, en el trámite de audiencia conferido, ha manifestado su conformidad con la apreciación de la concurrencia de esta causa de inadmisión, que por lo demás es clara, pues son ya numerosas las resoluciones de esta Sala recaídas en litigios referidos a la materia de marcas, que han apreciado esta misma causa de inadmisión en recursos en los que realmente la cuestión litigiosa se reducía a la discrepancia de la parte recurrente contra el juicio casuístico y circunstanciado del Tribunal de instancia acerca de la identidad, semejanza, asociación y/o riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Tal es el caso del recurso de casación que ahora nos ocupa, toda vez que no se plantea en este caso una cuestión dotada de una entidad jurídica que justifique su examen por el Tribunal Supremo, al contrario, lo que plantea la parte recurrente no es, al fin y a la postre, más que su discrepancia frente al juicio casuístico del Tribunal de instancia sobre la compatibilidad, semejanza y/o riesgo de confusión entre las concretas marcas aquí concernidas. Juicio que, por lo demás, no se presenta en términos que permitan desdeñarlo como manifiestamente ilógico o irrazonable, pues ciertamente no puede ser tenida como manifiestamente irracional, ilógica arbitraria la ampliamente razonada conclusión que ha alcanzado Tribunal a quo.
QUINTO .- En definitiva, procede declarar la inadmisión del presente recurso, sin que esta conclusión se vea contrarrestada por las alegaciones formuladas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, que ya han quedado contestadas por las consideraciones que hemos expuesto.
SEXTO .- Al inadmitirse el recurso de casación no exclusivamente por falta de interés casacional, procede condenar en costas a la parte recurrente, ( artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional 29/98), si bien la Sala, haciendo uso de la facultad concedida en el artículo 139.3 de la LRJCA , señala como cantidad máxima a reclamar por la recurrida Mc Donalds Corporation, y por todos los conceptos, la de 100000 euros; sin que haya lugar a condena en costas respecto del sr. abogado del Estado, al haber manifestado este con ocasión del trámite de audiencia conferido que se abstiene de efectuar alegaciones en relación con las causas de inadmisión anotadas.
Este pronunciamiento sobre costas tiene su fundamento en la expresión literal del artículo 93.5, que esta Sala interpreta ahora en el sentido de no impedir la norma general de condena en costas sino en los casos exclusivos en que la falta de interés casacional se aplica a todos los motivos del recurso de casación.
Por lo expuesto,
Inadmitir el recurso de casación nº 2679/2016, interpuesto por la entidad ""Agriculturas Diversas S.L." contra la sentencia de 29 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª), en el recurso 400/2015 ; resolución que se declara firme. E imponemos las costas del presente recurso de casación a la parte aquí recurrente, en la forma dicha en el razonamiento jurídico sexto.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
