STS, 17 de Julio de 2009
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2009:5078 |
| Número de Recurso | 594/2008 |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 594/2008, interpuesto por Doña María del Pilar, representada por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez, contra la sentencia nº 1210, dictada el 31 de octubre de 2007 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1193/2004, que confirmó la denegación de registro de la marca nº 2.474.057 «SEÑORÍO DE TOLEDO», denominativa, para distinguir productos de la clase 33 del nomenclátor internacional. Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado; el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE VINOS DE MÉNTRIDA, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Ruipérez Palomino; y la mercantil JUAN RAMÓN LOZANO, S.A., representada por el Procurador Don José Pedro Vila Rodríguez.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1193/2004, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 31 de octubre de 2007, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el Recurso Contencioso-administrativo número 1.193/2004, interpuesto por la representación procesal de Doña María del Pilar contra la resolución de fecha 28 de julio de 2004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución de 20 de enero de 2003 por la que se deniega la Marca nº 2.474.057 "SEÑORÍO DE TOLEDO" denominativa, para productos comprendidos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas y que se confirma por ajustarse al Ordenamiento Jurídico; sin efectuar imposición de costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez, en representación de Doña María del Pilar, a través de escrito de fecha 17 de diciembre de 2007, que fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 18 de diciembre de 2007, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Doña María del Pilar formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2008.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 23 de julio de 2008, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 22 de octubre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado y a los Procuradores Doña María José Ruipérez Palomino y Don José Pedro Vila Rodríguez, en representación de las partes recurridas, para que formalizaran su oposición.
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El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, se opuso al recurso mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, que concluyó suplicando a la Sala que dicte sentencia desestimando el recurso, con costas.
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La Procuradora de los Tribunales Doña María José Ruipérez Palomino, en representación del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE VINOS DE MÉNTRIDA, formalizó su oposición mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2008, que concluyó suplicando a la Sala que declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto, con imposición de las costas a la recurrente.
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El Procurador de los Tribunales Don José Pedro Vila Rodríguez, en representación de la mercantil JUAN RAMÓN LOZANO, S.A., formalizó su oposición mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 2008, que concluyó solicitando a la Sala que desestime el recurso y confirme la sentencia impugnada.
Por diligencia de ordenación de 7 de enero de 2009 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 27 de abril de 2009 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 7 de julio de 2009. El señalamiento fue dejado sin efecto por providencia de 3 de junio de 2009, en la que se designó nuevo Ponente al Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres y se mantuvo la anterior resolución respecto al señalamiento para votación y fallo. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres, Presidente de la Sala
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 31 de octubre de 2007 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, desestimando la pretensión de la actora, declaró la conformidad a Derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 28 de julio de 2004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la de fecha 20 de enero de 2003, que denegó la inscripción de la marca nº 2.474.057, denominativa, «SEÑORÍO DE TOLEDO», para productos de la clase 33 del Nomenclátor (vino), por apreciar riesgo de confusión con la marca prioritaria nº 2.310.100 «MARQUÉS DE TOLEDO», denominativa, inscrita también para productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cervezas).
La sentencia recurrida expone los criterios que deben aplicarse para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones enfrentados y, concreta su ratio decidendi en los siguientes términos:
(...) Desde las precedentes consideraciones legales doctrinales en el supuesto de autos se trata de dilucidar si entre las marcas en conflicto, por un lado la solicitada nº 2.474.057 "SEÑORIO DE TOLEDO" denominativa, y por otro la prioritaria oponente nº 2.310.100 "MARQUES DE TOLEDO" denominativa, ambas para los mismos productos de la clase 33 "vinos", concurre la incompatibilidad que acordó la O.E.P.M. o bien son compatibles como prende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.
Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente esta Sala y Sección llega al la conclusión de que los distintivos enfrentados no pueden convivir en el mercado sin riesgo de error, confusión o de asociación para la consumidor, acogiendo el criterio jurídico sustentado por la O.E.P.M. sobre la aplicabilidad de las prohibiciones relativas que establecía el artículo 12.1.a) de la antigua Ley de Marcas.
Y ello, en primer lugar efectuando la comparación desde el punto de vista denominativo fonético y conceptual aunque ambas marcas no sean idénticas, si que son semejantes, en su comparación global o de conjunto, donde la estructura denominativa completa las asemeja, para el consumidor medio que no se detiene en averiguar el origen empresarial y quien puede adquirir una u otra clase de vino en la creencia de que se trata de la misma marca, es decir, se trata de marcas fácilmente confundibles, con posibilidades de asociación para el consumidor
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En los tres motivos de este recurso de casación, que se formulan al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998 de la LRJCA, se denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia. En el primero se alega que, desde una percepción global, los signos enfrentados -"SEÑORÍO DE TOLEDO" y "MARQUÉS DE TOLEDO"- no son lo suficientemente similares como para que opere la prohibición de acceso al Registro, aunque exista coincidencia en los campos aplicativos. En el segundo la recurrente observa que en la comparación entre marcas hay que dar prevalencia al elemento predominante sobre los elementos que no lo son, pero sin descuidar la presencia de éstos últimos; en este caso, la Sala de instancia se basa exclusivamente en la palabra "TOLEDO", con descuido injusto de las demás piezas que componen las marcas enfrentadas. Y en el tercero argumenta que en los conflictos marcarios entre signos similares debe tenerse en cuenta, como valor complementario, la existencia de precedentes, y la sentencia que se impugna ha prescindido de la existencia de otras marcas registradas que incorporan el término "TOLEDO".
Los tres motivos son susceptibles de ser estudiados conjuntamente porque todos censuran de forma directa la ratio decidendi de la Sentencia impugnada, denunciando la vulneración del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable, denunciando que el procedimiento seguido por la Sala para comparar las marcas enfrentadas a fin de dilucidar su compatibilidad o incompatibilidad desde la perspectiva de las exigencias de la norma no ha sido el correcto.
Antes de resolver conviene señalar que corresponde al juzgador de instancia valorar el grado de semejanza que existe entre los diferentes signos, y también si los productos o servicios son similares o están relacionados. Pero es posible en casación rectificar la aplicación errónea de los conceptos contenidos en los preceptos legales de aplicación, cuando dicha aplicación es contraria a la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia, que es precisamente lo alegado en los motivos de este recurso.
El recurso ha de ser estimado. La transcripción de la sentencia que se impugna pone de manifiesto que su razonamiento se articula sobre la consideración del toponímico "TOLEDO" como el elemento principal de ambas marcas opuestas, y que se entabla la comparación valorando exclusivamente dicha coincidencia denominativa. Sólo así puede entenderse la afirmación de que "aunque ambas marcas no son idénticas, sí que son semejantes", no sustentada por argumento alguno. Y aunque es posible apreciar en un caso concreto la preponderancia de un elemento sobre el resto de un conjunto denominativo (en este supuesto la Sala entendía preponderante el término "TOLEDO"), ello no permite que la comparación se haga empleando sólo ese elemento. Es jurisprudencia constante de esta Sala [por todas, STS de 2 de octubre de 2003 (RC 3606/1998 )] la que declara que los topónimos sólo pueden constituir un elemento accesorio del distintivo principal, y ello obliga inexcusablemente en este caso a efectuar la comparación entre las denominaciones enfrentadas de forma global, sin descomponerlas en sus elementos y sin que pueda calificarse el toponímico "TOLEDO" como el elemento más significativo de ninguna de ellas.
La Sala de instancia ha prescindido de la confrontación en los términos obligados por la abundante jurisprudencia interpretativa del artículo 12.1 de la propia Ley de Marcas en los términos expuestos, y ello conduce a la estimación del recurso de casación y a la anulación de la sentencia impugnada.
Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Es decir, debemos examinar si los actos administrativos de la O.E.P.M. que denegaron el registro de la marca aspirante nº 2.474.057 "SEÑORÍO DE TOLEDO", denominativa, para productos de la clase 33 del Nomenclátor, por haber apreciado riesgo de confusión con la marca nº 2.310.100 "MARQUÉS DE TOLEDO", denominativa e inscrita también para productos de la clase 33, y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con el artículo 12.1. a) de la Ley 32/1988, de Marcas.
Para efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas al objeto de comprobar si la marca aspirante posee capacidad distintiva o si incurre en la prohibición del art. 12.1 de la Ley de Marcas, debemos partir de ambos conjuntos denominativos al completo, esto es, "SEÑORÍO DE TOLEDO" y "MARQUÉS DE TOLEDO". Pues bien, la Sala entiende que, examinados y comparados en conjunto y pese al común término de "TOLEDO" -única similitud existente-, ambas denominaciones pueden convivir en el ámbito comercial en el que operan sin inducir a confusión al consumidor, ya que la marca prioritaria se refiere a un título nobiliario mientras que la aspirante alude a la dignidad de señor, entre otras acepciones, todas distinguibles de la enfrentada. A esto se añade que en las marcas en liza, como en tantas otras denominaciones de vinos que contienen un toponímico, la accesoriedad de éste deriva de su posición y relevancia en el conjunto denominativo de la marca. En este caso las dos marcas lo utilizan de forma análoga, sin que en ninguna de ellas adquiera un papel distintivo por si propio que pudiera impedir su uso. En definitiva, pese a la coincidencia parcial en los términos, la diferencia denominativa y conceptual es suficiente como para permitir la convivencia en el Registro de ambas marcas. Y así lo confirma la inscripción de las marcas que relaciona la actora, que valoramos, no en tanto que precedentes administrativos, que no resultan vinculantes, sino porque evidencian precisamente una más que suficiente capacidad diferenciadora del signo que se pretende inscribir.
Sin duda no puede olvidarse que se trata en ambos casos de productos, si no idénticos (vino frente a bebidas alcohólicas excepto cervezas) sí próximos y con las mismas vías de comercialización. Sin embargo, el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas exige un doble elemento para que la prohibición relativa contenida en el mismo surta efecto, la identidad o semejanza de los signos y el carácter idéntico o similar de los productos. La diferencia que esta Sala aprecia entre los signos distintivos de las marcas enfrentadas priva por consiguiente de aplicabilidad en el presente supuesto a la citada prohibición, al no inducir ya la marca aspirante a confusión o asociación con la marca anterior.
Procede estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Doña María del Pilar, y casar y anular la sentencia recurrida. Procede asimismo estimar el recurso contencioso administrativo, y anular las resoluciones administrativas impugnadas por ser contrarias a derecho, ordenando la inscripción definitiva de la marca aspirante nº 2.474.057 "SEÑORÍO DE TOLEDO", para productos de la clase 33 del Nomenclátor.
De acuerdo con el artículo 139.2 de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez, en representación de Doña María del Pilar contra la sentencia nº 1210, dictada con fecha 31 de octubre de 2007 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1193/2004, sentencia que casamos.
Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto pro la representación procesal de Doña María del Pilar, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de julio de 2004 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 20 de enero de 2003, y denegó el registro de la marca nº 2.474.057, denominativa, «SEÑORÍO DE TOLEDO», para productos de la clase 33 del Nomenclátor, actos administrativos que anulamos, al tiempo que declaramos la procedencia de inscribir la citada marca.
No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON Ramon Trillo Torres, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
