SAP Alicante 277/2016, 10 de Octubre de 2016
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2016:2938 |
| Número de Recurso | 317/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 277/2016 |
| Fecha de Resolución | 10 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 317 (C-23) 16
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 883/14
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 277/16
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a diez de octubre de dos mil dieciséis
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 883/14, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, las mercantiles F.F. Seeley Nominees Pyt. Ltd y Seeley International (Europe) Limited, representadas en este Tribunal por el Procurador Dª . Amanda Tormo Moratalla y dirigidas por el Letrado D. José Manuel Otero Lastres; y como parte apelada las demandadas, también mercantiles Termigo S.L. y Climatización Profesional S.L., representadas en este Tribunal por el Procurador D. José Antonio Saura Saura y dirigidas por el Letrado D. Ignacio Alamar Llinas, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 883/14, dictó Sentencia con fecha 17 de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles las mercantiles F.F. Seeley Nominees Pyt. Ltd y Seeley International (Europe) Limited contra Termigo Microclimas S.L.U. y Climatización Profesional S.L. con expresa condena en costas a las demandantes. "
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 14 de junio de 2016 donde fue formado el Rollo número 317/C-23/16, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 5 de octubre de 2016, en el que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Antecedentes. Decisión de la instancia.
Desestima la Sentencia de instancia la demanda deducida por las mercantiles F.F. Seeley Nominees Pyt. Ltd y Seeley International (Europe) Limited frente a Termigo Microclimas S.L.U. y Climatización Profesional S.L., y que había sido formulada tanto por infracción de las marcas de la Unión nº 281394 "BREEZAIR", registrada para las clases 7, 9 y 11 y de la marca nº 3649522 "ICON", registrada para la clase 11, ambas titularidad de la primera de las mercantiles, como por competencia desleal.
Se sustenta la demanda en los siguientes hechos:
Que las demandantes están dedicadas a la fabricación, comercialización y distribución de productos de calefacción y refrigeración y aire acondicionado que están diferenciados con las marcas titularidad Seeley Internacional PTY. Ltd BREEZAIR e ICON
Que dichos productos son distribuidos entre otras, por la mercantil Seeley Internacional Ibérica S.L. y Seeley Internacional Europe LTD.
Que la mercantil Seeley Internacional Ibérica S.L. suscribió en fecha 11 de mayo de 2009 con la mercantil Termigo Microclimas S.L.U. (junto a la que comercializa Climatización Profesional S.L.), un contrato de distribución en exclusiva para Cataluña, Valencia, Murcia, Albacete, Baleares y Canarias en relación a varios de los modelos Breezair -incluido el modelo ICON-.
Que a partir de abril de 2011, y al dejar Ibérica de comercializar los productos Breezair, la distribución contratada fue asumida asumida por Seeley Internacional Europe LTD hasta que, en fecha 31 de diciembre de 2013, por decisión de Termigo, se puso fin dicha relación comercial entre las mercantiles.
Que no obstante el fin del negocio de distribución, y a pesar de haber trascurrido los plazos previstos en el contrato de distribución sobre cese del uso de las marcas tras la finalización de la relación comercial haberse requerido de cese en el uso de las marcas tanto Termigo como Climatización, dichas mercantiles han continuado utilizando las marcas BREEZAIR e ICON en sus páginas web, no solo para la venta del stock -si lo hubiera- sino para captar a su través clientela a la que se le ofrecen productos propios como el climatizador evaporativo BIOCOOL.
Llega a demanda a la conclusión que tales hechos infringen las marcas invocadas por el uso publicitario generador de confusión o asociación con productos competidores - art 9-2 RMU- o, cuando menos, podrían ser constitutivos de una conducta desleal por infracción de las exigencias de la buena fe concurrencial del art. 4-2 LCD .
Pero la Sentencia de instancia discrepa de dicha conclusión. Así, en relación a la acción por infracción marcaria, señala que las máquinas que se comercializan por las demandadas fueron adquiridas en su día a Seeley y están comercializadas en el EEE por las demandantes por lo que el derecho sobre las marcas está agotado, no apreciándose caso de excepción al agotamiento marcario del art 13-2 RMU en relación a la forma de uso publicitario de las marcas en cuestión -como señuelo de venta de las propias- al considerar que no hay en la actuación comercial de las demandadas dilución de la fuerza distintiva de los signos invocados ni aprovechamiento de un prestigio que es condición que entiende en todo caso no acreditada.
Y también desestima las pretensiones deducidas en base a la acción de competencia desleal, subsidiariamente ejercitada sobre la base de la cláusula general del art. 4 LCD, al no apreciar en la conducta de las demandadas ninguna que sea apta para distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio. Y es que considera la Sentencia que la publicidad en la web lo es de máquinas que ya no distribuye en exclusiva y que utiliza para, caso de solicitarse por un cliente información sobre ellas, ofrecer las propias de marca BIOCOOL haciéndolo sin exclusión de la oferta de las interesadas y por tanto, sin generar una imagen distorsionada de la realidad ni que exceda de los ámbitos de una diligencia empresarial media.
En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la representación legal de las mercantiles demandantes, desarrollando argumentos bajo la sistemática de dos motivos vinculados a la desestimación de las acciones por violación de marcas y de desestimación de las acciones por competencia desleal correlativamente. Analizaremos separadamente cada uno de los motivos, exponiendo las razones de la parte apelante y la decisión del Tribunal.
El agotamiento marcario. Planteamiento del recurrente. Presupuestos. Valoración de la prueba.
En relación a la desestimación de la acción por infracción marcaria, dos son los argumentos que ocupan la motivación contenida en el primer motivo del escrito de apelación, a saber, que la Sentencia de instancia yerra cuando considera aplicable la figura del agotamiento del derecho de marca de la Unión -art 13-1 RMUsin tomar en consideración que las demandadas no han acreditado tener en stock productos de las marcas de las actoras que les permitan hacer publicidad de las mismas y, en segundo lugar, que en todo caso, tendría que haberse apreciado la excepción contenida en el art 13-2 RMU -" el apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización "- en relación con la exigencia contenida en el art 12 RMU, relativa a la obligación de que el uso marcario sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, vinculando tal exigencia al hecho del uso por Termigo Microclimas de las marcas invocadas como instrumento de atracción a las propias marcas.
Señala el apelante que las mercantiles demandadas están utilizando en internet el signo BREEZAIR e ICON en forma contraria a la buena fe pues no se hace para publicitar los productos adquiridos a Seeley para venderlos sino como reclamo o señuelo para atraer clientes que buscan aparatos de climatización BREEZAIR o ICON para venderles otros distintos, con la marca BIOCOOL, de las demandadas.
Recuerda que en el informe pericial -doc nº 25 demanda- se acredita que a un cliente que solicita un presupuesto para adquirir un producto de las marcas de las actoras, se le envía un presupuesto de la marca BIOCOOL y cuando insiste, se le contesta que el producto de la competencia tiene mejor relación calidadprecio lo que, afirma el recurrente, acredita que el uso de la marca en la web no tiene por objeto la venta de un stock de productos.
Y afirma que es errónea la aplicación del agotamiento al caso por dos motivos, primero, porque las demandadas no han probado poseer stock de los productos con las marcas de las actoras y, segundo, porque en todo caso, el uso de las marcas ha de realizarse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, que no ocurre en el caso.
Así, en relación a lo primero, la sentencia lo presenta como hecho no discutido cuando ni ha sido alegado ni admitido. Lo único cierto es que las demandadas adquirieron, entre 2009 a 2013, climatizadores con las marcas BREEZAIR e ICON para su distribución exclusiva en una...
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