SAP Asturias 262/2016, 6 de Octubre de 2016
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Asturias, seccion 1 (civil) |
| Fecha | 06 Octubre 2016 |
| Número de resolución | 262/2016 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
OVIEDO
SENTENCIA: 00262/2016
-N10250
COMANDANTE CABALLERO Nº 3 - 3º 33005 OVIEDO
-Tfno.: 985968730/29/28 Fax: 985968731
JPA
N.I.G. 33024 47 1 2014 0000175
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000174 /2016
Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 3 de GIJON
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000188 /2014
Recurrente: EXCLUSIVAS MURIEDAS S.L.
Procurador: Mª PILAR CANCIO SANCHEZ
Abogado: DAVID PELLISE URQUIZA
Recurrido: BIMBO S.A., BAKERY IBERIAN INVESTMENTS S.L.U.
Procurador: ANTONIO ALVAREZ ARIAS DE VELASCO
Abogado: JOSEP CARBONELL CALLICO
S E N T E N C I A NÚM.262/2016
Ilmos. Sres.
PRESIDENTE
D. José Antonio Soto Jove Fernández
MAGISTRADOS
D. Guillermo Sacristán Represa
D. Javier Antón Guijarro
En Oviedo a, seis de Octubre de dos mil dieciséis.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000188 /2014, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 3 de GIJON, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000174 /2016, en los que aparece como parte apelante, EXCLUSIVAS MURIEDAS S.L., representada por la Procuradora de los tribunales, Sra. Mª PILAR CANCIO SANCHEZ, asistida por el Abogado D. DAVID PELLISE URQUIZA, y como partes apeladas, BIMBO S.A. y BAKERY IBERIAN INVESTMENTS S.L.U., representadas por el Procurador de los tribunales, Sr. ANTONIO ALVAREZ ARIAS DE VELASCO, asistidos por el Abogado D. JOSEP CARBONELL CALLICO.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.
El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 11-1-2016 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador señor Alvarez Arias de Velasco en nombre y representación de BAKERY IBERIAN INVESTIMENTS SL y BIMBO SA, asistidos por el Letrado Don Josep Carbonell Callicó, frente a EXCLUSIVAS MURIEDAS SL representada por la procuradora doña Pilar Cancio Sanchez y asistida por el letrado don David Pellise Urquiza
-
Declaro prescrita la accción de nulidad frente al nombre comercial nº 251.827 "MURIEDAS EXCLUSIVAS"
-
Declaro la nulidad relativa de las marcas españolas MURIEDAS REPOSTERIA nº 2.964.888 y nº
2.964.885, condenando a la demandada a esta y pasar por esta declaración.
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Declaro que con los actos de fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización y/u ofrecimiento de sus productos "Muriedas" la sociedad Exclusivas Muriedas SL ha infringido la marca española
2.903.292 Martinez Mixta titularidad de las demandantes.
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Condeno a Exclusivas Muriedas SL a cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación, y exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de sus productos Muriedas con la representación gráfica a la que se hace referencia en el hecho cuarto de la demanda, así como cualesquiera otros productos que incorporen la representación gráfica a la que se hace referencia en el hecho cuarto.
-
Condeno a Exclusivas Muriedas SL a cesar en cualquier uso del signo "Muriedas" con la representación gráfica a la que se hace referencia en el hecho cuarto para identificar a dicha sociedad, así como cualesquiera otros signos que incorporen con la representación gráfica a la que se hace referencia en el hecho cuarto.
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Condeno a Exclusivas Muriedas SL a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con productos que representen una representación gráfica idéntica o semejante al objeto de protección de la Merca Española nº 2.930.292 "Martínez"
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Condeno a Exclusivas Muriedas a destruir a su costa en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento el stock de productos Muriedas que pudiera tener la demandada con la representación gráfica a que se hace referencia en el hecho cuarto de la demanda.
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Condeno a Exclusivas Muriedas a indemnizar a las actoras por los actos de violación de la marca en la cantidad de 47.862'6€
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Absolviendo a la demandada del resto de las pretensiones de la demanda y todo ello sin hacer expresa condena en costas ".
Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada EXCLUSIVAS MURIEDAS S.L., que fue admitido, previos los traslados ordenados, por las partes apeladas se formuló escrito de oposición e impugnación, y se dio traslado a la parte apelante, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.
Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 28-9-2016, quedando los autos para sentencia.
En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Don Guillermo Sacristán Represa.
Ambas mercantiles litigantes impugnan la sentencia que acoge solo en parte la demanda que dirigen BIMBO SA y BAKERY IBERIAN INVESTMENTS SL frente a EXCLUSIVAS MURIEDAS SL para que se declare la nulidad absoluta o relativa del nombre comercial y de tres de las marcas que tiene registradas, se le condene a cesar en fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación, uso y cualquier otro acto de explotación comercial de sus productos y cualesquiera otros que incorporen la representación gráfica que se denuncia, cesando en cualquier uso del signo "Muriedas", a abstenerse de realizar cualquier acto de comercio en relación con productos que tengan una representación gráfica semejante, así como a indemnizar daños y perjuicios causados, destruyendo a su costa el stock de productos Muriedas que pudiera tener con aquella representación gráfica, con publicación de la sentencia en las ediciones nacionales de dos periódicos que específicamente se reseñan.
El recurso de la demandada parte de contradicciones en la resolución al haber declarado la prescripción de la acción de nulidad absoluta y, sin embargo, prohibir el uso del registro posterior de alguna de las marcas de la entidad demandada, entendiendo que se vulnera de este modo el artículo 52. 2 de la Ley de Marcas ; al haber prescrito por tolerancia la acción de nulidad absoluta, debe considerarse que el signo del nombre comercial actúa como identificador de la empresa antes que como marca del producto y entiende que el uso del signo del nombre comercial no puede ser objetado por incorporarlo a un signo distintivo más complejo; al considerar la sentencia que dos de las marcas denunciadas se registraron actuando la demandada con buena fe, no es posible su penalización e inexistencia de notoriedad en las dos marcas de la actora; ausencia de exclusiva marcaria de la actora sobre los elementos gráficos controvertidos con error en el riesgo de confusión y, por último, error en la apreciación de daños y perjuicios.
El de las actoras discute los cinco pronunciamientos de rechazo de las acciones ejercitadas (respecto a la nulidad absoluta, la prescripción por tolerancia, la de nulidad relativa del nombre comercial y de una de las marcas y la de competencia desleal, pese a que esta acción se ejercita subsidiariamente, así como la valoración de los daños y perjuicios que reduce en un 90% la reclamada y que se apoya en el informe pericial de la parte actora, sin referencia alguna al presentado por la entidad demandada.
Antes de examinar cada una de las impugnaciones contenidas en ambos recursos de apelación, parece imprescindible poner de relieve una serie de circunstancias que han sido debidamente acreditadas y que van a tener relevancia en cada una de las decisiones que deberán adoptarse: a) Repostería Martínez fue adquirida por BIMBO SA en 1.999 y el 1 de enero del 2.000 constituyó la sociedad BIMBO MARTÍNEZ COMERCIAL SL, con lo que se subrogó en la posición comercial de Repostería Martínez SA en la relación que desde diciembre de 1.997 tenía esta empresa con EXCLUSIVAS MURIEDAS SL, distribuidor en exclusiva para el territorio de Asturias; b) Las marcas de MARTÍNEZ, que entiende la demanda se han visto afectadas por el actuar de la demandada, en 2.012 decidió la fusión en un solo registro de la marca nacional de Repostería Martínez con el número 3.033.544, manteniendo la fecha de prioridad registral del 3 de junio de 2.002 de las marcas de signo mixto Martínez, habiendo solicitado dos años antes, en 2.010 el registro de la marca mixta número 2.939.292 con la misma estructura de la fusionada, a la que se añadía una espiga en la parte baja con la leyenda "Cereales para disfrutar" y "Martínez" (ambas marcas son las que considera afectadas por el comportamiento de la entidad demandada en la inscripción de su nombre comercial); c) En 2.001 surgieron diferencias en el contrato de distribución en exclusiva con MURIEDAS presentando una demanda en un Juzgado de Cantabria que planteó la distribuidora frente a la proveedora que terminó por acuerdo de resolución del contrato con una importante indemnización a favor de MURIEDAS; d) El 27 de enero de 2.003 MURIEDAS solicitó el registro del nombre comercial "Muriedas Exclusivas" en las clases 29, 30, 32, 33, 35 y 39, que accedió con el número 251.827; solo en el año 2.011, en el mes de enero la misma entidad demandada solicitó el registro de tres marcas, que recibieron los números 2.954.855 como "Muriedas Repostería", 2.964.888 como "Muriedas repostería endulzando sus vidas desde 1.977 con la receta de la abuela Josefa" y 2.965.049 como "Muriedas repostería con la receta de la abuela Josefa", en...
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