SJMer nº 1 150/2016, 15 de Junio de 2016, de Alicante
| Ponente | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS |
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2016 |
| ECLI | ES:JMA:2016:3304 |
| Número de Recurso | 603/2014 |
JUZGADO DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 603/2014
SENTENCIA Nº 150/16
En Alicante, a 15 de junio de 2016.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marca de la Unión Europea número 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con número 603/2014, en el que son parte demandante las entidades mercantiles Merck Sharp & Dohme Corporation (en adelante, MSD CORPORATION) y Merck Sharp & Dohme España, S.A. (en adelante, MSD ESPAÑA), todas ellas representadas por el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas y asistidas por el Letrado don Blas A. González Navarro; y parte demandada la entidad mercantil Sandoz Farmacéutica, S.A. (en adelante, SANDOZ), representada por el Procurador de los Tribunales don Vicente Miralles Morera y asistida por el Letrado don Jorge Grau Mora; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA,ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, dicto la presente sentencia.
El día 10 de septiembre de 2014, el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra SANDOZ.
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de SANDOZ mediante escrito presentado en este Juzgado el día 3 de noviembre de 2014.
El día 23 de marzo de 2015 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en éste el día 22 de septiembre de 2015 como día para la celebración de la vista. Esta tuvo lugar, tras una previa suspensión de la vista, el día 24 de noviembre de 2015, con el resultado que obra en autos. En su seno se practicaron los siguientes medios de prueba:
1) Testifical de don Artemio , conocedor del sector farmacéutico, doctor en farmacia y médico.
2) Testifical de don Edmundo , conocedor de la materia publicitaria.
3) Testifical de don Herminio , farmacéutico.
4) Pericial de don Martin .
Tras la práctica de la prueba y la formulación de las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.
En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTROVERSIA.
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Breve exposición de los hechos de la demanda.
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La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013 , entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
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Introducción a la reclamación.
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- Sobre los antecedentes en este procedimiento.
(i) Los hechos base de la demanda tienen su origen en el primer semestre del año 2013, tras la expiración de la patente de MSD sobre el producto "MONTELUKAST" y la apertura del mercado de dicho medicamento a los medicamentos genéricos, entre ellos el "MONTELUKAST SANDOZ", en el que SANDOZ promocionó sus productos "MONTELUKAST SANDOZ" y "MOMETASONA FUROATO" haciendo diversos usos de las marcas "SINGULAIR" y "NASONEX", ambas titularidad de MSD CORPORATION, de una forma que la parte demandante considera infractoras de la normativa marcaria y de competencia desleal.
(ii) La señalada pieza publicitaria fue objeto de reclamación por parte de MSD a SANDOZ en el mes de junio de 2013, cuya respuesta motivó el inicio del camino a "Farmaindustria" (asociación a cuyo código deontológico ambas sociedades están adheridas y que cuentan con un procedimiento específico para la resolución de disputas promocionales) y "Autocontrol" (organismo de resolución de controversias en los procedimientos que no llegan a un acuerdo de mediación en "Farmaindustria", entre otros). MSD presentó su reclamación por la publicidad infractora a "Farmaindustria", llegando el procedimiento a "Autocontrol" que resolvió favorablemente a los intereses de MSD, tanto en primera instancia (Sección Sexta) como en segunda instancia (Pleno del Jurado). No obstante, las dudas sobre la efectividad de estas resoluciones, acuciadas por la publicidad efectuada por SANDOZ durante el periodo de deliberación de la primera resolución de "Autocontrol", de un nuevo fármaco, en este caso híbrido en vez de genérico, similar a un fármaco de MSD comercializado bajo la marca "NASONEX", haciendo un uso similar al denunciado y declarado infractor por "Autocontrol", ha llevado a MSD a acudir a los Tribunales a los efectos de lograr un pronunciamiento más contundente.
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- Sobre "MONTELUKAST" y la marca "SINGULAIR".
(i) "MONTELUKAST" es un medicamento de prescripción (con receta médica) eficaz para el tratamiento de asma y rinitis, absoluto referente en el área terapéutica de respiratorio, siendo el primer tratamiento oral (en comprimidos o granulado para diluir en el biberón de los niños) frente a los tratamientos inhalados disponibles en aquella época. La importancia de este producto viene reflejada en estos datos: (a) desde su comercialización, sólo en España, 236.000 pacientes fueron tratados con dicho fármaco en el año 2012, aliviando sus problemas respiratorios; y (b) en el año 2012, MSD facturó en España 80.654.784 euros con la venta de dicho fármaco. Es decir, el producto "MONTELUKAST" se convirtió en lo que en el sector farmacéutico se denomina "blockbuster", esto es, un fármaco absolutamente innovador respecto de las alternativas terapéuticas existentes, que ha sido capaz de penetrar en la comunidad científica debido a sus magníficas cualidades terapéuticas dentro de una patología bastante prevalente en la población (documento nº 1 de la demanda).
(ii) Dicho medicamento ha sido comercializado en España por MSD ESPAÑA, en régimen de exclusiva bajo la marca comercial "SINGULAIR", marca comercial respaldada por el registro de varios signos distintivos (documento nº 2 de la demanda):
- Marca comunitaria nº 3.422.681 "SINGULAIR", denominativa, clase 5.
- Marca comunitaria nº 2.914.315 "SINGULAIR-AR", denominativa, clase 5.
- Marca nacional nº 1.940.139 (6) "SINGULAIR", denominativa, clase 5.
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- Sobre el reconocimiento del mercado farmacéutico y la transición del régimen de explotación de los derechos de patente al mercado de genéricos.
(i) MSD forma parte de un grupo de empresas innovadoras de la industria farmacéutica, que dedican una parte sustancial de sus inversiones y recursos a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos que pretenden mejorar las terapias existentes y/o contribuir a curar o tratar enfermedades severas. Este tipo de empresas explotan sus invenciones desde que obtienen la "autorización de comercialización" de la Agencia del Medicamento (en torno a 10 años tras la solicitud de la patente que las protege) en régimen de exclusiva (u otorgando licencias) hasta el vencimiento de sus derechos de patente, compitiendo posteriormente con los medicamentos genéricos. Estas entidades tardan unos 10 años en realizar todos los estudios y ensayos clínicos necesarios para demostrar que el medicamento es eficaz, seguro y de calidad y otros 3 años aproximadamente en obtener con esta documentación el registro o autorización de comercialización de la Agencia del Medicamento.
(ii) SANDOZ, perteneciente al grupo "NOVARTIS INTERNATIONAL AG" (en adelante, NOVARTIS), opera en el mercado de los fármacos genéricos. Este tipo de entidades comienzan su actividad a partir del vencimiento de los derechos de patente en régimen de libre competencia y mercado, aunque sujetos todos ellos a los precios intervenidos, que convoca una rebaja inmediata (ajustando el precio al medicamento más barato del mercado) para favorecer el ahorro farmacéutico público en el nuevo entorno post-patente, también conocido como precios de referencia. Estas entidades cuentan con una vía administrativa preferente regulada que permite para medicamentos que lleven más de 8 años en el mercado (periodo llamado "exclusividad de datos de registro") utilizar una vía regulatoria o administrativa abreviada mucho más rápida que puede completar antes del vencimiento de los derechos de patente (excepción "Bolar"), de manera que prácticamente al día siguiente de vencer los derechos de patente está en condiciones de iniciar la comercialización, permitiendo de esta forma beneficiarse lo antes posible de la bajada de precios que trae consigo la entrada de competidores genéricos a fin de expandir el uso coste/eficiente de medicamentos eficaces bien establecidos.
(iii) El mercado de fármacos genéricos abierto tras la expiración de los derechos de patente se convierte así en un mercado extraordinariamente competitivo, con las siguientes peculiaridades:
- La cuota de mercado obtenida en el momento de la apertura es fundamental para tener éxito, puesto que suele prolongarse en el tiempo, convirtiéndose así en elemento muy codiciado por todos los nuevos competidores.
- Mientras el fármaco innovador necesita dar a conocer un tratamiento completamente nuevo con grandes inversiones y diferenciarse de las otras terapias o fármacos existentes al momento de su lanzamiento para poder penetrar en el mercado, y su penetración será mayor cuanto mejor se diferencie de los tratamientos existentes, el medicamento genérico (o híbrido en su caso) apenas se distingue de sus competidores, siendo sus cualidades...
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