SJMer nº 2 96/2010, 8 de Junio de 2010, de Alicante
| Ponente | SALVADOR CALERO GARCIA |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2010 |
| ECLI | ES:JMA:2010:188 |
| Número de Recurso | 73/2009 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE
Calle Pardo Gimeno,43
TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67
N.I.G.: 03014-66-2-2009-0000282
Procedimiento: Asunto Civil 000073/2009C
S E N T E N C I A Nº 96/10
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA
Lugar: ALICANTE
Fecha : ocho de junio de dos mil diez
Procedimiento: Asunto Civil 000073/2009C
PARTE DEMANDANTE : GRUPO LECHE PASCUAL S.A. y GRUPO CORPORATIVO TEYPE S.L.
Abogado :
Procurador : DABROWSKI PERNAS, DANIEL J. y DABROWSKI PERNAS, DANIEL J.
PARTE DEMANDADA J. GARCIA CARRION S.A.
Abogado :
Procurador : SAURA RUIZ, JOSE ANTONIO
Primero. El 27 de enero de 2009 don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype S.L. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil J. García Carrión, S.A. que por reparto correspondió a este juzgado.
Segundo. Admitida a trámite por auto de 20 de febrero de 2009, se acordó dar traslado a la demandada.
Tercero. Don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype S.L. presentó escrito de alegaciones complementarias el día 23 de febrero de 2009.
Cuarto. Don José Antonio Saura Ruiz, Procurador de los Tribunales y de la sociedad J. García Carrión, S.A. presentó el día 30 de marzo de 2009 escrito por medio del cual interponía declinatoria por falta de competencia objetiva y territorial.
Quinto. Mediante providencia de 1 de abril de 2009 se tuvo por presentada la declinatoria y se acordó la suspensión del plazo para contestar a la demanda.
Sexto. Don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype S.L. presentó escrito de alegaciones y oposición a la declinatoria el día 16 de abril de 2009.
Séptimo. El 20 de mayo de 2009 el Ministerio Fiscal presentó escrito por medio del cual se oponía a la declinatoria interpuesta.
Octavo. El 16 de junio de 2009 se dictó auto por el que se desestimaba la declinatoria formulada con condena en costas a la demandada.
Noveno. Don José Antonio Saura Ruiz, Procurador de los Tribunales y la sociedad J. García Carrión, S.A. presentó recurso de reposición en día 2 de julio de 2009.
Décimo. Mediante providencia de este julio de 2009 fue admitido a trámite el recurso de reposición y se acordó dar traslado a la actora.
Undécimo. El 15 de julio de 2009, don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype S.L. presentó escrito de impugnación del recurso de reposición.
Duodécimo. El 11 de septiembre de 2009 se dictó auto por medio del cual se desestimaba el recurso de reposición interpuesto.
Decimotercero. Don José Antonio Saura Ruiz, Procurador de los Tribunales y de la mercantil J. García Carrión, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda el 14 de julio de 2009.
Decimocuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 14 de enero de 2010. En él comparecieron ambas partes, que se ratificaron en sus pretensiones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba. La parte actora propuso como prueba documental, más documental, interrogatorio de parte, testifical y pericial; la parte demandada, documental, testifical y pericial.
Fue admitida toda la prueba propuesta y señalada fecha para el juicio.
Decimoquinto. El acto del juicio tuvo lugar el día 4 de junio de 2010. Se aportó más documental, se practicó toda la prueba propuesta y declarada pertinente con la excepción de interrogatorio de la demandada porque la parte actora había renunciado con anterioridad; los letrados formularon conclusiones en los términos que constan en el acta del juicio y los autos quedaron vistos para sentencia.
Primero. La parte actora pretende que se dicte sentencia condenatoria en la cual se declare que los productos comercializados por la parte demandada como DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX violan los derechos amparados por el registro de las marcas españolas titularidad de la Grupo Corporativo Teype S.L. números 2.558.954, 2.687.465, y marcas comunitarias 4.996.682, todas ellas PASCUAL FUNCIONA; que se declare que García Carrión S.L. ha realizado actos de competencia desleal; que ha causado daños y perjuicios a las actoras como consecuencia de la infracción de las marcas y de la competencia y que, de conformidad con lo anterior, se la condene a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a cesar en la fabricación, ofrecimiento, publicidad y comercialización de sus productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX en su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se empleen elementos idénticos o semejantes a las marcas anteriormente expuestas, a abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la palabra "Funciona", a retirar del tráfico económico y establecimientos de comercio las unidades de los productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX, así como el material promocional y publicitario de dichos productos en su presentación actual, al resarcimiento daños y perjuicios causados a las actoras conforme a las bases fijadas en escrito demanda y al pago de las costas del procedimiento.
Aportan las partes actoras, periciales que pretenden ser acreditativas tanto de los perjuicios económicos como del riesgo de asociación o confusión que implica la utilización de las marcas o signos distintivos por parte de la demandada, coadyuvada ésta última por otra pericial consistente en una encuesta a los consumidores que confirma tales conclusiones.
La parte demandada se opone alegando que durante la tramitación del procedimiento, y en cualquier caso antes de que se presentara la contestación a la demanda, recayó resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que autorizaba el registro de la marca DON SIMÓN FUNCIONA MAX, por lo que, de conformidad con el principio de protección positiva de la marca y la reiterada jurisprudencia recaída al respecto, no podía interponerse acción por violación de una marca respecto de actos que supusieran la explotación de otra marca válidamente registrada; alegan, asimismo que la marca registrada tanto en la oficina Española de Patentes y Marcas como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior por parte de las actoras no es en ningún caso la palabra "Funciona" sino PASCUAL FUNCIONA, y que por ello la utilización de las marcas DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX no supone ninguna infracción de su marca habida cuenta que la coincidencia es sólo parcial y, a mayor abundamiento, en un elemento no predominante, ya que lo que destaca al consumidor ante todo y sobre todo es la marca principal, también denominada por alguna doctrina como marca paraguas; igualmente, alega que la palabra "funciona" es genérica, pues existe la categoría de las bebidas funcionales, a la que pertenece la comercializada por ambas partes, tal y como acredita una documental aportada por la propia actora, y que asimismo la citada palabra está impregnada de un sentido positivo que no puede ser objeto de monopolización por parte de la actora; que no existe riesgo alguno ni de confusión y de asociación partiendo de la premisa de que sendas marcas paraguas son muy conocidas en el sector para los consumidores, y porque no puede hacerse un análisis aislado de la palabra "funciona" sino en relación con otros elementos como es la marca principal y cómo son los colores del envase, claramente diferenciados; y finalmente, que en ningún caso puede hablarse de competencia desleal cuando se está explotando una marca que sido válidamente registrada.
Subsidiariamente y en caso de sentencia estimatoria, alega que los perjuicios acreditados por los actores obedecen a que en una época de crisis económica se ha antepuesto en las preferencias del consumidor un producto de un precio mucho menor como es el ofrecido por la propia demandada, y que la comparativa efectuada por la pericial económica es tendenciosa por contraponer dos magnitudes no equivalentes, como son perjuicios globales y beneficios parciales de una y otra empresa.
Segundo. La primera cuestión que se suscita en el presente procedimiento es la concerniente a la relevancia que pueda tener, a los efectos de resolver sobre el mismo, el hecho de que en la tramitación del procedimiento y, efectivamente, antes de que se produjera la presentación de la contestación a la demanda, y por tanto aún dentro del período en el que se podía efectuar una ampliación de la misma según el artículo 401 de la LEC , haya caído resolución administrativa, aun pendiente de recurso, en la cual se concedía a la demandada el registro de la marca DON SIMÓN FUNCIONA MAX, trascendente a los efectos de resolver sobre la llamada protección positiva de la marca regulada en el artículo 34. 1 de la ley 17/2001 de 7 de diciembre .
En relación con la necesidad de interponer previa o simultáneamente al ejercicio de la acción por violación de la marca, otra de nulidad cuando los actos presuntamente contrarios a la primera se deriven de la explotación de una marca válidamente registrada, ha sido unánimemente reconocida por la jurisprudencia tal y como destaca el profesor Galán Corona: "parece razonable aventurar una respuesta afirmativa, no sólo porque, nacida la marca en el seno de un acto administrativo, el artículo 57 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común proclama la presunción de validez del mismo, sino sobre todo por la propia exigencia del reconocido derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, que no puede decaer automáticamente ante una demanda por violación de la marca, pues quedaría privado de contenido. A estos efectos, es significativo que en sede de marcas no se haya recogido una norma equivalente al artículo...
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