SAP Navarra 428/2015, 16 de Noviembre de 2015
| Ponente | ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO |
| ECLI | ES:APNA:2015:1136 |
| Número de Recurso | 617/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 428/2015 |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Navarra, Sección 3ª |
S E N T E N C I A Nº 000428/2015
Ilmo. Sr. Presidente
D. AURELIO HERMINIO VILA DUPLÁ
Ilmos. Sres. Magistrados
D. ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
D. JESÚS GINÉS GABALDÓN CODESIDO
En Pamplona/Iruña, a 16 de noviembre del 2015 .
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 617/2014, derivado de los autos de Procedimiento Ordinario nº 20/2013 del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña ; siendo parte apelante, SHINY WORKS SL y MAXTENSOR SL, r epresentadas por el Procurador D. Jaime Ubillos Minondo y asistidas por el Letrado D. Ignacio Alamar Llinas; parte apelada, PRACER PERFILADORES SLL
, representada por la Procuradora Dª Elena Díaz Alvarez de Maldonado y asistida por el Letrado D. Javier Boneta Lapitz.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO .
Se aceptan los de la sentencia apelada.
Con fecha 30 de mayo del 2014, el referido Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/ Iruña dictó Sentencia en los autos de Procedimiento Ordinario nº 20/2013, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
"QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales JAIME UBILLOS MINONDO en nombre y representación de SHINY WORKS S.L. contra PRACER PERFILADORES S.L.L. representado por la Procuradora de los Tribunales ELENA DIAZ ALVAREZ DE MALDONADO.
Se condena a la parte demandante al pago de las costas.
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora de los Tribunales ELENA DIAZ ALVAREZ DE MALDONADO en nombre y representación de PRACER PERFILADORES S.L.L. contra SHINY WORKS S.L. y MAXTENSOR S.L. representados por el Procurador de los Tribunales JAIME UBILLOS MINONDO, declarando la nulidad de la patente española ES2284365B2.
Se condena al pago de las costas a la parte demandada en reconvención."
Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de SHINY WORKS SL y MAXTENSOR SL .
La parte apelada, PRACER PERFILADORES SLL, evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.
Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, correspondieron a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 617/2014, habiéndose señalado el día 25 de junio de 2015 para su deliberación y fallo, con observancia de las prescripciones legales.
1.- Se ejercitaron en la demanda acciones de violación de derecho de patente nacional: declarativa de violación, de cesación de los actos de violación y de remoción de efectos y adopción de medidas para evitar la continuación de la violación, declarativa del derecho a indemnización de los daños y perjuicios causados y de condena a su pago, difiriendo la cuantificación a juicio declarativo posterior.
-
- La sociedad demandada se opuso y además reconvino frente a la titular de la patente y la mercantil licenciataria de la misma, solicitando la declaración de nulidad de la patente de la actora, alegando que:
- La invención reivindicada carece de novedad "y nivel inventivo, así como de una aplicación industrial eficaz".
A continuación reproduce el contenido del informe pericial que acompañaba a su reconvención, elaborado por el perito Apolonio, Ingeniero Aeronáutico y técnico en patentes (en adelante, informe Camilo ).
En esa reproducción tan solo encontramos referencias a que, a juicio del perito, no concurre el requisito de patentabilidad de la actividad inventiva.
Y al respecto, diciendo emplear el método problema-solución, se sostiene que las características técnicas de su reivindicación primera y principal estaban ya en el "estado de la técnica más próximo", que identifica con el modelo de utilidad ES 1052858U, ya caducado, también titularidad de la demandante SHINY WORKS, SL (SHINY) y la patente norteamericana US 0115723A1 (si bien menciona también a la patente nacional ES2008602A6 y la británica GB 2240581ª).
- La demandante habría reconocido ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) que el contenido de la única reivindicación independiente de la patente ES'365, está dentro del estado de la técnica.
-
- Las demandantes contestaron a la reconvención oponiendo:
- La falta de legitimación pasiva de la licenciataria reconvenida, ya que no es titular de la patente cuya nulidad se interesa.
- A juicio de los examinadores de la OEPM, la invención no se encontraba en el estado de la técnica a la fecha de la solicitud, gozando de novedad y actividad inventiva.
- SHINY nunca ha reconocido que el objeto de la reivindicación primera de la patente objeto de litigio se encontrara en el estado de la técnica.
- La patente europea ha sido concedida.
- La reivindicación primera de la patente objeto del pleito incluye como característica una tapa con extensiones largas que guían a la rueda que sirve de cuña y a su resorte.
- La patente británica GB 2240581A y el modelo de utilidad ES 1052858U carecen de tapa guía con extensiones.
La sentencia frente a la que se alza la parte demandante/reconvenida, desestimó la demanda y estimó la reconvención, esto último en atención a lo siguiente:
- Al dirigirse la demanda reconvencional también frente a la sociedad licenciataria, se cumple el mandato del art.113.3º de la Ley de Patentes .
- La concesión por la OEPM de la patente con examen previo no impide entrar a determinar su nulidad "por falta de actividad inventiva" .
- El informe Camilo aportado por la parte demandada/reconviniente se considera "contundente" y no contradicho por los informes presentados por la parte contraria "de menor consistencia, sin acreditar punto por punto como los elementos de la reivindicación primera de la patente estaban en el estado de la técnica y que aparecían en diversas patentes" (sic)
La sentencia asume pues el criterio de dicho perito que se condensa como sigue:
i) "El núcleo inventivo" de la patente ES'365 radica en las prolongaciones de la tapa que evitan el problema de los atascos de los elementos filiformes que se introducen en el conector. El problema técnico ya estaba resuelto de manera similar en el modelo de utilidad ES1052858U.La solución dada por la patente ES'365 consistente en dos prolongaciones de la tapa con borde inferior paralelo al lecho interior del hueco por el que se introducen los elementos filiformes (o alambre), formando un camino que guía a la cuña y al muelle que bloquean al elemento filiforme introducido, no difiere en ninguna forma sustancial de la técnica descrita en el referido modelo de utilidad
ii) El referido modelo de utilidad solo podía recibir un elemento filiforme y la invención patentada puede recibir dos. Pero este problema técnico ya estaba resuelto en las patentes US 0115723A1, ES2008602A6 y GB 2240581A.
Procede analizar en primer término las alegaciones del recurso de la parte actora dirigidas a impugnar la sentencia en cuanto acogió la pretensión reconvencional de nulidad de la patente ES'365.
En la primera de ellas se reproduce la excepción de falta de legitimación pasiva de la licenciataria para soportar la acción de nulidad.
El artículo 113.3 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 dispone que "La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso".
El propio texto de la norma nos indica que el único que ostenta relación directa con el objeto de la pretensión de nulidad es el titular registral de la patente por ser quien resultará inexcusablemente vinculado por la decisión judicial.
En el licenciatario no se da tal relación directa, pudiendo decretarse la nulidad de una patente sin que exista el imperativo procesal de que la pretensión se dirija frente a él, pues al fin y al cabo no se sitúa con el objeto del proceso sino en una relación de interés directo o indirecto. Por ello se prevé que se le notifique la demanda, a fin de que, en caso de estimarlo oportuno, pueda defender en el litigio dicho interés mediante su intervención en el mismo, coadyuvando con el titular de la patente.
En este sentido cabe citar la Sentencia núm. 329/2008 de la AP de Valencia (Sección 9ª) de 17 noviembre : " la nulidad ha de dirigirse al titular - artículo 113 LP- y que al licenciatario sólo cabría notificarle a los efectos de intervención coadyuvante, puesto que éste no es su derecho propio y sólo podría reforzar la posición del demandado-titular "
Notificar la demanda supone poner en conocimiento del licenciatario su existencia, para que voluntariamente actúe la facultad de intervenir en el proceso ( art.13 LEC ). Demandar al licenciatario es cosa distinta y emplazarle para que conteste a la demanda obviamente también lo es.
No obstante, en tanto en cuanto la sociedad licenciataria, tras ser emplazada no recurrió la resolución que tuvo por interpuesta la demanda frente a la misma, la consintió.
Y al comparecer y contestar a la demanda conjuntamente con la titular de la patente no vino sino a hacer uso de la facultad de intervención que le viene a reconocer el art. 13 LEC en relación al 113 LP.
Por ello el recurso se desestima en este punto, aunque sea en atención a fundamentos...
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ATS, 23 de Mayo de 2018
...sentencia dictada, con fecha de 16 de noviembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Pamplona (Sección 3.ª), en el rollo de apelación n.º 617/2014 , dimanante del juicio ordinario n.º 20/2013, del Juzgado de lo mercantil n.º 1 de Mediante diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2016 ......