SJMer nº 5 221/2012, 19 de Diciembre de 2012, de Madrid
| Ponente | JAVIER JESUS GARCIA MARRERO |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2012 |
| ECLI | ES:JMM:2012:1317 |
| Número de Recurso | 442/2011 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 5
MADRID
GRAN VIA, N: 52 4ª-PLANTA
55700
NIG. 28079 1 0005805 /2011
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 442 /2011
Sobre OTRAS MATERIAS
De D/ña. INDETEX SA.
Procurador/a Sr/a. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLEN
Contra D/ña DELICOM SL.
Procurador/a Sr/a. RAFAEL GAMARRA MEGIAS
JUZGADO MERCANTIL N° 5 DE MADRID
Autos: Juicio ordinario n° 442/11
SENTENCIA N° 221/12
En Madrid, a 19 de diciembre de 2012.
Vistos por mi, Javier García Marrero, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil n° 5 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario n° 442/11, seguidos a instancia de INDITEX SA, representado por el procurador D. Argimiro Vázguez Guillen, asistido por el letrado D. Juan Fernández Garde contra DIGITARAN SL, representada por el procurador D. Rafael Gamarra Megías, asistido por letrado, sobre propiedad industrial(acción de infracción de marca), he procedido a dictar la presente resolución, EN NOMBRE DE SM., EL REY, teniendo en cuenta los siguientes
PRIMERO Que por el procurador de la parte actora, en la representación que ostenta y mediante escrito que por el turno de reparto correspondió a este Juzgado, se interpuso demanda de juicio ordinario en la que en síntesis manifestaba que el actor era titular de las marcas ZARA renombradas. Que la demandada utiliza el signo distintivo sin su autorización como reclamo para ofrecer sus servicios. En apoyo de estos hechos alegó los fundamentos de derecho que consideró oportuno y terminó solicitando que se admitiera la demanda y que tras los trámites oportunos se dictara sentencia por la que se estimaran sus pretensiones. Con posterioridad amplió la demanda
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó al demandado. Se contestó a la demanda señalando que cuando recibió el requerimiento retiró el signo de Zara de su promoción, y que no era la titular de las promociones objeto de la ampliación de de demanda.
TERCERO: Se celebró la audiencia previa al juicio del procedimiento relativo a la nulidad, en la que se precisaron los puntos objeto de discusión, se solicitaron los medios de prueba siendo admitidos los pertinentes. Se señaló día para el juicio concurriendo tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia
CUARTO: Que en la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales
PRIMERO: Se ejercita por el demandante la acción de nulidad de La marca de la demandada y la de infracción de su marca
El actor es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
Marca nacional MIXTA n° 1.053.202 "ZARA", clase 25
Marca nacional denominativa n° 2.139.771 "ZARA", clase 35
Marca nacional mixta n° 2.336.967 "ZARA", clase 25
Marca nacional mixta n° 2.336.968 "ZARA", clase 35
Marca nacional denominativa n° 2.644.534 "ZARA", clase 9 y 18
Marca nacional mixta n° 2.667.082 "ZARA", clase 1,2,13,15,17,18,22,23,24,25,26,27,35,37 y 38
En el presente procedimiento se ejerce la acción de infracción de marca, debiendo establecer, con carácter previo, una serie de consideraciones iniciales.
Podemos entender por marca, tal como señala el articulo 4.1 de la LM , todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Esto supone que la marca no es un mero signo, sino esencialmente el signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. De esta manera la función esencial de la marca es identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica(en este sentido STS 20 de junio de 1994 ); esto no significa que tenga que informar con precisión sobre la identidad del fabricante o vendedor del producto o del prestador del servicio de que se trate, pero si que ha de permitir al público interesado distinguirlos de los que tienen otro origen y, por tal, entender que todos los diferenciados por un mismo signo han sido fabricados o vendidos bajo el control de un único titular, responsable de su calidad( STS de 28 de febrero de 2011 , STJUE de 17 de octubre de 1.990). Respecto a esa función esencial de la marca no debemos obviar las aseveraciones efectuadas por el TJUE. Dice el TJUE (Sala 3ª), sentencia de 26 de abril de 2007, n° C-412/2005(referencia EDJ 2007/21706) apartados 53 y 54(en igual sentido, STJUE Luxemburgo (Gran Sala) de 11 septiembre 2007 apartado 27 y en términos semejantes STS 26 de octubre de 2005 ):
"53. Según la jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99 , Rec p. 1-5475, apartado 30, y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. 1-7975, apartado 27).
54. Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , Rec p. 1-5507, apartado 28).
La marca es un instrumento puesto al servicio del empresario para permitirle su actuación en el mercado, pero también tiene como finalidad la protección de los consumidores, ya que pueden identificar y distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, favoreciendo la elección entre ellos( SSTS 6 de abril de 1994 , 31 de diciembre de 1996 y 26 de octubre de 2005 ). En el derecho de marcas español, la propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales ( articulo 2 de la LM ). Una vez registrado otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo(ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo(ius prohibendi) que es la facultad de exclusión de terceros y que aparece recogido en el articulo 34 de la ley. Sin embargo, para que ostente este derecho es necesario que el signo reúna ciertos requisitos; unos pueden ser absolutos que debe tener el signo en si mismo considerado sin compararlo con otros signos ya protegidos cuya titularidad corresponda a otras personas; otros son relativos, ya que su concurrencia se establece comparando el signo con otros ya protegidos a favor de otras personas.
SEGUNDO: Infracción de marca
Cuando se habla de infracción de marca se alude al aspecto negativo (ius prohibendi) propia del registro de la marca, que es la facultad de exclusión de terceros y que aparece recogido en el articulo 34.1 y 2 de la ley. Dice este precepto:
"1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
-
Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
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Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
-
Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada."
El ejercicio del ius prohibendi debe quedar reservado a aquellos sasos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto(STJCE 12 de noviembre de 2002)
Para que se produzca una violación del derecho exclusivo es necesario que se produzca por el supuesto infractor un uso del signo a titulo de marca, que se haga sin consentimiento del titular, que concurren los supuestos del articulo 34.2 a), b) o c), y en todo caso que éste no sea titular de una marca registrada.
En este sentido, dice la STJCE Luxemburgo (Gran Sala) de 11 septiembre 2007(JUR 2007\257949), apartado 16:
"16 Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Arsenal Football Club [TJCE 2002, 330], antes citada; de 16 de noviembre de 2004 [TJCE 2004, 333], Anheuser-Busch, C-245/02 , Rec, p. 1-10989, y Adam Opel [TJCE 2007, 24], antes citada), el titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva (LCEur 1989, 132), cuando se reúnan cuatro requisitos:
1) dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
2) tiene que...
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