SJMer nº 12 135/2014, 8 de Julio de 2014, de Madrid
| Ponente | ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ |
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2014 |
| ECLI | ES:JMM:2014:3876 |
| Número de Recurso | 86/2013 |
JDO. DE LO MERCANTIL N. 12
MADRID
SENTENCIA: 00135/2014
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 12
MADRID
GRAN VIA, 52 PLANTA 3
55900
N.I.G.: 28079 1 0001063 /2013
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 86 /2013
Sobre OTRAS MATERIAS
De D/ña. GLAXO GROUP LIMITED
Procurador/a Sr/a. JAIME GAFAS PACHECO
Contra D/ña. Efrain
SENTENCIA
En Madrid, a ocho de julio de dos mil catorce .
Doña Ana María Gallego Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil N.º 12 de Madrid y su Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado al número 86/2013 a instancia de GLAXO GROUP LIMITED, representados por el Procurador/a Don JAIME GAFAS PACHECO y bajo la Dirección Letrada de Dº FABRIZZIO NIAZZETTO contra Dº Efrain , representado por el Procurador Don JOSE PEDRO VILA RODRIGUEZ y bajo la Dirección Letrada de Don JUAN BOTELLA REYNA.
El día 11 de febrero de 2013 tuvo entrada en el Juzgado escrito por el que GLAXO GROPUP LIMITED , representada por el Procurador Dº JAIME GAFAS PACHECO , formuló demanda de Juicio Ordinario frente a Dº Efrain , alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por oportuno.
Por resolución de fecha 5 de abril de 2013 se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada.
Con fecha de 31 de julio de 2013, por el Procurador Dº JOSE PEDRO VILA RODRIGUEZ , en nombre y representación de Dº Efrain se presentó escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a ésta y alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por oportuno.
Señalada la Audiencia Previa para el día 26 de febrero de 2014 , la misma se celebró con la comparecencia de la debida representación y defensa de las partes, y, en ella las partes propusieron las pruebas que tuvieron por conveniente, declarándose la pertinencia de la que se estimó oportuna, del modo que consta en el acta y soporte audiovisual.
La vista del Juicio Ordinario tuvo lugar el 3 de julio de 2014 y en ella se practicó la prueba declarada pertinente y se concluyó por las partes, quedando los autos conclusos para sentencia.
En la sustanciación del procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
A través del presente procedimiento se ejercita por la parte actora acción declarativa de caducidad parcial por falta uso de la marca española nº 2714122 "MAX PRO" (FIGURATIVA) en clase 32 del nomenclátor contra su titular, DON Efrain
De forma que suplica sentencia por la que se declare que la marca nacional nº 2714122 "MAX PRO" (figurativa) se encuentra caducada por falta de uso efectivo y real en España.
Condenando al demandado a estar y pasar por tal declaración, ordenando la cancelación de la española nº 2714122 "MAX PRO" (figurativa), con base en la caducidad por falta de uso; librando el oportuno oficio a la Ilma. Sra. Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en orden a la cancelación del citado Registro de Marca.
Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.
De contrario, DON Efrain suplica sentencia de lo peticionado en la demanda.
En primer lugar, tal parte niega la falta de uso. Parte de la alegación de que la marca española nº 2714122 "MAX PRO" ha sido y es utilizada para bebidas dedicadas a nutrición deportiva, si bien "no las define como bebidas isotónicas, al no querer entrar en concurrencia con productos que venden firmas de refrescos por su dedicación al ámbito deportivo" y que utiliza la marca con diferentes grafías y colores. En concreto afirma que ha vendido otras bebidas isotónicas como son Isotonix, Artro Max y Cellular Max.
Con carácter previo, la parte demandada adujo falta de legitimación activa de GLAXO GROUP LIMITED.
Así, la representación de DON Efrain viene a afirmar que la actora carece de interés legitimo, al exponer que la sociedad demandante no ha ostentado con anterioridad derecho alguno sobre las marcas cuya caducidad por no uso pretende obtener.
Cabe traer a colación la SAP de Baleares de 11 de septiembre de 2013 : "En primer lugar, partimos de que en la medida en que el estado caducable de la marca sigue impidiendo el acceso al Registro de nuevas marcas debe otorgarse una legitimación amplia porque sólo de esa forma puede cumplirse uno de los objetivos de la protección de la marca ; las marcas se conceden para identificar productos o servicios y es obligatorio usarlas.
La jurisprudencia antigua fue abiertamente criticada por la doctrina y rectificada por resoluciones posteriores ;así en el denominado CASO NIKE, (STS 22 .09.1999) ya antes de la ley aprobada en el año 2001 quedó claro que si bien no se trata de una acción popular la legitimación debe ser amplia y en aquel caso señaló que correspondía a los titulares de las marcas registradas con posterioridad , a aquellos frente a los que el titular de la marca haya tratado de ejercer sus derechos y en general a todos los que puedan verse afectados económica o patrimonialmente por la sentencia.
La ley vigente es fruto de la adaptación del Derecho español al comunitario y, concretamente, a la Directiva 89/104/CEE (en adelante DM), -, entre otras modificaciones-destaca la nueva regulación de la figura del uso obligatorio de la marca acorde con la Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE núm. L 40, de 11 de febrero de 1989.
La anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, fue elaborada teniendo en cuenta los trabajos preparatorios del legislador comunitario en materia de marcas y que, como consecuencia de su prematura promulgación, (escasamente un mes antes de la propia Directiva), había revelado ciertas deficiencias. Éste fue el caso en materia de uso obligatorio, figura indispensable para la buena operabilidad del sistema dual marcario que existe en la Comunidad Europea desde la promulgación del Reglamento de marca comunitaria (en adelante RMC). Pues, bien, con el fin de subsanar tales deficiencias se ha promulgado la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.
La exposición de motivos de la Ley 17/2001 declara que el actual sistema corrige, además, los inconvenientes que planteaba en el anterior sistema la imposibilidad de alegar la falta de uso en vía de excepción o mediante demanda reconvencional por parte del demandado. El mal funcionamiento de la caducidad por falta de uso se debía principalmente a la ausencia de un cauce procesal oportuno para que terceros interesados pudieran hacerla valer. Era una situación que ya existía en la regulación del anterior Estatuto de Propiedad Industrial y que, pese a la conciencia del legislador sobre este extremo, no había sido corregida por la posterior Ley 32/88. El anterior artículo 40 remitía a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), en cuanto fueran compatibles con la propia naturaleza de las marcas. De su lectura, se evidenciaba que la nueva regulación del instituto de la caducidad por falta de uso había mantenido las deficiencias procesales que existían en la anterior legislación, a salvo, eso sí, de la inversión de la carga de la prueba tan reivindicada entre nuestros autores.
Así ya no era quien demandaba la caducidad por falta de uso quien debía probar que el demandado no había usado su marca , sino el titular de la marca presuntamente no usada, quien disponía de la prueba positiva y fácil del uso de la misma.
Como razona la mejor doctrina, con todo, la pretensión de conseguir que terceros interesados pudieran invocar la caducidad por esta causa, bien en el procedimiento de oposición, bien en calidad de excepción en un procedimiento de usurpación, quedaba vetada de la misma manera que en el anterior sistema. El artículo 53 de la Ley 32/1988 , requería al igual que el actual artículo 55. 1 «in fine», que la declaración de caducidad por falta de uso fuera declarada por los Tribunales. Ello obligaba al tercero que estuviera interesado en que se declarase la caducidad por falta de uso de una marca a interponer una acción declarativa de caducidad por falta de uso. Ahora bien, si esa persona era demandada por violación de un derecho de marca , a la luz de lo dispuesto en el artículo 126 LP no podía alegar por vía de reconvención o por vía de excepción el «non usus» de la marca de la parte actora, toda vez que el precepto se refiere a la «nulidad» total o parcial de la patente (entiéndase marca ) y la falta de uso es una causa de « caducidad ». Por estos motivos, el titular de la marca no usada, si bien se encontraba expuesto a que, en cualquier momento, otra persona que ostentara un interés legítimo instara acción de caducidad por falta de uso, lo cierto era que podía seguir no sólo oponiéndose a las solicitudes de registro de marcas idénticas o similares presentadas por terceros, sino que también podía interponer las acciones por violación del derecho de marca contra terceros que utilizasen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o similar cuando la semejanza entre el signo y el producto o servicio pudiera inducir a errores.
Esta situación ha sido corregida por la actual Ley de Marcas. Tal y como regula el art 44.2 LM .
De este modo, al habilitar la vía de excepción y la reconvencional al demandado en un procedimiento por...
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