STS, 3 de Junio de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 03 Junio 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de junio de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 3912/2007, interpuesto por el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO, representado por la Procuradora Doña María José Corral Losada, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 937/2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de mayo de 2007, recaída en el recurso nº 218/2004, sobre concesión de inscripción de la marca nacional nº 2.495.053 "FUNDACIÓN CAJA DUERO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE RIBERA DE DUERO, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de febrero de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 21 de julio de 2003, que concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.495.053 "FUNDACIÓN CAJA DUERO", para la clase 33ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por el recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 26 de junio de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 14 de septiembre de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva de la sentencia, vulneración de los arts. 33.1 y 67 LJCA, 218 LEC y 120 CE, con resultado de indefensión, así como en detrimento del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva del art. 24 CE, y jurisprudencia aplicable que se cita.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva de la sentencia, vulneración de los arts. 33.1 y 67 LJCA, 218 LEC y 120 CE, con resultado de indefensión, art. 24 CE, en adición, la sentencia de instancia tampoco se pronuncia a propósito de la vulneración de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 32/88, de Marcas, que fueron esgrimidas en el hecho primero de la demanda, y jurisprudencia aplicable que se cita.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva de la sentencia, vulneración de los arts. 33.1 y 67 LJCA, 218 LEC y 120 CE, con resultado de indefensión, art. 24 CE., la sentencia de instancia no entra a analizar el riesgo de confusión o asociación de la marca solicitada con los otros registros prioritarios que, también, fueron opuestos por el recurrente en el hecho primero de su recurso, y jurisprudencia aplicable que se cita.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia extra petita de la sentencia, vulneración de los arts. 33.1 y 67 LJCA, 218 LEC y 120 CE, con resultado de indefensión, art. 24 CE, la sentencia de instancia se pronuncia sobre ciertos extremos no sometidos a su consideración, con grave incidencia en las pretensiones de las partes, y jurisprudencia aplicable que se cita.
5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia citra petita de la sentencia, vulneración de los arts. 33.1 y 67 LJCA, 218 LEC y 120 CE, con resultado de indefensión, art. 24 CE, la sentencia de instancia se pronuncia sobre la compatibilidad de la marcas solicitada con uno de los registros prioritarios opuestos, desestimándose que con la concesión del registro controvertido se hayan infringido los arts. 13 a) de la Ley 32/1988 y 8 de la Ley 17/2001 de Marcas, atendiendo al renombre la denominación CAJA DUERO, cuando resulta que dicha realidad no fue, ni esgrimida, ni probada, en el procedimiento, como presupuesto de la debida desestimación del recurso, y jurisprudencia que se cita.
6) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción por inaplicación de la prohibición absoluta de registro del art. 11. 1 f) de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia que se cita.
7) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción por inaplicación de la prohibición relativa de registro del art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas.
8) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción por inaplicación de la prohibición de registro del art. 13 c) de la Ley 32/1988, de Marcas, y el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, con estimación del recurso,
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Se anule la sentencia recurrida, se declare no ser conforme a Derecho la concesión de la marca española denominativa número 2.495.053 "Fundación Caja Duero", en la Clase 33 del Nomenclátor Internacional, para diferenciar <
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Se condene a la parte vencida al pago de las costas.
Por providencia de la Sala, de fecha 29 de octubre de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 27 de noviembre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 8 de enero de 2008, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 17 de febrero de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 27 de mayo siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.495.053 FUNDACIÓN CAJA DUERO de la clase 33 para "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera del Duero, recurso en el que la entidad solicitante de la marca, no ha comparecido pese a constar su emplazamiento en autos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria con base en los siguientes fundamentos:
[...] en el caso presente las denominaciones enfrentadas en su conjunto "Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera de Duero" y "Fundación Caja Duero" existe una total disparidad denominativa, ya que sólo coinciden en la expresión "Duero", la cual al tener un carácter geográfico forma parte del patrimonio cultural común de todos y por lo tanto es inapropiable para nadie, ni siquiera para el titular de una denominación de origen (la cual no se denomina simplemente "Duero" sino "Ribera del Duero"), pero además no puede entenderse que se trate a excepción de la palabra Duero de una expresión genérica como pretende el recurrente de que los términos "Consejo", "Regulador" "Denominación" "Origen" y "Fundación" y "Caja", pues si bien es cierto que cada uno de ellos individualmente considerado tiene tal carácter su unión a otro u otra denominación "ribera del Duero" y "Duero" supone una la especificación. Es pues rechazable el argumento de la recurrente pues realiza una actividad invalida a la hora de analizar las marcas opuestas, ya que procede a su descomposición cuando el análisis ha de realizarse de forma conjunta, y como hemos señalado la única coincidencia del análisis conjunto se produce en un término inapropiable cual es el término Duero. Este motivo ha de ser desestimado.
[...] Si bien el Tribunal entiende que el concepto volumen de ventas en el que pretende apoyarse recurrente es discutible el recurrente pretende ampararse en el volumen de ventas de productos amparados por otra marca, en la que la del recurrente sólo figura en la contraetiqueta, sin embargo el prestigio y la consideración pública lleva al Tribunal a reconocer el carácter no sólo notorio de la marca "Ribera del Duero", que no meramente "Duero", pero en el caso presente este criterio no resulta de aplicación pues la marca opuesta "Caja Duero", también es una marca renombrada al ser conocida por el público general y no meramente en los usuarios de servicios Bancarios. Al ser ambas marcas renombradas no es de aplicación al anterior criterio, mas aún cuando el renombre no es predicable de la expresión "Duero", sino "Ribera del Duero" y "Caja Duero", y, entre ambas existen además diferencias denominativas que permiten su distinción. Por tanto el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado".
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Alega el recurrente en su primer motivo de casación quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia al no resolverse todas las cuestiones invocadas en la instancia, incurriendo en incongruencia omisiva.
El motivo debe ser estimado, pues una serie de argumentos esgrimidos en la demanda no han sido tomados en consideración en la sentencia, pese a la importancia que tienen en la resolución de la cuestión planteada, como se verá más adelante.
En primer lugar, nada se dice respecto del posible error sobre la procedencia geográfica de los productos, que el término "Duero" puede producir en los consumidores, cuestión que fue invocada en la demanda en el hecho quinto y motivó la respuesta correspondiente del Abogado del Estado, en relación con la prohibición del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. Tampoco se pronuncia el Tribunal "a quo" sobre la alegada prioridad de las marcas anteriormente registradas por la entidad oponente, y que se relacionan en el fundamento de derecho segundo de la demanda. Por último, nada se indica sobre las prohibiciones derivadas de la normativa que regula la denominación de origen "Ribera del Duero", a la que se alude en el hecho quinto de la demanda.
Estas omisiones hacen que la sentencia caiga en incongruencia, con infracción de lo prevenido en el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional, por lo que la casación debe ser estimada, y conforme a lo previsto en el artículo 95.1.d) de dicha Ley, resolver la cuestión en los términos en que aparece planteado el debate en primera instancia.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En el presente caso, al amparar la marca concedida "bebidas alcohólicas", está incidiendo de manera directa en el campo propio de la "Denominación de Origen Ribera del Duero", denominación que protege, conforme a su Reglamento de 1 de diciembre de 1992, "los vinos de calidad tradicionalmente designados bajo esta denominación geográfica que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, cumplan en su producción, elaboración y crianza, todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente". No hay duda que la utilización del término "duero" para bebidas alcohólicas, entre las que se incluye el vino, puede producir una asociación de la marca pretendida con el origen de los vinos protegidos por la anterior denominación de origen, lo que llevaría al público consumidor al error de confundir, de un lado, el origen geográfico del producto, caso de que éste no fuere producido en este territorio, lo que determina la prohibición prevista en el art. 11.1.f) de la Ley de Marcas, y, de otro, confundirle sobre el origen empresarial de los vinos, lo que incluye al signo en la prohibición del artículo 12 de dicha Ley.
A las anteriores consideraciones deben añadirse dos más. En primer lugar, la marca "Ribera del Duero" es una marca notoria en el sector del vino, lo que determina que su protección lleve a ser más restrictivo en orden a exigir a otros signos que pretendan actuar en dicho sector una mayor distinción respecto a la anterior ya inscrita, pues si la distinción no es clara se incurre en la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas. En segundo término, la propia regulación de la denominación de origen en cuestión -artículo 2.2.-, prohibe "la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones o signos que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos puedan inducir a confundirlos con lo que son objeto de esta Reglamentación...", lo que indudablemente aquí ocurre respecto del término "duero", que es usado por la marca solicitada.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3912/2007, interpuesto por el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO, contra la sentencia nº 937/2004 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de mayo de 2007, y debemos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 218/2004, declarando la nulidad por su disconformidad a Derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
