STS, 25 de Mayo de 2009

Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- de 6 de julio de 2004, confirmada en alzada por la de 11 de febrero de 2005, se acordó la concesión total del registro de la marca internacional gráfico denominativa nº 798966 "BEBI", solicitada para distinguir, "alimentos para bebés, productos dietéticos y productos dietéticos para bebés en clase 5; Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, leche y productos lácteos, mezclas de frutas con muesli, copos de cereales, copos de trigo, copos de maíz, copos de arroz, con alto contenido en frutos, mezclas de legumbres con muesli, copos de cereales, copos de trigo, copos de maíz, copos de arroz, con alto contenido en legumbres, en clase 29; café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, segú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, sirope de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagres, salsas (condimentos), muesli, copos de cereales, copos de trigo, copos de maíz, copos de arroz, muesli, copos de cereales, copos de trigo, copos de maíz, copos de arroz, con un suplemento de frutas y o de legumbres, muesli, copos de cereales, copos de trigo, copos de maíz, copos de arroz, con un suplemento de chocolate y o de miel o de avellanas y o de nueces; tisanas (no medicinales) en clase 30 y bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas; néctares de frutas; zumos de legumbres en clase 32. Durante la tramitación de la marca internacional presentaron oposición a la concesión de la marca gráfico-denominativa "BEBI", la entidad Société des Produits Nestlé, S.A. -por considerar que el signo incurría en las prohibiciones absolutas contenidas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de marcas- y LABORATORIOS ORDESA, S.L. por considerarla incompatible con sus marcas "BLEVIT denominativa nº 314842" (clases 1 y 5), nº 1318193 (clase 5) y 1318195 (clase 32) y marca "BLEMIL" denominativa nº 432555 (clases 1 y 29).

Por sentencia de 31 de marzo de 2008 dictada en el recurso nº 2432/2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue desestimado el recurso interpuesto por la representación procesal de LABORATORIOS ORDESA, S.L contra la referida resolución de la OEPM de 11 de febrero de 2005. El fundamento de derecho primero de esta sentencia recoge las razones en que se basa la concesión por la Administración del registro solicitado; en el segundo se resumen las alegaciones de la demanda; en el tercero se exponen la norma y jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable al caso; y en el cuarto y quinto desarrolla, las razones por las que resuelve desestimar el recurso y confirmar la resolución administrativa combatida, fundamentos que son del siguiente tenor literal:

CUARTO - En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró, según se ha transcrito, que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por cuanto las marcas confrontadas "aunque coincidan en el ámbito de la alimentación...presentan suficientes rasgos de diferenciación mutua, fonéticos y gráficos ofreciendo en su globalidad una impresión individualizadota suficiente para que el consumidor consiga diferenciarlas sin incurrir en confusión".

Este Tribunal comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa, referida esencialmente al ámbito de la alimentación infantil, identidad que en lógica derivación se traslada a las clases del Nomenclátor Internacional concernidas, nums. 5, 29, 30 y 32.

Pero sentado lo anterior, de la subsiguiente comparación de los signos, a saber, por una parte, la marca solicitada, BE-BI, acompaña del gráfico que se ha descrito (el "osito sonriente", que incluye también la denominación), y por otra, las marcas prioritarias, BLE-VIT y BLE-MIL, que tal como apunta el Abogado del Estado, no comparten ninguna sílaba con la primera, de la comparación decimos, en una visión necesariamente de conjunto, se colige que la solicitada, contiene suficientes elementos de diferenciación, fonéticos y gráficos, como para excluir razonablemente el riesgo de confusión entre los consumidores, y por ende de asociación a un origen empresarial común, lo que determina la compatibilidad en el mercado de las marcas enfrentadas.

Así las cosas, no resulta de aplicación al caso la protección reforzada, para las marcas prioritarias, prevista en el art. 8.1 LM, por cuanto, en ausencia de los referidos riesgos de confusión y asociación entre las marcas confrontadas, no concurre la "conexión" entre ellas y la posibilidad derivada de "aprovechamiento indebido" y "menoscabo del carácter distintivo" de las primeras, que constituyen las premisas necesarias para la consideración del precepto.

QUINTO - Invocada por último, por la parte actora, la existencia de "precedentes administrativos", a cuyo tenor Kolinska P. Industrija habría visto denegadas solicitudes de inscripción de nuevas marcas por la OEPM, tratándose de "hechos análogos" a los aquí contemplados, resulta que :

a) Aportadas con la demanda (docs. 11 a 17), copias de las resoluciones administrativas, se especifica en las mismas que no son firmes, sino susceptibles de recurso de alzada, habiéndose abstenido la parte actora, a quien competía la carga de probar sus alegatos (art. 217.2 LEC ), de acreditar dicha firmeza ;

b) No constan los exactos términos del debate y de la confrontación entre las marcas, en los respectivos expedientes a que se contraen las resoluciones invocadas; y

c) En cualquier caso y conforme a reiterada jurisprudencia, la inscripción registral marcaria es una actividad reglada, en la que los precedentes no pueden vincular ni a la Administración ni, menos todavía, a los órganos jurisdiccionales competentes, por encima del principio de legalidad, pudiendo siempre estos últimos entender que determinados registros fueron concedidos - o denegados - erróneamente, sin que queden por tanto ligados a tales precedentes (por todas, STS, Sala 3ª, de 28 de febrero de 2007, rec. 11347/2004, FJ 3º; 18 de abril de 2007, rec. 6066/2004, FJ 2º ; y 11 de julio de 2007, rec. 10451/2004, FJ 2º ).

Considerando cuanto antecede y que igualmente, la titularidad de la actora sobre otras marcas que relaciona en su demanda (Blevilat, Blevicao, Bebelac, Blevis Plus, Blemil Junior, entre otras), carece aquí de relevancia, es consecuencia de todo ello que, conforme a cuanto se ha razonado, proceda desestimar el presente recurso contencioso y confirmar la resolución administrativa impugnada.

Mediante providencia de 5 de mayo de 2008 el Tribunal "a quo" tuvo por preparado el recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada.

El 17 de junio de 2008 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el escrito de formalización del recurso de casación, en el que se plantean dos motivos: el no acogimiento por la sentencia de los precedentes administrativos invocados por la actora, lo que supondría haber infringido el principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley de marcas, y la notoriedad de sus marcas, con infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001, de marcas, desarrollando un argumentación que puede resumirse así:

1. la recurrente señaló a efectos probatorios los propios archivos de la OEPM, aportando al efecto las resoluciones denegatorias de las marcas citadas como antecedentes administrativos en las que constan la marca aspirante y las oponentes;

2. Las resoluciones denegatorias citadas como precedentes guardan identidad de objeto y de sujeto con el presente caso porque es idéntica la marca de referencia "BEBI" y son idénticos los distintivos oponentes "BLEVIT" y "BLEMIL" y enfrentaron a las mismas mercantiles en su calidad de aspirante y oponente;

3. Existencia de cuasi identidad fonética y denominativa entre los signos enfrentados "BEBI" aspirante y "BLEVIT" y "BLEMIL" oponentes;

4. Identidad de clases y productos protegidos;

5. Existencia de riesgo de asociación entre los signos;

6. Existencia de numerosas marcas registradas con las partículas "BLEVIT" y "BLEMIL"

7. Aprovechamiento de la reputación de esas marcas. Cita varias sentencias del Tribunal Supremo que, en su opinión, apoyan la tesis que sustenta, sustancialmente basadas en que la sentencia ha infringido los artículos 6.1 y 8.1 de la Ley 17/2001 de marcas. Concluye con el suplico de que sea casada la sentencia " y resolviendo de conformidad con el suplico de nuestro escrito de demanda acuerde la denegación del referido signo ".

Mediante providencia de 13 de noviembre de 2008 el recurso de casación fue admitido.

Se ha opuesto al recurso de casación el Abogado del Estado que postula la desestimación del recurso con imposición de las costas a la parte recurrente.

Por providencia de 12 de mayo de 2009 se señaló para votación y fallo de este recurso el 20 de mayo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección

Aunque la recurrente no cita de forma explícita, como ya hizo en el escrito preparatorio, el concreto artículo de la Ley jurisdiccional en que funda su recurso de casación, del contenido y exposición del mismo de deduce, inequívocamente, que se fundamenta en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por infracción de los artículos 6.1 y 8.1 de la Ley 17/2001, de marcas y de la Jurisprudencia que los interpreta. Sostiene que la sentencia se ha apartado de los precedentes alegados por la demandante y que la marca aspirante gráfico denominativa "BEBI" es incompatible con sus marcas prioritarias, a las que califica de notorias, englobando entre ellas al conjunto de marcas BLEVIT y BLEMIL, exponiendo en su escrito- que en varias ocasiones califica erróneamente de alzada- los razonamientos por los que considera que las marcas enfrentadas son incompatibles y que la sentencia impugnada ha infringido los artículos 6.1 y 8.1 de la Ley 17/2001, de marcas.

La recurrente sostiene como motivo principal -hasta el punto de manifestar que el recurso se dirige contra el fundamento de derecho quinto de la sentencia de instancia- que el Tribunal "a quo" considera que las resoluciones administrativas invocadas por la actora no son vinculantes para la Administración, que ejercita una actividad reglada, y mucho menos para el órgano jurisdiccional competente, intentando combatir este razonamiento citando sentencias que la actora considera sentencias contradictorias, que en verdad lo que ponen de manifiesto son resoluciones casuísticas y no la valoración del precedente administrativo por encima del principio de legalidad.

En nuestra reciente STS de 16 de marzo de 2009 (RC 523/2007) hemos recordado que la STC 125/2003, de 19 de junio, ha sintetizado que el principio de igualdad prohibe al legislador "configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se de trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación, o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria". Dicho de otra manera, sólo ante iguales supuestos de hecho actúa la prohibición de utilizar "elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable" (STC 39/2002, de 14 de febrero, fº.jº. 4º ), razón por la cual toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación un "tertium comparationis" frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de consistir en "una situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u otros grupos de ciudadanos" (ATC 209/1985, de 20 de marzo, fº.Jº. 2º ). El principio de igualdad en la aplicación de la Ley impide que un mismo órgano modifique arbitrariamente sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que, si pretende apartarse del precedente, debe aportar justificación suficiente, exponiendo las razones que le han conducido a formular su cambio de criterio. El principio de igualdad ante la Ley no excluye la posibilidad de un tratamiento desigual de supuestos análogos; es posible la diferencia de trato, y esta posibilidad viene impuesta por la necesidad de coordinar las exigencias del principio de igualdad con las de otros principios también constitucionalmente protegidos, señaladamente, la independencia que debe presidir la función judicial, y la no existencia en nuestro ordenamiento de un rígido sistema de sujeción al precedente (STC de 14 de mayo de 1986 RA 436/1985 y 886/1985 ). La STC 49/1985, de 28 de marzo, ha subrayado la diferencia existente entre el sentido del principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley respecto el principio de igualdad ante la Ley, pues mientras que éste es de carácter material y pretende garantizar la diversidad de trato de los iguales, aquel es predominantemente formal y lo que exige "no es tanto que la Ley reciba siempre la misma interpretación, a efecto de que los sujetos a los que se aplica resulten siempre idénticamente afectados, sino que no se emitan pronunciamientos arbitrarios por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio de criterio que pueda reconocerse como tal>>.

En el caso que enjuiciamos, no apreciamos que se haya vulnerado el principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley. Efectivamente, como acabamos de expresar, para que el tratamiento judicial pueda vulnerar el principio de igualdad es precisa la preexistencia de una resolución judicial que haya concedido o reconocido lo que, en idéntico supuesto, otra resolución judicial posterior del mismo órgano jurisdiccional niega o desconoce sin exponer las razones que justifiquen el cambio de criterio. No es ello lo que aquí ha acontecido. Ninguno de los antecedentes que se invocaron fueron jurisdiccionales sino administrativos y ya es sabido que estos últimos no vinculan a los tribunales, debiendo resaltarse, además, que ninguna de las marcas citadas por la recurrente guardan identidad con el presente caso, marca gráfico denominativa "BEBI" nº 798966. Ciertamente todas aquellas marcas mixtas invocadas por la recurrente contienen la denominación BEBI y la representación parcial de un oso sonriente, pero su configuración a modo de envase en el que se aprecian leyendas y representaciones de platos con papillas, impiden considerar la existencia de identidad de objeto con el presente caso.

No ha lugar a acoger ninguno de los razonamientos por los que la recurrente considera infringidos los artículos 6.1 y 8.1 de la Ley de marcas. Hemos dicho con reiteración que el recurso de casación no es cauce idóneo para combatir la apreciación de la similitud de signos llevada a cabo por el Tribunal de instancia, a salvo los supuestos en que la sentencia combatida incurre en arbitrariedad, error manifiesto o infringe las normas sobre valoración de la prueba, circunstancias que no concurren en nuestro caso, en el que el Tribunal "a quo" ha efectuado un estudio pormenorizado de los signos, resaltando que si bien las marcas enfrentadas concurren aplicativamente en el ámbito de la alimentación infantil, la existencia de suficientes diferencias en los planos visual y fonético excluye el riesgo de confusión y asociación entre ellas. En lo que ahora importa, dice así la sentencia recurrida: « En la comparación de los signos enfrentados, debe partirse de su identidad aplicativa, referida esencialmente al ámbito de la alimentación infantil, identidad que en lógica derivación se traslada a las clases del Nomenclátor Internacional concernidas, nums. 5, 29, 30 y 32. Pero sentado lo anterior, de la subsiguiente comparación de los signos, a saber, por una parte, la marca solicitada, BE-BI, acompaña del gráfico que se ha descrito (el "osito sonriente", que incluye también la denominación), y por otra, las marcas prioritarias, BLE-VIT y BLE-MIL, que, tal como apunta el Abogado del Estado, no comparten ninguna sílaba con la primera, de la comparación, decimos, en una visión necesariamente de conjunto, se colige que la solicitada contiene suficientes elementos de diferenciación, fonéticos y gráficos, como para excluir razonablemente el riesgo de confusión entre los consumidores, y por ende de asociación a un origen empresarial común, lo que determina la compatibilidad en el mercado de las marcas enfrentadas». La sentencia también motiva de forma razonada y no arbitraria la no aplicación al caso del artículo 8.1 invocado por la demandante, cuando en su fº jº 4º establece: « Así las cosas, no resulta de aplicación al caso la protección reforzada, para las marcas prioritarias, prevista en el art. 8.1 LM, por cuanto, en ausencia de los referidos riesgos de confusión y asociación entre las marcas confrontadas, no concurre la "conexión" entre ellas y la posibilidad derivada de "aprovechamiento indebido" y "menoscabo del carácter distintivo" de las primeras, que constituyen las premisas necesarias para la consideración del precepto.».

Este fundamento está en consonancia con la doctrina respecto de las marcas notorias que venimos reiterando, por todas STS 5602/2006 de 19 de diciembre de 2008, en aplicación de la Ley 32/1988, y STS 3293/2006, de 23 de octubre de 2008, en aplicación de la Ley 17/2001. Esta sentencia, en su fº jº 5º declara como primera premisa para la aplicación del precepto prohibitivo contenido en el artículo 8.1, de la Ley, que para aplicarlo a una marca, ésta ha de ser idéntica o semejante al signo notorio. Dice esta sentencia: « En efecto, la apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores (articulo 8.1 de la Ley 17/2001 )» En el presente caso, el Tribunal de instancia ha apreciado que la marca aspirante es diferente de las marcas BLEVIT/BLEMIL, y que no ni implica un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de los signos anteriores, lo que justifica la no aplicación de la prohibición relativa pretendida por la recurrente. En definitiva, las apreciaciones llevadas a cabo por la sentencia impugnada se ofrecen ajustadas a Derecho y por ello no ha lugar a acoger ninguno de los alegatos anteriormente examinados.

Al desestimarse todos los motivos del recurso de casación, de acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., procede imponer las costas a la parte recurrente.