STS, 7 de Mayo de 2009
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:2562 |
| Número de Recurso | 2446/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de mayo de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 2446/2007, interpuesto por don Borja, representado por el Procurador Don José Manuel Fernández Castro, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 370/2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de febrero de 2007, recaída en el recurso nº 94/2005, sobre denegación de la inscripción de la marca nº 2.453.816 "67 Sixtyseven by Mustang"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. KG., representada por la Procuradora Doña Almudena González García, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. KG., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de noviembre de 2003 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de noviembre de 2002, que concedió la inscripción de la marca nº 2.453.816 "67 Sixtyseven by Mustang", para la clase 18ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de abril de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente ( Borja ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 14 de junio de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12. 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1998, de Marcas e infracción de los arts. 3, 4, 6 y 8.1 de la vigente Ley de Marcas 17/2001.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1 letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia que se cita.
Terminando por suplicar dicte sentencia dando lugar al recurso, casando la resolución recurrida y ordenando mantener en vigor la marca mixta número 2.453.816 "67 SIXTYSEVEN BY MUSTANG" para productos comprendidos en la clase 18 del Nomenclátor Internacional.
Por providencia de la Sala, de fecha 10 de octubre de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 7 de noviembre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+CO.KG.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo. El Abogado del Estado, mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2007, manifestó que se abstiene de evacuar dicho trámite, y la Entidad recurrida, lo hizo mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 5 de febrero de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de abril siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.453.816 "67 sixtyseven by mustang" (mixta) de la clase 18 para "cuero e imitaciones de cuero y artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles de animales, bolsos, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y productos de guarnicionería". El otorgamiento se hizo pese a la oposición de la marca nº 657.694 "MUSTANG" de la clase 18, para los mismos productos por considerar que existen diferencias entre las marcas enfrentadas.
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo que fue estimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con base en los siguientes fundamentos:
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En este caso concreto es importante acudir a los precedentes: es cierto que el Sr. Borja es titular de varias marcas denominadas Mustang, pero debemos centrarnos concretamente en la clase 18 coincidente en las marcas en conflicto: de los datos obrantes consta que el Sr. Borja solicitó con anterioridad la inscripción de la marca Mustang en clase 18, para artículos de cuero e imitaciones. Le fue lógicamente denegada ya que tenía prioridad registral la marca con idéntica denominación Mustang (del hoy recurrente), en la misma clase y para idénticos productos de cuero. La resolución administrativa fue confirmada por sentencia de esa misma Sección el 21 de febrero de 2006, (recurso 467/02 ).
Ahora el registro le concede la marca 67 SIXTY SEVEN by Mustang.
En este caso si bien debe atenderse a una visión de conjunto como norma general, es más que probable que un consumidor que desee comprar un producto de cuero de la marca Mustang, pueda incurrir en error sobre el origen empresarial al leer en la marca del artículo de cuero el añadido "by Mustang."
Se puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio no sólo en una común área comercial, sino como es este caso en productos idénticos.
Tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética y de la identidad de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso la denominación ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Las diferencias ponen de relieve que se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce".>>
La presente casación se ha interpuesto contra la anterior sentencia con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes y que, en síntesis, se basan en la prioridad registral que ostenta el recurrente en casación sobre la marca opuesta, siendo notoria su marca respecto del término "mustang", y en las diferencias existentes entre los signos enfrentados.
Aunque se citan como infringidos algunos preceptos de la Ley 17/2001 de Marcas, la realmente aplicable es la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, por lo que el examen de los motivos debe quedar circunscrito a los artículos de ésta que se mencionan en el escrito de interposición.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se aprecia que el Tribunal de instancia haya incurrido al confrontar las marcas en litigio en arbitrariedad o irracionalidad, únicos supuestos en que sería posible revisar en casación la apreciación realizada en su sentencia. En efecto, es lógica su afirmación de que el término "mustang" produciría confusión en los consumidores sobre el origen empresarial al leer dicho término, desde luego muy característico, sobre artículos de cuero que son los que protegen ambas marcas, sin que los restantes elementos incorporados al diseño tengan suficiente fuerza distintiva, dado precisamente esa afinidad de productos.
Aunque se hace referencia a una serie de marcas prioritarias del recurrente, no obstante no se discute la afirmación de la sentencia de que en relación con la clase 18, tal prioridad no existe, pues la única solicitud en dicha clase, efectuada por el Sr. Borja, fue denegada y su recurso desestimado por la sentencia de 21 de febrero de 2006, luego confirmada por esta Sala en la suya de 23 de octubre de 2008. Por lo tanto, la existencia de otras marcas con ese término "mustang", que aunque pudieran ser notorias no son renombradas, no otorgan tal prioridad, pues como se dijo en la sentencia de esta Sala de 13 de febrero de 2008 :
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Procede, en consecuencia, desestimar el recurso.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2446/2007, interpuesto por don Borja, contra la sentencia nº 370/2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de febrero de 2007, recaída en el recurso nº 94/2005, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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ATS, 18 de Octubre de 2012
...su propio precedente de la Sentencia de 20 de febrero de 2007 dictada en el recurso 94/2005 , confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2009 (Rec. 2446/07 ). En este precedente se denegó el registro de la marca Mustang en la clase 18 debido a la incompatibilidad con la m......
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