SJMer nº 1 343/2013, 21 de Noviembre de 2013, de Granada
| Ponente | ENRIQUE SANJUAN MUÑOZ |
| Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 2013 |
| ECLI | ES:JMGR:2013:685 |
| Número de Recurso | 538/2012 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE GRANADA .
Tribunal de propiedad industrial de Andalucía.
SENTENCIA. Nº 343/13
En Granada a 21 de noviembre de 2013.
Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado actuando en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, los autos del JUICIO ORDINARIO registrados con el número 538/12 iniciados por demanda de CHARLET S.A.M representado por el procurador Sr./a García de Gracia y defendido por el letrado Sr./a Lissen Arbeloa contra MAHERLO IBERICA SL Y BERTULLI IBERICA SL representados por el procurador Sr/a Alameda Ureña y defendido por el letrado Sr/a Fagundo Hermoso, en donde se formuló RECONVENCIÓN vengo a resolver conforme a los siguientes.
El objeto del procedimiento ha sido de impugnación marcaria.
A este juzgado fue turnada demanda en fecha de 18 de mayo de 2012 presentada por la representación antes dicha en reclamación , contra la demandada, de sentencia por la que se declare que el registro en la OEPM de las marcas españolas nº 2396199 " B BERTULLI" y/o nº 2.538.332 "MARIO BERTULLI" en clase 25 por MAHERLO IBERICA SL se ha realizado, en relación con los prioritarios registros de marca italiana nº 1062649 en clases 18 y 25, en circunstancias que determinan su subsunción en el ámbito de aplicación del artículo 10 de la Ley de Marcas y del artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, y condene a MAHERLO IBERICA SL y a BERTULLI IBERICA SL , como consecuencia de lo anterior, a transferir a favor de CHARLET SAM la titularidad de los registros de marca española nº 2.396.199, B BERTULLI y nº 2.538.332, MARIO BERTULLI en clase 25. Con carácter subsidiario a que A): declare la falta de validez y consiguiente nulidad de los registros de marca por aplicación del artículo 51, párrafo 1, letra b) de la Ley 17/2001 , de marcas, y condene a MAHERLO IBERICA SL como consecuencia de lo anterior a estar y pasar por la cancelación por la OEPM de sus registros de marca española, con publicación de la misma en el BOPI. Declare que las demandadas han cometido actos de infracción de las precitadas marcas y/o de competencia desleal de obstaculización y/o confusión frente a la actora , y en consecuencia, condene a las demandadas : a cesar y abstenerse en el futuro de toda actividad de fabricación, ofrecimiento, comercialización y almacenamiento con esos fines, de importación o exportación y/o de reproducción en embalajes, en documentos mercantiles, en la publicidad y en redes de comunicación telemática o como nombre de dominio de los signos objeto de dichos registros ( y ello con carácter principal, ex articulo 10 LM y subsidiariamente, ex artículos 4 y /o 6 LCD en relación al artículo 32 LCD ); a retirar , a costa de las demandadas, del tráfico económico los productos, medios o materiales publicitarios y cualquiera otros documentos o soportes en los que se reproduzcan los signos a los que se refieren los pedimentos declarativos anteriores, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos; a entregar a la actora , a costa de las demandadas, para su destrucción, los materiales retirados conforme al pedimento anterior; a indemnizar a la actora por daños y perjuicios y/o enriquecimiento injusto a la cantidad que se determine en dictamen pericial a emitir por perito judicial contable, nunca inferior al 1% de la cifra de negocios; a la publicación de sentencia; a transferir a la actora la titularidad de los nombres de dominio "bertulli.com", "bertuli.es" " bertulli.net", "bertuli.org", "bertilli.eu", "bertulli.mobi" y "bertulli.info" y subsidiariamente a renunciar a los mismos , siempre a costa de las demandadas; a modificar la denominación social BERTULLI IBERICA SL por otra que no incluya el término BERTULLI. Condene a las demandadas, con carácter solidario, al pago de las costas con temeridad y mala fe.
Admitida a trámite y emplazadas las demandadas se personaron conforme obra en autos oponiéndose a las mismas y formulando reconvención MAHERLO IBERICA SL , en fecha de 7 de septiembre de 2012, por la que se declare que el uso que realiza la actora de B BERTULLI, MARIO BERTULLI, MASALTOS Y MASALTOS.COM, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.396.199, 2.538.332, 2.832.902 y 2.886.857. Subsidiariamente y en relación con los keywords de los enlaces patrocinados, se declare que el uso que realiza la actora de dichos términos es constitutivo de competencia desleal. Como consecuencia de lo anterior se condene a los mismos a estar y pasar por los anteriores, a cesar en los actos de infracción prohibiéndole expresamente la comercialización y publicidad, envío de comunicaciones comerciales, electrónicas o no electrónicas, catálogos que contengan las citadas marcas y logotipos, el uso del dominio www.bertulli-zapatos.es o cualquier otro que contenga el vocablo BERTULLI, el uso del elemento denominativo de las citadas marcas como palabra clave (keyword) en GOOGLE.ES y en cualquier otro motor de búsqueda con efectos en España, redirección que la actora realiza desde Portugal a través de la web www.bertulli.com.pt al dominio .es; en relación a las marcas MASALTOS y MASALTOS.COM se prohíba el uso del elemento denominativo citado como keywords, a indemnizar a Maherlo Ibérica SL por los daños y perjuicios causados conforme a dictamen pericial judicial; subsidiariamente a pagar la reparación de los perjuicios irrogados por la citada infracción , el 1% de la cifra de negocios , al pago de multas coercitivas de 600 euros y costas.
Dado traslado se realiza oposición por la contraria alegando preclusión del artículo 400 LEC por el procedimiento seguido en Alicante y oponiéndose al fondo.
Citados a la Audiencia previa legalmente prevista y sin acuerdo se citó para vista, tras la admisión de la prueba, para el día 4 de noviembre de 2013.
En el acto de la vista se practicaron las pruebas de interrogatorios, testificales y periciales conforme obra en instrumento de videograbación, quedando concluso para sentencia.
Presentado escrito de ampliación de hechos por la actora fue contestado en el acto de la vista por la demandada.
El presente procedimiento consta de cuatro tomos y más de mil quinientos folios.
La demanda y la reconvención son necesariamente de signo opuesto, en la mayor parte de lo pretendido, en relación a la estimación o desestimación de cualquiera de ellas. Quien reclama para sí contradice necesariamente el derecho del contrario y solo por ello puede reclamar y demandar una pretensión estimatoria de su derecho. Conforme a este primer argumento es esencial partir del análisis, cronológico, de la demanda inicial sin perjuicio de que esta condicionará el sentido de la contraria que a su vez acumula otras acciones que deban ser (en supuesto desestimatorio de la primera) analizadas.
Para situarnos en lo alegado y en lo probado debemos partir de ciertas aclaraciones:
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La actora acumula una acción reivindicatoria fundadas en los artículos 2.2 y 10 de la Ley de Marcas respecto de las marcas B BERTULLI Y MARIO BERTULLI, ambas de clase 25, registradas por una de las demandadas. A ella se une una subsidiaria consistente en nulidad de los citados registros de conformidad al artículo 51, apartado 1, letra b de la citada norma . Complementariamente a la primera la cesación y acción de competencia desleal al amparo de los artículos 4 , 5 , 6 y 32 de la Ley 3/1991 . (folios 24 y 25 de su demanda).
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La demandada se opone no solo al fondo sino que formula falta de legitimación activa (de fondo y procesal), indebida acumulación de acciones (citando al efecto una sentencia de este juzgado de 20 de noviembre de 2007 , 273/2007) en relación a la competencia desleal, defectuoso planteamiento de la demanda (424 LEC) y prescripción de la acción reivindicatoria (2.2 LM).
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Una de las demandadas formula reconvención, MAHERLO IBERICA SL, partiendo de su marca como notoria ( MASALTOS.COM, conforme al documento 72) y entendiendo que la demandada de reconvención, actora principal, viene utilizando las marcas " MARIO BERTULLI" y "B. BERTULLI" en España y estas y " MASALTOS" , "MASALTOS.COM" como palabra clave (keyword) en los motores de búsqueda por internet y por tanto con infracción de su derecho de exclusiva. Dicha afirmación parte esencialmente, en lo que se refiere a las primeras, del resultado de la acción principal y difiere en relación a su marca. Acumula a esta , de forma subsidiaria, la acción de competencia desleal por actos de confusión y aprovechamiento de reputación ajena conforme a la Sentencia de este juzgado de fecha 31 de mayo de 2011 .
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En todos los supuestos se solicita resarcimiento de daños y perjuicios y se han practicado periciales.
De igual modo y como considerandos genéricos conviene igualmente precisar:
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Que la protección marcaria se instrumenta (en líneas generales la propiedad industrial) tanto on como of line, con la misma eficacia y fuerza en uno o en otro.
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La acumulabilidad de las acciones de protección registral y competencia desleal ( sin perjuicio del análisis particular) no solo ha sido admitida por la jurisprudencia sino que en las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012 , 17 de octubre de 2012 y 14 de junio de 2013 se delimitan los ámbitos de unas y otras en función de los hechos y las pretensiones de las partes.
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