SJMer nº 1 273/2015, 23 de Julio de 2015, de Donostia-San Sebastián
| Ponente | PEDRO JOSE MALAGON RUIZ |
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2015 |
| ECLI | ES:JMSS:2015:3554 |
| Número de Recurso | 943/2014 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE DONOSTIA
DONOSTIAKO 1 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA
TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3ª Planta - C.P./PK: 20012
TEL.: 943 00 07 29
FAX: 943 00 43 86
NIG PV/ IZO EAE: 20.05.2-14/012158
NIG CGPJ / IZO BJKN : 20.054.71.2-0140/012158
Procedimiento / Prozedura : Proc.ordinario / Prozedura arrunta 943/2014 - Genérico
Materia: DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO DE ACCION DE NULIDAD DE MARCA
Demandante / Demandatzailea : OXER SPORT SL
Abogado/a / Abokatua : BORJA OSES GARCIA
Procurador/a / Prokuradorea : MARIA ROSARIO SANCHEZ FELIX
Demandado/a / Demandatua : MARIA ROSARIO CAÑETE Y ASOCIADOS S.L.
Abogado/a / Abokatua:
Procurador/a / Prokuradorea : ELENA LYDIA MARTIN SANCHEZ
S E N T E N C I A Nº 273/2015
MAGISTRADO QUE LA DICTA : D/Dª PEDRO JOSÉ MALAGÓN RUIZ
Lugar : DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
Fecha : veintitrés de julio de dos mil quince
Vistos por mí, PEDRO JOSÉ MALAGÓN RUIZ, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario nº 943/14 sobre propiedad industrial, seguidos a instancia de la procuradora Sra. Sánchez Felix, en nombre y representación de OXER SPORT SOCIEDAD LIMITADA, asistida por el letrado Sr. Oses contra MARIA ROSARIO CAÑETE Y ASOCIADOS S.L., representados por la Procuradora Sra. Martín Sánchez, he procedido a dictar la presente resolución, teniendo en cuenta los siguientes
PRIMERO: Que por la procuradora de la parte actora, en la representación que ostenta, se interpuso demanda de juicio ordinario pidiendo la declaración de nulidad de la marca "CSI CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN-DONOSTIA EN GUIPUZCOA", para los productos de la clase 41 registrados, dando cuenta de ello a la OEPM para su correspondiente anotación registral de cancelación de dicha marca u publicación en el BOPI.
Indica la actora que la marca registrada por la actora es nula por cuanto que:
- Contraviene lo dispuesto en el art. 5 de la Ley de Marcas dado que no tiene carácter distintivo, dado que es genérica en cuanto a la actividad y el lugar; esta compuesta únicamente por signos habituales para designar los servicios en el lenguaje y en el ámbito deportivo, induce a error sobre la naturaluela del servicio. Existe una total identidad entre la marca registrada y el servicio afecto a la marca, que esta solo compuesta de elementos genéricos y locativos.
- Ha sido registrada de mala fe dado que la registrante era conocedora de la existencia de un evento deportivo que se venia denominando como "CSI CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN-DONOSTIA EN GUIPUZCOA", pese a lo cual ha buscado hacerse con la propiedad del mismo por vía del registro de la marca.
SEGUNDO: La parte demandada se opuso a la demanda.
La oposición se basó en lo siguiente:
- Prejudicialidad penal en relación con una causa abierta contra la actora por delito contra la propiedad industrial.
- Falta de legitimación activa de la actora por no justificar que servicios resultan afectado, ni que ostente un derecho subjetivo o interes legitimo.
- Falta de legitimación activa por falta de poder del consejero delegado de la actora y de acuerdo societario para demandar.
- Litisconsorcio pasivo necesario por no haber demandado a AKULLARTE S.L., licenciataria de la marca.
- Prescripción por el transcurso de cinco años
- Excepción de falta de cumplimiento de obligaciones fiscales (tasa).
Se añadía que OXER SPORT ha realizado en el año dos mil ocho un reconocimiento de la marca de la actora, puesto que denomino a su concurso "concurso hípico internacional", por lo que su demanda vulnera la doctrina de los actos propios y que el interes de la actora en el registro de la marca derivaba de la colaboración tenida con AKULLARTE organizadora legitima de los concursos.
TERCERO.- Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se desestimaron las cuestiones procesales alegadas por la parte demandada.
Se admitieron como pruebas:
- -A la parte actora, interrogatorio de partes y testifical
- -A la parte demandada, testifical.
CUARTO.- Se señaló día para el juicio, concurriendo tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.
QUINTO.- Por Auto de fecha 17 de julio se desestimó la cuestión de prejudicialidad penal
Que en la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales
PRIMERO: Se ejercita por el demandante la acción de nulidad de la marca "CSI CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN-DONOSTIA EN GUIPUZCOA", para los productos de la clase 41 registrados registrada por la demandada MARIA ROSARIO CAÑETE Y ASOCIADOS S.L..
Podemos entender por marca, tal como señala el artículo 4.1 de la LM , todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Esto supone que la marca no es un mero signo, sino esencialmente el signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. De esta manera la función esencial de la marca es identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica (en este sentido STS 20 de junio de 1994 ). Respecto a esa función esencial de la marca no debemos obviar las aseveraciones efectuadas por el TJCE. Dice el TJCE(Sala 3ª), sentencia de 26 de abril de 2007, nº C-412/2005 (referencia EDJ 2007/21706) apartados 53 y 54(en igual sentido, STJCE Luxemburgo (Gran Sala) de 11 septiembre 2007 apartado 27 y en términos semejantes STS 26 de octubre de 2005 ):
"53. Según la jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002 , Philips , C-299/99, Rec. p. I- 5475, apartado 30 , y de 15 de septiembre de 2005 , BioID/OAMI , C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 27).
54. Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , Rec. p. I-5507, apartado 28).
La marca es un instrumento puesto al servicio del empresario para permitirle su actuación en el mercado, pero también tiene como finalidad la protección de los consumidores, ya que pueden identificar y distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, favoreciendo la elección entre ellos( SSTS 6 de abril de 1994 , 31 de diciembre de 1996 y 26 de octubre de 2005 ). En el derecho de marcas español, la propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales( artículo 2 de la LM ). Una vez registrado otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo(ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo(ius prohibendi) que es la facultad de exclusión de terceros y que aparece recogido en el artículo 34 de la ley. Sin embargo, para que ostente este derecho es necesario que el signo reúna ciertos requisitos; unos pueden ser absolutos que debe tener el signo en sí mismo considerado sin compararlo con otros signos ya protegidos cuya titularidad corresponda a otras personas; otros son relativos, ya que su concurrencia se establece comparando el signo con otros ya protegidos a favor de otras personas.
SEGUNDO.- Acción ejercitada.
La actora ejercita la acción de nulidad de la marca registrada.
Según el art. 51.1 de la Ley de Marcas : " el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:
-
Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley .
-
Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe."
La actora considera que la marca registrada incurre en los dos motivos anteriores de nulidad.
La parte demandada opone la prescripción de la acción ejercitada.
Al respecto, el párrafo segundo del artículo 51 de la LM advierte que "la acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible" .
En virtud de tal precepto, el legislador español advierte que la concurrencia de una causa de nulidad absoluta no puede ser convalidada o sanada como consecuencia del transcurso del tiempo, pues no se afecta la acción para hacerla...
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