STSJ País Vasco 855/2008, 2 de Diciembre de 2008
| Ponente | RICARDO LAZARO PERLADO |
| ECLI | ES:TSJPV:2008:3913 |
| Número de Recurso | 704/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 855/2008 |
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 704/06
DE Ordinario Ley 98
SENTENCIA NUMERO 855/08
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. ANTONIO GUERRA GIMENO
MAGISTRADOS:
D. JESUS TORRES MARTINEZ
D. RICARDO LAZARO PERLADO
En la Villa de BILBAO, a dos de diciembre de dos mil ocho.
La Sección TERCERA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 704/06 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: la resolución número 04866/05 de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, de 18 de abril de 2.006, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto el 30 de noviembre de 2.005 contra anterior resolución del Director del Departamento de 4 de octubre de 2.005, que concedía la marca nacional mixta "Ello" con número de referencia 2625209/0 en la clase 25.
Son partes en dicho recurso: como recurrente D. Darío representado por la Procuradora Dª. ISABEL APALATEGI ARRESE y dirigido por el Letrado D. JAVIER BONETA LAPITZ.
Como demandada MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS dirigido/a por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. RICARDO LAZARO PERLADO.
El día 16 de junio de 2006 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Dª. ISABEL APALATEGI ARRESE actuando en nombre y representación de D. Darío, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución número 04866/05 de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, de 18 de abril de 2.006, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto el 30 de noviembre de 2.005 contra anterior resolución del Director del Departamento de 4 de octubre de 2.005, que concedía la marca nacional mixta "Ello" con número de referencia 2625209/0 en la clase 25; quedando registrado dicho recurso con el número 704/06.
La cuantía del presente recurso quedó fijada en INDETERMINADA.
En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que damos por reproducidos.
En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los pedimentos de la actora.
El procedimiento no se recibió a prueba por no solicitarlo ninguna de las partes.
Por ninguna de las partes se ha solicitado la celebración de vista o de conclusiones.
Por resolución de fecha 24.10.08 se señaló el pasado día 29.10.08 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
El recurrente, D. Darío, impugna en el presente recurso la resolución número 04866/05 de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, de 18 de abril de 2.006, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto el 30 de noviembre de 2.005 contra anterior resolución del Director del Departamento de 4 de octubre de 2.005, que concedía la marca nacional mixta "Ello" con número de referencia 2625209/0 en la clase 25.
Como razón de decidir, la resolución de 4 de octubre de 2.005, señala que "No se tiene en cuenta la pretensión de la oposición, basada en la marca 1956027 TELLO, clase 25, por existir diferencias en su conjunto gráfico denominativo con la marca solicitada".
Por su parte, la resolución de 18 de abril de 2.006, señala "Que la aplicación al presente caso de las pautas legales y jurisprudenciales, lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1.b), por existir entre los signos enfrentados la marca solicitada número 2625209 "ELLO" (mixta) en clase 25 y la marca oponente número 1956027 "TELLO" en clase 25, suficientes disparidades de conjunto fonético-denominativas y gráficas, no obstante su relación aplicativa, como para garantizar su recíproca diferenciación.../...".
El recurrente es titular de la marca denominativa número 1.956.027, "TELLO", para la clase 25, fecha de prioridad 24 de Marzo de 1.995. Su domicilio está ubicado en San Sebastián, dedicándose al comercio al por menor de calzado, teniendo tiendas abiertas en las siguientes localidades:
San Sebastián:
Calle Fuenterrabía 12.
Calle Matía 32.
CC Gambera, Local 57.
En Tolosa
Calle Pablo Gorosabel 5
En Beasain Calle Mayor 15.
En Irún CC.Txinguri, local 58
CC Mendibil, Local 7
Expone que con fecha 29 de Noviembre de 2.004, D. Teofilo, con domicilio en Fuenterrabía, solicita la marca "ELLO", con el Número 2.625.209, para la clase 25. Entiende la parte recurrente que dicha solicitud de marca, aunque disfrazada de marca mixta, para la misma clase, dedicación al comercio al por menor de venta de calzado y ubicación geográfica, no es sino un intento de aprovechamiento mediante confusión del buen nombre comercial conseguido, después de un duro trabajo y una forma especial de hacer las cosas con un cierto renombre en toda Guipúzcoa.
Presentó oposición a la concesión de dicha marca al considerar que es diferencia suficiente que una marca sea mixta y otra denominativa.
Considera que el artículo 6 de la ley de Marcas y en concreto su apartado 1.b) trata de evitar el riesgo de confusión en el público en general o incluso el de asociación entre las marcas enfrentadas. Por ello a la hora de analizar la identidad o semejanza de signos distintivos, se ha de asociar forzosamente a la semejanza de productos que pretenden distinguirse con las marcas opuestas.
En el presente caso ambas marcas están pretendiendo la protección en la misma clase la 25 y ambas partes se dedican al mismo negocio, la venta al por menor de calzado. Es una identidad completa relativa al principio de especialidad. A ello se debe adicionar que todo concurre en un espacio geográfico mínimo, dentro de la misma demarcación geográfica regional.
Estima que a la hora de analizar la semejanza de los signos, que habrá de atenerse a la triple distinción, fonética, gráfica o conceptual, es suficiente que concurra una de ellas para que se dé la semejanza que pueda y de hecho confunda al consumidor.
En su opinión es evidente la semejanza existente entre las marcas enfrentadas ELLO y TELLO, y la confusión real que se suscita a un consumidor medio, que escucha una propaganda por medio de la radio. La forma que se ha utilizado de adverso para forzar la concesión, ha sido la de introducir un dibujo, con una mano o paloma y eliminando la T. dejando el vocablo en algo neutro y anodino que el consumidor tiende a asociar por no significar nada en si mismo.
Considera de aplicación al presente caso la teoría de la prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos. Cita la sentencia relativa a las marcas "El girardillo de Sevilla" contra "La girardilla" y recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico, señalando que en el tráfico mercantil cotidiano la cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables. (sentencia del TSJM 2-4-98 ).
En el mismo sentido invoca las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1.997, de 10 de julio de 1.997 y de 13 de diciembre de 1.995.
Cita la doctrina consistente en que añadir un elemento gráfico a una marca prioritaria ajena no evita la confusión con ésta, con invocación de las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1.996, 16 de febrero de 1.996, 21 de enero de 1.997 y 16 de Diciembre de 1.997. Y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de Enero de 2.006, respecto de la marca "Kursaal"; y del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2.006 entre las mercas enfrentadas "Viactiv" y "Vivactiv", en una concurrencia o identidad en los productos y canales coincidentes, aunque haya diferencias notables en cuanto a los gráficos, toda vez que prevalece el elemento denominativo al ser el sonido el elemento que percibe el consumidor.
El Abogado del Estado, en representación de la Administración demandada, se opone a la demanda y solicita la desestimación del presente recurso.
Se remite a la narración de los hechos contenida en los antecedentes de hecho de la resolución recurrida que obra en el expediente administrativo.
Considera que el artículo 6.1.b) exige dos requisitos cumulativos, la marca solicitada debe tener signos distintivos idénticos o semejantes a los de la marca oponente y las marcas enfrentadas deben generar confusión en los consumidores; por lo que no concurren los requisitos determinantes de la prohibición de registro en la marca cuya titularidad ostenta el recurrente.
En su opinión, respecto del primer requisito, según el artículo citado, la marca no solo consiste en palabras o combinaciones de palabras sino que, como en el presente...
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