STS 176/2015, 7 de Abril de 2015

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Granada, el veintitrés de julio de dos mil diez, la procuradora de los tribunales doña Beatriz Aguayo Mudarra, obrando en representación de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Emilio Hidalgo, SA.

En el escrito de demanda, la representación procesal de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA alegó, en síntesis, que la misma era titular indiscutible de la marca nacional número 2 582 942, denominativa, " Hidalgo ", solicitada el veinticinco de febrero de dos mil cuatro, concedida para productos de la clase 33, vinos, en general, y, en particular, los amparados con las denominaciones de origen " Jerez " y " Manzanilla " y publicada la concesión el dieciséis de diciembre de aquel año - como demostraba con los documentos aportados con los números 1 y 2 -.

Que la sociedad demandada era titular de la marca nacional número 527 576 - denominativa " Hidalgo " -, la cual había adquirido de la anterior titular, Marie Brizard.

Añadió que ejercitaba en la demanda la acción de nulidad absoluta de la marca número 527 576, por las causas previstas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en concreto, en el artículo 51, apartado 1, letras a) - en relación con el artículo 5.1.g ) y b) -; subsidiariamente, la acción de nulidad relativa de la marca número 527 576, por lo dispuesto en el artículo 52 y, también en defecto de la primera, la acción de caducidad de la marca número 527 576, en aplicación del artículo 55, apartado 1, letras c), d) y e).

Que, además, pretendía la declaración de la nulidad del contrato de compraventa de la marca número 527 576, concertada por la demandada, como compradora, y Marie Brizard, como vendedora, el dieciséis de mayo de dos mil seis, por la manifiesta mala fe de la demandada, al querer conculcar sus derechos, conforme al artículo 1300 del Código Civil .

Que la demandante era una sociedad dedicada a la crianza, embotellado y venta de bebidas alcohólicas y sus derivados, especialmente, identificados con las denominaciones de origen " Jerez " y " Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda " y " Brandy Jerez ".

Que era titular de diversas marcas nacionales, comunitarias y nombres comerciales, que relacionaba - en el documento aportado con el número 7 -, todas ellas de gran prestigio.

Que la demandada era titular de una bodega jerezana, en la que vendía vino de menor calidad y reputación y que, en todo caso, intentaba aprovecharse de su prestigio, al extremo de haberse denominado " Hidalgo ", para acercarse a su denominación social.

Que, el veinticinco de febrero de dos mil cuatro, la demandante solicitó la marca denominativa " Hidalgo ", para productos de la clase 33, y que la misma le fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el dieciséis de diciembre de dos mil cuatro - como demostraba con el documento aportado con el número 30 -, pese a la oposición de la demandada.

Que esa oposición de la demandada se había basado en la marca número 405 218 y no en la número 527 576, la cual no adquirió de Marie Brizard hasta el dieciséis de mayo de dos mil seis, cosa que hizo por motivos fraudulentos y para aprovecharse del prestigio y reputación de sus productos y empresa.

Que la oposición fue desestimada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y también el recurso de alzada, pero que la demandada formuló recurso contencioso administrativo y, por primera vez, invocó la marca número 527 576, que había adquirido recientemente.

Que dicho recurso fue desestimado por sentencia de cuatro de diciembre de dos mil siete - como demostraba con el documento aportado con el número 37 -.

Que, sin embargo, la demandada formuló recurso de casación contra aquella sentencia y " posterior recurso de amparo, con fecha dieciséis de abril de dos mil diez, que se encuentra pendiente de resolución a la fecha presente ".

Añadió que la demandada, además, había pedido el registro de " Hidalgo " como marca comunitaria.

Que la mala fe de la demandada, para obtener un aprovechamiento de su nombre y prestigio, debía ser tenida en cuenta para resolver el proceso.

Que, por otro lado, la marca de la demandada generaba un evidente riesgo de confusión sobre el origen empresarial, como demostraba con la documentación que aportaba - con los números 44 a 63 -.

Que, en resumen, ante la similitud preexistente entre las denominaciones Bodegas Hidalgo, SA y Emilio Hidalgo, SA, la actitud de esta ha alimentado la confusión.

Invocó, respecto de la nulidad absoluta, las normas del artículo 51, apartado 1, letras a) - en relación con el artículo 5, letra g ) - y b), todas de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Y respecto de la nulidad relativa la norma del artículo 52 de la misma Ley .

En cuanto a la caducidad de la marca, señaló como aplicable la norma del artículo 55, apartado 1, letra c), en relación con la del artículo 39, también de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Respecto de la nulidad del contrato de compraventa invocó la norma del artículo 1300 del Código Civil .

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia que " por virtud de la cual se declare la nulidad absoluta de la marca "Hidalgo", número 527 576 o, en su defecto, la nulidad relativa, caducidad por falta de uso o, en última instancia, la nulidad del contrato de transferencia de la misma ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada, que la admitió a trámite el treinta de septiembre de dos mil diez, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 646/2010.

Emilio Hidalgo, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la procuradora de los tribunales doña María Luisa Alcalde Miranda, que contestó la demanda, por escrito registrado el diecisiete de noviembre de dos mil diez.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Emilio Hidalgo, SA alegó, en síntesis, que la demandante ocultaba que, por la prioridad de su marca número 527 576, la número 2 582 942, de la que aquella había afirmado ser titular, había sido declarada nula, por sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de veinticinco de febrero de dos mil diez - como demostraba con el documento aportado con el número 1 -.

Que, no obstante, la demandante promovió recurso de amparo, el cual fue inadmitido por providencia de uno de julio de dos mil diez - como demostraba con el documento aportado con el número 4 -.

Que, además, invocaba la excepción de cosa juzgada, la cual era producida por una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, de quince de febrero de dos mil ocho - rollo de apelación número 496/2007 - que había desestimado la demanda interpuesta por la demandante por violación de marca y competencia desleal. Por lo que reclamó la aplicación del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Que, además de que la demandante admitía que usaba la marca, demostraba el mismo mediante un acta notarial - documento aportado con el número 14 - y diversos documentos - los números B-1 a B-23 -.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Emilio Hidalgo, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada una sentencia que desestimara la demanda, con imposición de las costas a la demandante.

El Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, dictó sentencia el veinticuatro de julio de dos mil doce , en el juicio ordinario número 646/2010, con la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la excepción de falta de legitimación activa, debo desestimar y desestimo la demanda formulada por la procuradora de los tribunales doña Beatriz Aguayo Mudarra, actuando en nombre y representación de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, frente a Emilio Hidalgo, SA, representada por la procuradora de los tribunales doña María Luisa Alcalde Miranda, absolviendo a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora".

La representación procesal de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada, por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada, en el juicio ordinario número 646/2010, el veinticuatro de julio de dos mil doce.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Granada, en la que se turnaron a la Sección Tercera de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 750/2012, y dictó sentencia el quince de marzo de dos mil trece , con la siguiente parte dispositiva: "Desestimamos el recurso de apelación y confirmamos la sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil doce en el juicio ordinario número 646/2010, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada y condenamos a Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, al pago de las costas de esta segunda instancia y la pérdida del depósito al que se le dará el destino legal".

La representación procesal de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil trece, en el rollo de apelación número 750/2012, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintidós de abril de dos mil catorce , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, contra la sentencia dictada, con fecha quince de marzo de dos mil trece, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo de apelación número 750/2012 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 640/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Granada ".

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, en el rollo de apelación número 750/2012, el trece de marzo de dos mil trece , se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma tercer del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

La infracción del artículo 59, letra a), en relación con los artículos 51 y 55, apartado 1, letras c), d ) y e), todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

La infracción del artículo 7 del Código Civil , en relación con los artículos 51, apartado 1, letra b ), y 59, letra a), todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

La infracción del artículo 55, apartado 1, letras c), d ) y e), en relación con los artículos 58 y 39, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la procuradora de los tribunales doña María de la Paloma Ortiz Cañavate Levenfeld, en nombre y representación de Emilio Hidalgo, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el once de marzo de dos mil quince, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

Bodegas Hidalgo La Gitana, SA - dedicada a la crianza, embotellado y venta de bebidas alcohólicas y sus derivados -, ejercitó en la demanda que interpuso contra Emilio Hidalgo, SA - dedicada a similar actividad -, acciones de nulidad y caducidad de la marca número 527 576, de que es titular la demandada.

Alegó Bodegas Hidalgo La Gitana, SA que era titular de la marca española número 2 582 942, denominativa (" Hidalgo "), la cual le había sido concedida, en el año dos mil cuatro, para distinguir productos de la clase 33 del nomenclátor internacional.

También alegó que la demandada era titular derivativa, desde el año dos mil seis, de la marca española número 527 576 (formada por la denominación " Hidalgo "), en su día concedida para diferenciar productos de la clase 33.

Las acciones que Bodegas Hidalgo La Gitana, SA ejercitó en la demanda están todas referidas a dicha marca número 527 576 de Emilio Hidalgo, SA y se apoyan en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Son: (1ª) la de nulidad del registro, prevista en el artículo 51, apartado 1, letra a), por infracción de la prohibición absoluta del apartado 1, letra g), del artículo 5 ; ( 2ª) la de nulidad del registro, por la causa establecida en el artículo 51, apartado 1, letra b ); ( 3 ª) la de nulidad del registro, prevista en el artículo 52, apartado 1, por infracción de la prohibición relativa del artículo 6, apartado 1; y (4ª) la de caducidad por falta de uso, conforme a lo establecido en el artículo 55, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 39.

El núcleo de las alegaciones de la demanda las destinó Bodegas Hidalgo La Gitana, SA a explicar la concurrencia de la prohibición de registro establecida en el apartado 1, letra b), del artículo 51. Expuso, en síntesis, que Emilio Hidalgo, SA - que se había opuesto, en los ámbitos administrativos y jurisdiccional, a que se le concediera el registro de la mencionada marca número 2 582 942 - actuó de mala fe, dado que adquirió de un tercero la número 527 576, pese a que estaba en desuso desde hacía años, y registró su adquisición con el único fin de posibilitar el éxito de la oposición.

Por su parte, Emilio Hidalgo, SA, al contestar la demanda afirmó que la marca número 2 582 942, de la que la demandante decía ser titular, no había sido finalmente registrada, al haber triunfado su oposición en la vía jurisdiccional, por decisión firme anterior a la interposición de la demanda de Bodegas Hidalgo La Gitana, SA.

El Tribunal de la primera instancia - tras calificar como contraria a la buena fe la ocultación, por la demandante, de " elementos fácticos de indiscutible trascendencia para la resolución de esta litis [...] " - negó legitimación activa a Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, al entender que había demandado como titular de una marca no concedida, por lo que, en definitiva, desestimó la demanda.

El Tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación de la demandante, por las razones que se expondrán al examinar los tres motivos del recurso de casación de dicha litigante.

Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso de casación.

Bodegas Hidalgo La Gitana, SA denuncia, en el primer motivo de su recurso de casación, la infracción de la norma de la letra a) del artículo 59, en relación con las de los artículos 51 y letras c), d) y e) del 55, todos de la Ley 1/2001, de 7 de diciembre .

Alega la recurrente que, según la primera de las normas citadas, la legitimación para el ejercicio, tanto de la acción de nulidad por infracción de una prohibición absoluta de registro, como de la acción de caducidad por falta de uso - ejercitadas por ella en la demanda -, la tienen, entre otros, las personas jurídicas que " resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo ". Añade que ella se encuentra en tal categoría, por cuanto había sido privada del registro de su marca número 2 582 942 por una actuación fraudulenta de la demandada, que registró otra a su nombre, con el antes indicado fin fraudulento y pese a que no era usada por la transmitente.

Desestimación del motivo.

Se expuso antes que el Tribunal de la primera instancia desestimó las acciones ejercitadas en la demanda como consecuencia de negar legitimación activa a Bodegas Hidalgo La Gitana, SA.

Cierto que la sentencia de segunda instancia no rechazó expresamente la argumentación que había servido de base a la sentencia apelada en tal extremo. Sin embargo, en el fundamento de derecho tercero, consta que el Tribunal de apelación admitió finalmente la legitimación de la demandante, para " [...] garantizar la tutela judicial efectiva " a que la misma tenía derecho. Y, tras destacar la ausencia de referencias fácticas que dieran apoyo a las acciones ejercitadas, entró en el examen de cada una y las desestimó, todas por razones de fondo.

Por ello, aunque reconociéramos a la ahora recurrente legitimación para accionar en los términos en que lo hizo, al no haber impugnado los argumentos que llevaron al Tribunal de apelación a desestimar su recurso y, al fin, su demanda - revisables, algunos, por razones procesales y, otros, sustantivas -, el fallo de la sentencia ahora recurrida debería mantenerse en sus mismos términos.

Hay que tener en cuenta que, como hemos declarado con reiteración, el recurso de casación se interpone contra la parte dispositiva de las resoluciones recurridas - sentencia número 327/2010, de 22 de junio , y las que en ella se citan -.

Lo expuesto constituye la razón de la desestimación de este primer motivo.

Enunciado y fundamentos del segundo motivo del recurso de casación.

En el segundo motivo de su recurso, Bodegas Hidalgo La Gitana, SA denuncia la infracción de las normas contenidas en los dos apartados del artículo 7 del Código Civil , en relación con las de las letras b) del artículo 51 y a) del 59, ambas de la Ley 1/2001, de 7 de diciembre .

Relata la recurrente, de nuevo, el comportamiento de la demandada, de la que dice adquirió la marca número 572 576 con el único fin de impedir que ella consiguiera el registro de la número 2 582 942, el cual había solicitado.

Insiste en que ese comportamiento constituye paradigma de la actuación de mala fe que sanciona el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 , así como en afirmar su legitimación activa para ejercitar la acción de nulidad prevista para tales casos.

Desestimación del motivo.

Tampoco ha tenido en cuenta Bodegas Hidalgo La Gitana, SA, al formular este motivo, los argumentos por los que el Tribunal de la segunda instancia había desestimado su recurso de apelación respecto a la acción de nulidad regulada en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 .

Como se expuso, en la sentencia ahora recurrida se reconoció legitimación a la ahora recurrente y se desestimó la acción de nulidad que había ejercitado, con el argumento de que el artículo 51, apartado 1, letra b), " se refiere al momento de registro de la marca " y es inaplicable al caso enjuiciado " desde el momento en que Emilio Hidalgo, SA, es titular de la marca por compra a Marie Brizard en el año dos mil seis, entidad que la registró ante la Oficina Española de Patentes y Marcas hace más de cuarenta años ".

Dicha argumentación, determinante del fallo, no ha sido atacada y, por ende, debe ser mantenida como soporte de aquel.

Ello impide, en cualquier caso, estimar el motivo, pues hay que recordar que la formulación del mismo no es competencia del Tribunal Supremo.

Enunciado y fundamentos del motivo tercero y de su desestimación.

Bodegas Hidalgo La Gitana, SA denuncia, en el tercer y último motivo de su recurso de casación, la infracción de las normas de las letras c ), d ) y e) del apartado 1 del artículo 55, en relación con las de los artículos 58 y 39, todos de la Ley 1/2001, de 7 de diciembre .

Alega la recurrente que Emilio Hidalgo, SA había adquirido la marca 527 576 cuando ya había caducado por falta de uso y que no hay prueba alguna, en el proceso, de la utilización de la misma en el plazo que establece el artículo 39 de la Ley 17/2001 .

Debemos remitirnos, de nuevo, a la sentencia recurrida, en la que el Tribunal de apelación desestimó la acción de caducidad por desuso, porque " conforme a lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Marcas , a la fecha de interposición de la demanda el uso había sido rehabilitado ".

Sucede que, en el motivo, de nuevo prescinde la recurrente - aunque sea sólo en buena parte -, de esa afirmación sobre la reanudación del uso efectivo de la marca - que, por su componente sustancialmente fáctico, no es susceptible de ser modificada en casación -.

Ciertamente, Bodegas Hidalgo La Gitana, SA niega el efecto rehabilitador de la reanudación del uso, pero, aunque lo hace por entender que la actuación de Emilio Hidalgo, SA fue de mala fe, no identifica, con la precisión que reclama la naturaleza extraordinaria de este recurso, juicio de valor alguno que pueda ser revisado en él.

Por ello la cuestión de la buena o mala fe de la adquirente de la marca número 527 576 queda reducida, a los fines de nuestra decisión, al ámbito puramente fáctico del concepto, el cual resulta ajeno por completo al control que se ejerce mediante este recurso.

Régimen de las costas y del depósito constituido para recurrir.

En aplicación de la norma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas del recurso desestimado han de quedar a cargo de la recurrente.

Igualmente procede declarar que la recurrente pierde el derecho a recuperar el depósito que había constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1985 , de 1 de julio.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.