SAP Alicante 9/2015, 15 de Enero de 2015
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 9/2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil) |
| Fecha | 15 Enero 2015 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA Nº 256 (C-28) 14
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 128/13
JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 9/15
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a quince de enero de dos mil quince
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de marca nacional e infracción de marca comunitaria y nulidad y caducidad de marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 128/13, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte demandante, la mercantil Grupo Osborne S.A., representado en este Tribunal por el Procurador D. Daniel J. Dabrowski Pernas y dirigido por el Letrado D. José María Iglesias Monrava; como por la mercantil demandada, en su calidad de reconviniente y por vía de impugnación, Jordi Nogués S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Lourdes Cañada Rodríguez y dirigida por los letrados Dª. María Jesús Sanmartín y D. José Ramón Fernández Castellanos, habiendo las partes presentado los correspondientes escritos de oposición al recurso de la contraria.
Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 128/13, se dictó Sentencia con fecha 15 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar la demanda interpuesta por Grupo Osborne contra Jordi Nogués S.L. con absolución a la demandada de las pretensiones contra la misma ejercitadas, con imposición de costas a la demandante. Firme esta resolución notifíquese a OEPM para cancelación de la anotación preventiva de demanda de nulidad de la marca nacional nº 2782026. Que debe desestimar la reconvención interpuesta por Jordi Nogués S.L. contra Grupo Osborne S.A. con absolución a la demandada de las pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante reconvencional. Firme esta resolución, remítase testimonio a la OAMI para cancelación de la anotación preventiva de demanda de nulidad de las marcas comunitarias nº 2.844.264 y 1.722.362." .
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 25 de septiembre de 2014 donde fue formado el Rollo número 256/C-28/14, donde, tras desestimarse por Auto de este Tribunal de fecha 13 de octubre de 2014 la propuesta formulada por el Grupo Osborne S.A. de prueba pericial, cuyo dictamen unía al escrito de apelación, Auto confirmado por el de fecha 13 de noviembre del mismo año, desestimatorio del recurso de reposición formulado contra aquél, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 13 de enero de 2015, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Constituye objeto del debate jurídico formulado a través de los recursos que ambas partes platean frente a la Sentencia de instancia, la infracción de dos marcas comunitarias titularidad de Osborne S.A. (Osborne).
Esto no obstante, la estimación de tal pretensión ha quedado relegada a un segundo plano al estar sustentada sobre la base de la resultancia de las acciones relativas a la eficacia y validez de las marcas en conflicto.
Cuestiona Osborne la validez de la marca española nº 2782026, denominativa, "BADTORO", concedida para las clases 25 y 35 el día 16 de febrero de 2008 y titularidad de la mercantil demandada Jordi Nogués S.L. (Nogués); y cuestiona la mercantil demandada la validez de las marcas comunitarias prioritarias en base a las cuales acciona Osborne, es decir, las marca comunitarias nº 2.844.264, TORO, denominativa, para las clases 18, 25 y 39, y la nº 1.722.362, TORO, denominativa, registrada para la clase 35.
En concreto, promueve Osborne como titular de las marcas comunitarias, una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión, de la marca denominativa española BADTORO - art 52-1 y 6-1-b) LM - de la que Nogués es titular y correlativamente, ejercita frente al mismo acción por infracción de las marcas comunitarias -art 9-1-b) RMC- por el uso de la marca BADTORO en sus distintas formas.
Nogués, tras oponerse a la demanda, ha formulado por vía reconvencional, tanto una acción de nulidad absoluta de las marcas comunitarias invocadas TORO, alegando diversas causas -solicitud del registro de mala fe, falta de distintividad, signo contrario al orden público, signo de especial interés público -art 7-1-a), b),
d), f), j) en relación a los artículos 51 y 52 RMC-, pero también, respecto de la marca comunitaria nº 1.722.362, formula acción de caducidad por falta de uso.
La Sentencia de instancia ha desestimado todas las pretensiones deducidas por las partes.
Desestima la pretensión de nulidad de las marcas comunitarias TORO al no apreciar mala fe en la solicitud de tales marcas por Osborne, al considerar que el signo sí reviste los caracteres propios de los que pueden constituirse en marca, reconociéndole capacidad distintiva, al considerar no probado que se haya convertido el signo en habitual en el comercio en relación a los productos o servicios para los que está registrado, al negar que el signo registrado sea contrario al orden público en el concepto al que se refiere la norma invocada y al excluir de entre la tipología de signos a que se refiere el artículo 7-1-i) RMC, que se refiere a insignias, emblemas o escudos, el signo registrado.
Desestima la acción de caducidad por falta de uso al considerar probado la Sentencia que hay un uso efectivo y relevante en el tráfico económico aun cuando se emplee con otros signos denominativos o gráficos o en ocasiones usando una grafía especial que concluye, no altera en caso alguno su fuerza distintiva ni desvirtúan en lo esencial el signo tal cual está registrado.
Pero también desestima la demanda principal pues el Tribunal de Instancia llega a la conclusión de que las diferencias que describe, tanto gráficas, fonéticas como conceptuales, son suficientes para descartar el riesgo de confusión, negando en consecuencia que la marca española esté afecta por causa de nulidad relativa ni que haya con el uso de los signos BADTORO, infracción de las marcas comunitarias TORO.
Y es en base a los razonamientos que determinan la decisión del Tribunal de Instancia que llega igualmente a la conclusión de que no procede plantear las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia que proponía la mercantil demandada Nogues sobre aspectos relativos a las prohibiciones absolutas y sobre el riesgo de confusión. Pues bien, es este conjunto de decisiones lo que, a través de los recursos que se formulan por ambas partes, se cuestionan ante este Tribunal.
Dos cuestiones de las planteadas por las partes en sus escritos de apelacion, nos interesan no obstante resolver con carácter previo al examen de fondo de los recursos, en tanto constituyen antecedente de algunos de los planteamientos que posteriormente se formularán.
Nos referimos a la delimitación que con respecto de las acciones ejercitadas por Osborne -y su repercusión sobre las de nulidad de Nogués- hace el Juez en su fundamento primero párrafos nº 3 y 4 -que se denuncia como vicio de incongruencia omisiva- y, en segundo lugar, a lo relativo al litigio planteado ante la OAMI en relación a la solicitud de registro por Nogués de la marca figurativa compuesta, en la que la demandante fundamenta sus peticiones ex novo de formulación de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia por parte de Osborne.
Respecto de la delimitación de las acciones de infracción de marcas comunitarias y nulidad de las mismas deducidas por las partes en sus respectivos escritos de delimitación de la controversia judicial.
Se denuncia por Nogués infracción artículos 216 y 218 Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a las normas reguladoras de la Sentencia.
El fundamento de esta denuncia se encuentra en el límite que establece el Fundamento Jurídico primero, párrafos 3 y 4, de la Sentencia, en cuanto al alcance de las acciones que integran la reconvención sobre validez y eficacia de las marcas de la actora. En dichos razonamientos concluye el Juez que la acción de infracción está limitada a los productos y servicios contemplados en las clases del nomenclátor 25 ( vestidos, calzados, sombrerería y cinturones ) y 35 ( venta al por menor de productos alimenticios y bebidas, ninguno de tales servicios y/o productos procedentes ni relacionados con los toros ) de los registros comunitarios, con la correlativa consecuencia derivada del artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -conexión reconvención- y de la competencia objetiva del Tribunal de Marcas -art 96 RMC- de que la acción de nulidad y caducidad de las acciones de la demandada quedan igualmente limitadas a tales clases, eludiendo el pronunciamiento en relación a las restantes clases para las que están registradas las marcas comunitarias.
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