SJMer nº 5, 21 de Enero de 2015, de Barcelona
| Ponente | FLORENCIO MOLINA LOPEZ |
| Fecha de Resolución | 21 de Enero de 2015 |
| Número de Recurso | 766/2013 |
JUZGADO MERCANTIL Nº 5
BARCELONA
PARTE ACTORA : LABORATORIOS CINFA S.A.
Procurador : D. Ignacio López Chocarro
Letrado: D. Javier Huarte
ROLLO 766/2013
PARTES
DEMANDADAS : * WARF (WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION) Procurador : D. Ángel Quemada Cuatrecasas Letrado: D. José Massaguer Fuentes
* ABBVIE INC. Y ABBVIE FARMACÉUTICA S.L.
Procurador : D. Rafael Ros Fernández
Letrado:
SENTENCIA
MAGISTRADO-TITULAR : D. FLORENCIO MOLINA LÓPEZ
LUGAR : Barcelona
FECHA : 21 de enero de 2015
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D. Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de LABORATORIOS CINFA S.A. (Cinfa, en adelante), con fecha 21 de noviembre 2013, presentó demanda de juicio ordinario sobre declaración de ineficacia de reivindicaciones de la patente de invención ES2062334 (en adelante ES'334) con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito y con el siguiente suplico:
" que se declare la ineficacia de las reivindicaciones 1 a 3, 6, 13 a 16, 18, 19 y 24 de la patente ES2062334, con imposición de costas a la demandada".
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Emplazada la demandada WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION (en adelante WARF), presentó escrito de contestación en fecha de 20 de febrero de 2014 oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan.
Así mismo, se admitió mediante auto de fecha de 13 de marzo de 2014 la intervención ex art. 14 de la LEC y art. 113.3 de la LP, la intervención de las entidades ABBVIE INC. Y ABBVIE FARMACÉUTICA S.L.
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La audiencia previa se celebró en fecha de 17 de marzo de 2014 en la que las partes presentaron las pruebas que consta en acta para acreditar los hechos controvertidos.
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El juicio se celebró el día 27 de junio de 2014 en el que se practicó la prueba admitida y tras la formulación de conclusiones, quedó visto para sentencia.
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La presente cuestión jurídica fue sometida el día 19 de enero de 2015 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona , integrada por D. Luis Rodríguez Vega, Dña. Yolanda Ríos López y D. FLORENCIO MOLINA LÓPEZ, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ.
6 . Se han observado las formalidades legales excepto el plazo para dictar sentencia debido a la carga de trabajo de estos Juzgados y la complejidad jurídica de este juicio.
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Son hechos no controvertidos al haber sido aceptados por todas las partes y por quedar acreditados con la prueba admitida y practicada, los siguientes:
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La demandada WARF es la titular de la patente de invención española número ES2062334 (en adelante, ES'334 ). La cronología de la protección es la siguiente:
- 9 de marzo de 1990, WARF efectúa una solicitud de la patente europea EP0387077;
- 19 de enero de 1994, la Oficina Europea de Patentes (EPO) publica su concesión;
Marcas (OEPM) la traducción de la patente al castellano con el referido número ES2062334.
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La invención lleva por título "Compuestos de 19-nor-vitamina D", tiene por objeto compuestos de vitamina D biológicamente activos, más específicamente análogos 19-nor- de compuestos de vitamina D 1a-hidroxilada y un procedimiento general para su preparación (pág. 2, líneas 7-9, ES'334). Entre estos compuestos se encuentra el paricalcitol .
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Con base en la patente ES'334 , en 2003 WARF solicitó un certificadocomplementario de protección (en adelante, CCP) para el producto paricalcitol . El CCP fue concedido en 2004 (C200300006) y comenzó a desplegar sus efectos tras la caducidad de la patente ES'334, el 9 de marzo de 2010 .
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Las reivindicaciones de la patente ES'334 cuya eficacia se cuestiona, son las siguientes:
16 de diciembre de 1994, se publica por la Oficina Española de Patentes y Conflicto jurídico: eficacia de las reservas efectuadas por España al CPE vs. eficacia del ADPIC
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España se adhiere al Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) mediante Instrumento de 10 de julio de 1986, con la siguiente reserva :
"Conforme a lo previsto en el artículo 167, 2), a) las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos comotales, no surtirán ningún efecto en España».
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En esta línea, la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre , relativo a la aplicación del CPE, señala:
"En virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Múnich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, apartado 2 , del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor ."
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La reserva, de conformidad con lo previsto en el art. 167.3 CPE , produjo sus efectos hasta el 7 de octubre de 1992. También la Disposición Transitoria Primera LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ) estableció la prohibición de patentar productos químicos y farmacéuticos hasta dicha fecha:
" No serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992. "
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El art. 167.5 CPE dice que " cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos. Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes ". En consecuencia, de acuerdo con el CPE, la reserva debe producir sus efectos respecto de las patentes europeas concedidas en base a solicitudes presentadas antes del 7de octubre de 1992 , en nuestro caso, la patente europea de autos EP0387077 y su traducción española ES2062334 ( ES'334 ).
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El día 24 de enero de 1995 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Instrumento de ratificación de 30 de diciembre de 1994 del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, cuyo anexo I C lleva por título Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Dicho acuerdo es de aplicación a partir del día siguiente a su publicación, 25 de enero de 1995 (según SSTS de 26 de octubre (RJ 2012\9728 ) y 5 de diciembre de 2012 (RJ 2013\199).
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En el art. 27.1 de dicho anexo ADPIC se señala:
" Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial ".
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Por su parte el art. 70.2 ADPIC establece:
" Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para elMiembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, oque cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo ".
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" En el momento en que España ratifica el ADPIC ya no estaba en vigor la reserva efectuada al Convenio de Patente Europea y, por tanto, se podían patentar tanto productos químicos y farmacéuticos como los procedimientos para su obtención. Desgraciadamente en aquellos momentos nadie previó el efecto que dicha ratificación podía tener sobre la eficacia de la reservas sobre las patentes pendientes ante la Oficina Europea de Patentes y que ha dado a este inacabable conflicto judicial. En la práctica los problemas se plantean en relación a aquellas patentes europeas de productos químicos o farmacéuticos solicitadas antes de 7 de octubre de 1992, fecha en la que las reservas del CPE perdieron su eficacia, y que fueron concedidas después de la entrada en vigor del ADPIC en España, el 25 de enero de 1995 ( TS Sala Primera 26/10/2012, Roj: STS 6766/2012 , fundamento jurídico 3, párrafo III) " [SJM nº 4 de Barcelona de 10 de enero de 2013 (ROJ: SJM B 69/2013)]
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Por tanto, la confrontación jurídica que subyace en este pleito gira en torno a la contradicción entre el ADPIC [Art. 27.1-70.2] y los efectos de la reserva de España al CPE [Art. 167.2.a) y 167.5].
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La actora defiende la plena aplicación de la reserva al CPE: en la fecha de solicitud de la patente de autos ( 9 de marzo de 1990 ) opera en España la prohibición legal de patentar productos químicos y farmacéuticos, prohibición que para las patentes europeas se refleja en la reserva formulada por España al CPE ex Art. 167.2.a) del mismo y en la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre , relativo a la aplicación del CPE. En consecuencia, al ser una patente europea solicitada antes del 7 de octubre de 1992 no produce ningún efecto en España en la medida en que confiere protección a un producto farmacéutico.
Conforme al art. 167.5 CPE, las patentes afectadas por esta Reserva lo estarán durante toda su vida legal. Con base en la patente ES'334 (traducción al castellano de la patente europea), en 2003 WARF solicita un certificado complementario de protección (CCP) para el producto paricalcitol. El CCP fue concedido en 2004 (C200300006) y comenzó a desplegar sus efectos tras la caducidad de la patente ES'334, el 9 de marzo de 2010.
Por consiguiente, las reivindicaciones sobre el fármaco paricalcitol son ineficaces por quedar afectadas por la reserva al CPE y lo son durante toda su vida legal, incluyendo, por tanto, el periodo complementario de protección concedido.
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La demandada defiende que el ADPIC debe prevalecer. Su defensa: las reivindicaciones...
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