SAP Granada 262/2014, 31 de Octubre de 2014
| Ponente | ANGELICA AGUADO MAESTRO |
| ECLI | ES:APGR:2014:1623 |
| Número de Recurso | 418/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 262/2014 |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Granada, Sección 3ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº 418/2014
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 224/2011
PONENTE SRA. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.
S E N T E N C I A N º 262
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
En Granada, a 31 de octubre de 2014.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 418/2014, en los autos de juicio ordinario nº 224/2011 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de D. Florencio, representado por la procuradora Dª Josefina López-Marín Pérez y defendido por el letrado D. José Angel López Fernández; contra Simple Health Care, S.L., representado por la procuradora Dª María Jesús Hermoso Segovia y defendido por el letrado D. Ignacio Romero Boldt.
Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 24 de abril 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"QUE ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA presentada por D. Florencio representado por el procurador Sr./a López Pérez y defendido por el letrado Sr./a García Caracuel contra D. SIMPLE HEALTH CARE SL representado por el procurador Sr/a Hermoso y defendido por el letrado Sr/a Romero Boldt y en consecuencia:
Debo declarar y declaro que el actor es el titular del signo distintivo consistente en los vocablos Simple Care y el logo registrado como marca 2.856.140 que ha sido solicitada por Simple Health Care SL en fraude de los derechos de Florencio .
Debo declarar y declaro que la citada marca corresponde exclusivamente al actor a cuyos efectos se librará, una vez firme la presente, oportuno mandamiento a la OEPM para el cambio de titularidad condenando al demandado a transferir la citada marca al actor.
Debo declarar y declaro que la denominación social de la entidad demandada es nula de pleno derecho, por ser incompatible con el signo distintivo prioritario del demandante, debiendo modificarse bajo apercibimiento de disolución si no se modifica en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia, librando para ello el correspondiente mandamiento al Registro Mercantil de Málaga una vez firme la presente y condenando al demandado a estar y pasar por la presente.
Debo condenar y condeno al demandado a la devolución de la máquina impresora de tarjetas, marca Evolis Tattoo2 full color printer.
Desestimo las demás pretensiones del actor.
Sin expresa imposición de costas".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso al mismo; una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 12 de septiembre 2014; señalándose para votación y fallo el día 30 de octubre 2014.
Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.
Don Florencio presentó demanda el 14 de marzo de 2011 frente a la mercantil Simple Health Care, S.L., y de manera acumulada ejercitaba distintas acciones no todas de carácter marcario, en concreto:
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- Declare que es titular del signo distintivo formado por los vocablos "Simple Care" y del logo incluido en la marca mixta 2.856.140, registrada a favor de Simple Health Care, S.L., que presentó la solicitud de registro ante la OEPM el 11 de diciembre de 2008.
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- Reivindica esta marca con fundamento en el art. 2.2 de la LM, al mantener que el registro se hizo de mala fe y en fraude de sus derechos y, subsidiariamente, que se declare nula de pleno derecho por haber sido solicitada con mala fe ( art. 51.1 b de la LM ).
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- Declare que la conducta de Simple Health Care, S.L., constituye una actuación desleal al contravenir los principios rectores de la Ley de Competencia Desleal.
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- Declare la nulidad de la denominación social por ser incompatible con su signo distintivo que sería prioritario.
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- Condene a la entidad demandada a transferirle la marca, a que cese en el uso, a indemnizarle por los daños y perjuicios y por el daño moral.
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- Por último condene a la entidad demandada a devolverle la máquina impresora de tarjetas marca Evolis Tattoo2 full color printer que le entregó en su día.
La sentencia dictada en primera instancia estima la acción reivindicatoria al entender que al registrar la entidad demandada la marca mixta nº 2.856.140, defraudaba los derechos del Sr. Florencio al que considera legítimo titular del nombre comercial y "porque se infringen -sea cuáles sean- las obligaciones contractuales que finalmente no se materializan (y también independientemente de porqué no se culminen) en la participación en capital de unos y otros"; declara nula la denominación social por ser incompatible con el signo distintivo prioritario del demandado; y, por último, condena a la demandada a la devolución de la máquina impresora de tarjetas.
La mercantil Simple Health Care, S.L., interpone recurso de apelación y solicita, en primer lugar, que se declare la nulidad de las actuaciones y se retrotraigan al momento anterior del dictado de la sentencia, al no pronunciarse el Juzgado sobre la solicitud de suspensión del procedimiento de juicio ordinario por prejudicialidad penal, pues ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrox se sigue el procedimiento abreviado nº 48/2013 que trata sobre los mismos hechos; en otro caso, mantiene que la demanda debió ser desestimada al carecer el Sr. Florencio de título legítimo para reivindicar la marca; por ignorar la sentencia el acuerdo vinculante entre el actor y sus socios, Sres. Balbino y Luis Alberto, para constituir la sociedad denominada Simple Health Care, S.L., y a través de ella prestar los servicios de intermediación médica, no existiendo fraude en la inscripción de la marca a favor de la sociedad, pues se realizó con conocimiento y consentimiento de todos los socios; por esta razón sería improcedente la declaración de nulidad de la denominación social que se eligió de común acuerdo y la devolución de la máquina de impresión de las tarjetas que fue cedida por el actor a la sociedad para el desarrollo de la actividad empresarial que habían ideado.
Solicita la entidad ahora recurrente que se declare la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia y se repongan las actuaciones para que el Juzgado resuelva la cuestión prejudicial penal, a la que ya hizo referencia en el escrito de contestación a la demanda, pues ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrox se sigue el procedimiento abreviado nº 48/2013, antes diligencias previas nº 1633/2009, por denuncia que presentó Simple Health Care, S.L., contra don Florencio a quien se le imputa la comisión de un delito contra la propiedad industrial del art. 274 del CP, por hacer un uso ilegítimo de la marca Simple Care, que la denunciante tiene registrada a su favor ante la OEPM, con fundamento en los apartados 2 y 3 del art. 40 LEC .
Sin embargo, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009 (rec. 1230/2005 ), no estaríamos ante el supuesto que contempla el art. 40 de la LEC que tanto el apartado 1 como el 2, se refieren al modo de proceder cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca la apariencia de delito perseguible de oficio, sino ante " la previsión contenida en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo párrafo primero dispone que «promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal» ". Por tanto, para que proceda la suspensión es necesario que se trate del "mismo hecho", circunstancia que no se da en el presente caso pues en las diligencias penales se discute una actuación presuntamente delictiva del Sr. Florencio, mientras que ante la jurisdicción civil se ejercitan una serie de acciones marcarias. Sigue diciendo el Tribunal Supremo que " como refiere la sentencia de esta Sala de 10 septiembre 2008, lo decisivo es que el elemento fáctico de la causa de pedir de la acción ejercitada en el proceso civil esté incluido en el hecho o conjunto de hechos objeto del penal y considerados provisionalmente delito o falta", inclusión que no se aprecia en este caso, donde el Sr. Florencio ejercita una acción reivindicatoria que más parece un presupuesto previo para que, en su caso, la causa penal pueda prosperar. Por otro lado, los hechos que aquí se discuten fueron anteriores a la actividad realizada por Sr. Florencio y que ha motivado la denuncia penal.
Para destacar que si bien es cierto que la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda hizo referencia a la posible prejudicialidad penal, luego en el suplico del escrito de contestación se limitó a solicitar que fuera desestimada la demanda y no hizo ninguna referencia a la suspensión del procedimiento ni en la audiencia previa ni en la vista del juicio. Por tanto, no puede alegar nulidad de actuaciones cuando la parte no ha solicitado en primera instancia la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal.
La acción reivindicatoria de una marca o nombre comercial que regula el art. 2.2 de la LM, tal y como explica la sentencia del TS de 14 junio 2013 (rec. 1233/2011 ) " constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza...
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ATS, 15 de Junio de 2016
...contra la Sentencia dictada el 31 de octubre de 2014 por la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.ª) en el rollo de apelación n.º 418/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 224/2011 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Mediante Diligencia de Ordenación de 11 de diciembre......