SAP A Coruña 354/2014, 10 de Noviembre de 2014
| Ponente | JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG |
| ECLI | ES:APC:2014:3055 |
| Número de Recurso | 233/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 354/2014 |
| Fecha de Resolución | 10 de Noviembre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - A Coruña, Sección 4ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00354/2014
MERCANTIL Nº 2
ROLLO 233/14
S E N T E N C I A
Nº 354/14
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA (Civil-Mercantil)
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG
CARLOS FUENTES CANDELAS
ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ MONTELLS Y FERNANDEZ
En A Coruña, a diez de noviembre de dos mil catorce.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000376 /2013, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000233 /2014, en los que aparece como parte demandada-apelante, OPTICA BALTAR S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARTA DELGADO FONTANS, asistido por el Letrado D. JOSE MANUEL OTERO LASTRES, y como parte demandante-apelada, Jeronimo, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. SUSANA CABANAS PRADA, asistido por el Letrado D. JOSE AQUILINO DACOBA PEGO, sobre INFRACCION DE MARCAS.
Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE A CORUÑA de fecha 18-3-14. Su parte dispositiva literalmente dice: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Jeronimo, asistido por el Letrado SR. DACOBA PEGO y representado por el Procurador SR. CABANAS PRADA contra la demandada, OPTICA BALTAR, S.L., representada por el Procurador SR. DELGADO FONTANS y asistida por el letrado SR. OTERO LASTRES, DEBO DECLARAR Y DECLARO que::
1) Jeronimo tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre las marcas de las que es titular (marca española nº.2589.943 "FARMACIA OPTICA BALTAR" y marca española nº 2- 954.817 "OPTICA BALTAR"), asi como sobre el nombre comercial "CENTRO AUDITIVO BALTA", del que también es titular. 2) En coherencia con el anterior pronunciamiento, debe declararse que el uso de la denominación social OPTICA BALTAR SL por parte de la demandada infringe la marca española nº 2.954.817 "OPTICA BALTAR" del actor. Y que el registro de los nombres de dominio www.baltarreyoptics.com y www.baltarreyeoptics.es constituye una infracción de los derechos exclusivos y excluyentes del actor, a los que se refiere el punto 1º del Fallo de la sentencia, por lo que los nombres de dominio deben ser cancelados por las entidades ESNICREDES E ICANN, respectivamente.
Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a:
1)Cesar en toda actividad o uso que viole o perturbe los derechos exclusivos y excluyentes que ostenta del actor y que se abstenga en lo sucesivo de utilizar cualquier otra denominación social, marca, nombre comercial, nombre de dominio o cualquier otro signo idéntico o confundible con los registros marcarios del actor, a retirar del mercado de los productos, rótulos, envoltorios, material publicitario o cualquier otro soporte o documento en el que se haya materializado la vulneración de los derechos de propiedad industrial que ostenta el actor.
2) Cesar en la utilización de la denominación social de OPTICA BALTAR S.L.,
3) La cancelación de los nombre de dominio www.baltarreyeoptics.com y www.baltarreyeoptics.es, por lo que habrá de librarse mandamiento a ESNIC-REDES E ICANN respectivamente.
4) Al abono de una indemnización total por los daños y perjuicios causados, que asciende a la suma de 6.272,08 euros, más los intereses legales.
5) La publicación del Encabezamiento y Fallo de la presente resolución en un diario de circulación autonómica (La Voz de Galicia).
Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes."
Contra la referida resolución por la demandada se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.
Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.
Se aceptan los de la sentencia apelada, en cuanto no se opongan a los presentes y,
Planteamiento del presente litigio en la alzada.- El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, radica en la demanda deducida por el actor D. Jeronimo, contra la entidad demandada ÓPTICA BALTAR S.L., versando el litigio sobre la declaración de derechos de marca, modificación de la denominación social e infracción de derechos de propiedad industrial, con las consecuencias derivadas de tales pretensiones.
1.1. De la sentencia del Juzgado.- Seguido el juicio en todos sus trámites con intervención de la parte demandada se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña, en la cual estimando parcialmente la demanda deducida declaró:
1) Que el actor tenía los derechos exclusivos y excluyentes sobre las marcas de las que es titular (marca española nº 2.859.943 "Farmacia Óptica Baltar" y marca española 2.954.817 "Óptica Baltar"), así como sobre el nombre comercial "Centro Auditivo Baltar" del que también es titular.
2) En coherencia con el anterior pronunciamiento, que el uso de la denominación social Óptica Baltar S.L., por parte de la demandada, infringe la marca española nº 2.954.817 "Óptica Baltar" del actor. Y que el registro de los nombres de dominio www.baltareyeoptics.com y www.baltareyeoptics.es constituye una infracción de los derechos exclusivos y excluyentes del actor, a los que se refiere el punto 1º del fallo de la sentencia, por lo que los nombres de dominio deben ser cancelados por las entidades ESNIC-REDES e ICANN respectivamente.
En coherencia con dichos pronunciamientos declarativos se condenó a la entidad demandada a:
1) Cesar en toda actividad o uso que viole o perturbe los derechos exclusivos y excluyentes que ostenta el actor y que se abstenga en lo sucesivo de utilizar cualquier otra denominación social, marca, nombre comercial, nombre de dominio o cualquier otro signo idéntico o confundible con los registros marcarios del actor, a retirar del mercado los productos, rótulos, envoltorios, material publicitario o cualquier otro soporte o documento en el que se haya materializado la vulneración de tales derechos.
2) Cesar en la utilización de la denominación social de Óptica Baltar S.L.
3) La cancelación de los precitados nombres de dominio.
4) Al abono de una indemnización de 6272,08 euros, más intereses legales, que ya fue consignada por la demandada y entregada al actor, y
5) La publicación del encabezamiento y fallo de la presente resolución en un diario de circulación autonómica (La Voz de Galicia).
1.2 Del recurso de apelación interpuesto.- Contra la referida resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada cuestionando el pronunciamiento declarativo segundo antes transcrito, así como los pronunciamientos de condena.
Los motivos en que se funda la apelación consisten en sostener que el pronunciamiento declarativo de que "el uso de la denominación Óptica Baltar S.L. por parte de la demandada infringe la marca española nº 2.954.817 "Óptica Baltar" del actor", vulnera el principio de prioridad y el art. 34 en relación con el art. 9 ambos de la Ley de Marcas . Se apoya fácticamente este causal de apelación en que la denominación social de la demandada ÓPTICA BALTAR S.L. es anterior a la marca del actor ÓPTICA BALTAR nº 2.954.817, pues la primera es de 6 de octubre de 2010 y la segunda de 11 de noviembre del mismo año. Se argumenta al respecto que si para registrar como marca una denominación social de un tercero necesitas su autorización, como dice el art. 9 de la LM, no tiene sentido que, con base en una marca posterior, puedas ejercitar una acción de violación contra una denominación social previa, complementando el razonamiento con la alegación de que los principios dispositivo y de congruencia de las resoluciones judiciales impiden, para defender la prioridad, acudir a la marca anterior nº 2.859.943 "Farmacia Óptica Baltar", ya que la tutela judicial instada lo es con relación a la precitada marca nº 2.954.817 "Óptica Baltar", impugnando igualmente lo que se llama, en el recurso, "pirueta marcaria" de la sentencia apelada, cuando razona que el registro de una marca prioritaria ampara el registro posterior de marcas similares a favor del mismo titular, que constituyen la continuidad de aquélla, argumento que considera la parte recurrente infringe los principios de unidad e independencia de la marca del artº. 12 de su ley reguladora, señalando expresamente que la marca prioritaria FARMACIA ÓPTICA BALTAR nº 2.589.943 es absolutamente distinta e independiente de la marca ÓPTICA BALTAR nº 2.954.817, o dicho de otro modo la prioridad de la primera no se contagia a la segunda, amén de que, se sigue razonando, que, en la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, desapareció la llamada marca derivada.
El segundo de los motivos de apelación se fundamenta en que los nombres de dominio de la demandada no son confundibles con la marca OPTICA BALTAR nº 2.954.817, infringiendo con ello el art. 34 de la LM y jurisprudencia que lo interpreta, al no extraer las consecuencias derivadas del público destinatario de los servicios distinguidos por esos signos, que es el usuario normal de internet.
Por último, se hacen unas consideraciones de apoyo fundadas en que el apellido Jeronimo está ligado a una familia de profesionales de la farmacia y de la óptica, y no puede ser apropiado en exclusiva por ningún miembro de la familia como es el demandante, dado que actor y fundador de la entidad demandada son tío y sobrino y ambos de apellido Jeronimo .
Expuestos de la forma que antecede y de manera sintética, los argumentos en los que se basan los concretos motivos de apelación articulados procede entrar en su análisis, para dar la oportuna satisfacción al recurrente en su derecho fundamental a la tutela...
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