SJMer nº 1 1/2014, 3 de Enero de 2014, de Alicante
| Ponente | RAFAEL FUENTES DEVESA |
| Fecha de Resolución | 3 de Enero de 2014 |
| Número de Recurso | 593/2012 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE y DE MARCA COMUNITARIA Num. UNO
Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm 593/2012
Parte demandante: MOTIVE S.r.L.
Procurador:. VICENTE MIRALLES MORERA
Abogado: IGNACIO VALDELOMAR
Parte demandada: INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL
Procurador: JOSE MANUEL GUTIERREZ MARTIN
Abogado: ALEJANDRO SANZ- BERMELL
SENTENCIA núm. 1/2014
En Alicante, a 3 de Enero de 2014
Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 593/2012 promovidos a instancia de MOTIVE S.r.L. representado/a por el/la Procurador/a Sr. /a. MIRALLES MORERAy defendido/a por el/la letrado/a Sr./a. VALDELOMAR contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. GUTIERREZ MARTIN y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a SANZ- BERMELL, sobre infracción de modelo comunitario
Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia en los siguientes términos: "SE DECLARE:
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- Que MOTIVE S.r.L es titular exclusivo del diseño comunitario 73952-0001.
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- Que la importación, almacenamiento, oferta y comercialización de los reductores de la demandada, INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS S.L (IFI), puestos de manifiesto en la presente demanda, supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del Diseño Comunitario 73952-0001 de MOTIVE.
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- Que la demandada ha violado los derechos de explotación exclusiva que corresponden a la demandante, MOTIVE S.r.l sobre el Diseño Comunitario 73952-0001.
SE CONDENE:
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- A la demandada a pasar por las declaraciones expuestas.
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- A la demandada a cesar en los actos de infracción, incluyendo la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o cualquier clase de comercialización de los reductores objeto de conflicto y denunciados en la presente demanda.
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- A la demandada a retirar del tráfico económico los reductores objeto del presente pleito, así como los elementos promocionales (catálogos, revistas, página web) de esos reductores y, junto con el stock que tenga de los mismos, destruir todo ello a su costa.
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- A indemnizar a la actora en el importe correspondiente a los beneficios obtenidos por la demandada con motivo de la comercialización de los reductores objeto de conflicto, denunciados en esta demanda, en el importe que se determine en Sentencia. Y en cualquier caso, de forma subsidiaria a indemnizar a la actora en la cantidad legalmente establecida del 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos que incorporen el diseño comunitario propiedad de MOTIVE.
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- A la demandada a que sea publicada a su costa el fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante su anuncio en la revista especializada Metalurgia y Electricidad.
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- Al pago de las costas procesales. "
Segundo.-Que admitida a trámite se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere en autos y contestara aquélla, verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación en el que solicitó la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideraron aplicables
Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC , que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y fijados los hechos no controvertidos e interesada por las partes la práctica de las pruebas de interrogatorio, testifical, documental y pericial, se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio
Cuarto -Solicitada la suspensión de las actuaciones por estar en vías de negociación, se acordó por decreto de 20 de marzo de 2013, y solicita su reanudación, se dictó proveído de 2 julio señalando juicio, que tuvo lugar el día y hora señalados, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia
Quinto.-En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a más de 1.000 el número de asuntos registrados en 2013
Primero: Planteamiento
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La sociedad italiana MOTIVE S.r.L. (en adelante MOTIVE) en su condición de titular del modelo comunitario registrado num 73952-0001 consistentes en una diseño de un reductor comercializado como reductor BOX demanda a la mercantil INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL (en abreviatura IFI) por entender que la importación, oferta y comercialización de un reductor que procede de la empresa china WUMA (antigua licenciataria de la actora) supone una vulneración de sus derechos reconocidos en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios( DOCE L 5 Enero 2002, en lo sucesivo RDMC) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 Julio) (en abreviatura LPJDI), al no causar su apariencia externa una impresión general distinta a su diseño, como ha afirmado la OAMI en resolución de 16 de marzo de 2010 y el TGUE en la sentencia de 6 de octubre de 2011 por el que anula el modelo comunitario registrado num 625702-001 de IFI por estar anticipado por el de MOTIVE, con invocación de lo dispuesto en los artículos 10 , 19 , 88 y 89 del RDMC puestos en relación con los artículos 54 y 55 de la Ley de Diseño Industrial española
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En la contestación a la demanda IFI se opone por los siguientes extractados motivos: a) caducidad o prescripción, por transcurso del plazo de cinco años para reclamar, y subsidiariamente, en todo caso la limitación de la reclamación al período de cinco años anterior a la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuenta la fecha en que se notificó al demandado, con invocación del art 57 Ley 20/2003 ; b) inexistencia de infracción, ya que el diseño que comercializó IFI no produce en el consumidor una apariencia confundible, y de forma sucesiva o alternativa, estar amparada la comercialización en un registro, ya que cuando fue anulado se cesó en la comercialización y c) improcedencia de la divulgación de la sentencia y de la indemnización de daños y perjuicios
Segundo.- El marco fáctico
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De las alegaciones conformes de ambas partes, hechos admitidos en la audiencia previa y prueba documental practicada, que si no se dice lo contrario se entiende referida a la aportada con la demanda, resultan acreditados los siguientes hechos relevantes:
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) La sociedad MOTIVE tiene protegido un diseño de un reductor como modelo comunitario registrado nº 73952-0001, concedido el 9 de Septiembre de 2.003 (no controvertido y doc. núm. 2 Certificado e Informe registral de OAMI )
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) En octubre del año 2.006 MOTIVE es informada que se están comercializando en España una serie de reductores, y tras una serie de indagaciones, tiene conocimiento que la empresa responsable es IFI (Documento número 5, catalogo comercial), fabricados y suministrados desde China por ZHEJIANG WUMA REDUCER CO, LTD ( en adelante, WUMA) ( admitido )
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) La empresa WUMA había estado expresamente autorizada por MOTIVE para producir y fabricar para el mercado chino y Estados Unidos sus reductores ; relación que en el año 2.004 se rescindió (Doc número 13, copia de la resolución de 17 de Junio de 2.010 dictada por el Tribunal Administrativo de la República Popular de China, en virtud del cual se condena a la empresa WUMA por actos de competencia desleal al anunciarse, una vez finalizada la relación comercial con MOTIVE, como licenciatario de dicha mercantil; documento número 14, copia, de la resolución de 21 de Diciembre de 2.009, de la Comisión de Revisión de la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Popular de China, en virtud de la cual se desestima la nulidad del diseño/patente 3358349.8 propiedad de MOTIVE y documento número 15, copia, de la resolución de 7 de Abril de 2.010, de la Comisión de Revisión de la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Popular de China, en virtud de la cual se estima la acción de nulidad interesada en nombre de MOTIVE contra el diseño/patente número 200530085226 solicitado por WUMA)
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) IFI registró ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior el diseño comunitario 625702-0001, que le fue concedido el 23 de Noviembre de 2.006 (no controvertido y Docnúm 8 informe registral de OAMI )
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) Instada por MOTIVE la acción de nulidad del diseño comunitario 625702-0001 por estar anticipado por su diseño prioritario 73952-0001, mediante resolución de 23 de Julio de 2.008, la OAMI inicialmente resuelve desestimar la acción de nulidad, si bien después la Sala de Recursos estimó mediante resolución de 16 de Marzo de 2.010 su nulidad e interpuesto recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, fue desestimado mediante Sentencia de 6 de Octubre de 2.011 por considerar que el modelo registrado de IFI produce la misma impresión general en el usuario informado que el modelo registrado de MOTIVE (Documento número 9,10 y 12)
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) los reductores comercializados por IFI son reproducción y se corresponden con el diseño comunitario 625.702-0001 (hecho admitido al correlativo hecho 6.7 en el que se reconoce que el modelo comunitario se registró fotografiando las primeras unidades recibidas en España procedentes de Wuma y acto propio consistente en demanda que en base al diseño...
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