STS, 11 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Fernando Ledesma Bartret |
| ECLI | ES:TS:2003:6211 |
| Número de Recurso | 2592/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Mairata Laviña, en representación de D. Alfonso , contra la sentencia de fecha 22 de noviembre de 1997 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 172/1996. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, y el Procurador de los Tribunales D. Luis Miguel Herrero Pérez, en representación de "Pascual Hermanos S.L.".
En el recurso contencioso-administrativo nº 172/1996, interpuesto por la representación procesal de D. Alfonso , la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 22 de noviembre de 1997, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por D Alfonso , contra la resolución de fecha 6 de octubre de 1995, de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la marca española nº 1787.523 "PEACHE" mixta en clase 35; sin hacer expresa condena en las costas del procedimiento".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de D. Alfonso , que fue tenido por preparado por el Tribunal "a quo" mediante auto de 16 de febrero de 1998.
El 3 de abril de 1998 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de D. Alfonso interponiendo recurso de casación contra la mencionada sentencia, fundado en tres motivos. En el primero, amparado en el art. 95.1.3º de la L.J., se imputa a la sentencia haber vulnerado los arts. 24.1 de la CE, 44.1 de la L.J., 359 de la L.E.Civil y 1.7 del Código Civil, así como la doctrina constitucional y la jurisprudencia que cita (SSTC 211/1988, 118/1989, 144/1991, 307/1994, 57/1997 y SSTS 25/10/1993 y 23/12/1994). Alega el recurrente que el Tribunal de instancia no se pronuncia sobre la aplicación del art. 13.c) de la L.M., ni sobre si el enfrentamiento entre la marca concedida a favor de PASCUAL HERMANOS, S.L., nº 1.787.523/4, PEACHE, mixta, de la clase 35, y la marca oponente nº 1.110.057/5 debe determinar la revocación de la primera por aplicación del art. 12.1 de la LM, incurriendo así la citada resolución en incongruencia omisiva. En el segundo, acogido al art. 95.1.4º de la L.J., se mantiene que la sentencia ha vulnerado el art. 13.c) de la LM y la jurisprudencia aplicable, constituida por las SSTS que cita (de 2 de abril de 1963, 30 de marzo de 1976, 5 y 31 de mayo de 1986, 27 de noviembre de 1986, 19 de mayo de 1993, 14 y 23 de septiembre de 1993 y 5 de abril de 1994), sosteniendo que la marca concedida es idéntica en cuanto al gráfico a marcas de las que es titular el recurrente que -así lo afirma- "han adquirido el calificativo de renombradas o notorias", suponiendo por tanto un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas "PASCUAL", con infracción del art. 13.c) de la LM y del art. 4 de la Directiva Comunitaria de marcas, de 21 de diciembre de 1988. Y en el tercero, basado en el art. 95.1.4º de la L.J., se expone que la sentencia ha infringido el art. 12.1 de la LM y jurisprudencia aplicable, constituida por las SSTS que cita (21 de octubre de 1985, 25 de abril de 1996, 25 de julio de 1996, 10 de febrero de 1997 y 5 y 13 de marzo de 1997), precepto del que se desprende la incompatibilidad registral de la marca concedida y la marca 495.235 "CONSTRUCTORA PEACHE", clase 37, el rótulo de establecimiento 77.888, CONSTRUCTORA PEACHE y la marca 1.110.057/5 mixta, clase 35. Concluye suplicando sentencia "por la que estimando el recurso indicado, se case, anule y revoque la sentencia recurrida, por infracción de los artículos 12.1 y 13 c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable al caso, dictando en su lugar otra más conforme a Derecho en la que se estimen íntegramente las pretensiones del suplico del escrito de demanda y se anulen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de marzo y 6 de octubre de 1995 por las que se acordó la concesión de la marca española nº 1.787.523/4 "PEACHE" (mixta), clase 35, a favor de "PASCUAL HERMANOS, S.L.".
El recurso fue admitido mediante providencia de 25 de febrero de 1999.
Se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado. Suplica que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
También se ha opuesto al recurso el Procurador de los Tribunales D. Luis Miguel Herrero López, en representación de PASCUAL HERMANOS, S.L.. Niega que la sentencia haya incurrido en la omisión denunciada en el motivo primero. Respecto del motivo segundo alega que hace supuesto de la cuestión y sostiene que la propia notoriedad de Leche Pascual impide que el simple gráfico coincidente haga que el consumidor confunda los productos de Leche Pascual con los productos de PEACHE. En cuanto al motivo tercero opone que se intenta configurar el recurso de casación como uno de apelación, por lo que este motivo está incurso en la causa de desestimación recogida en las SSTS de 16 de mayo de 1994 y 25 de junio de 1996. Concluye suplicando sentencia que desestime el recurso, con imposición de las costas.
Por providencia de 17 de junio de 2003 se señaló para votación y fallo del recurso el día 2 de octubre de 2003, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
La sentencia impugnada ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Alfonso y ha declarado la conformidad a Derecho de los actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (de 3 de marzo y 6 de octubre de 1995, el segundo desestimatorio del recurso de reposición entablado contra el anterior) que acordaron en favor de la sociedad solicitante PASCUAL HERMANOS, S.L. el registro de la marca española PEACHE Nº 1.787.523, mixta, clase 35, para distinguir "Servicios de representaciones, importación y exportación de productos alimenticios, bebida y maquinaria industrial", rechazando la oposición deducida por el demandante en la instancia - ahora recurrente en casación- basada en la prioridad de sus marcas "CONSTRUCTORA PEACHE" nº 495.235/9, clase 37, "PASCUAL" nº 1.110.057/5, clase 35, y del rótulo de establecimiento "CONSTRUCTORA PEACHE" nº 77.888.
El primero de los motivos del recurso de casación, acogido al art. 95.1.3º de la L.J., denuncia la vulneración por la sentencia combatida de los arts. 24.1. de la CE, 43.1 de la L.J., 359 de la L.E.Civil y 1.7 del C.Civil., así como de la doctrina constitucional y jurisprudencia que cita (que hemos recogido en antecedentes). Alega, en síntesis, que aquella resolución no se ha pronunciado sobre la prohibición contenida en el art. 13.c) de la LM, ni sobre si el enfrentamiento entre la marca concedida y la marca de su titularidad nº 1.110.057/5 determina que sea procedente revocar la marca concedida de acuerdo con lo establecido en el art. 12.1.a) de la LM, cuestiones ambas que fueron objeto del proceso seguido en la instancia, incidiendo por ello en incongruencia omisiva. Ha lugar al motivo expuesto. Efectivamente, tanto al interponer el recurso de reposición contra el acto administrativo originario como después en sede judicial, la representación procesal de D. Alfonso ha sostenido que el registro pretendido por PASCUAL HERMANOS, S.L. se veía impedido por la prohibición contenida en el art. 13.c) de la LM toda vez que su marca prioritaria nº 1.110.057/5 de la clase 35, mixta, contenía un gráfico que había alcanzado el carácter de notorio o incluso renombrado, del que indebidamente se venía a aprovechar la marca registrada. Además, el examen de la compatibilidad del signo registrado con la prohibición del art. 12.1.a) sólo se ha hecho por la sentencia combatida comparándola con la marca "CONSTRUCTORA PEACHE" nº 495.235/9, omitiendo la comparación tanto con la marca 1.110.057/5, como con el rótulo de establecimiento nº 77.888 "CONSTRUCTORA PEACHE". Al no haber examinado ninguna de estas dos cuestiones, integrantes ambas del núcleo sustancial del objeto del proceso, resulta claro que la sentencia recurrida ha incidido en incongruencia omisiva, por lo que es procedente acoger el recurso y revocar dicha resolución. La estimación del motivo primero hace innecesario el examen de los restantes y sitúa a la Sala (de acuerdo con lo establecido en el art. 102.1.2º y 3º de la L.J.) en la posición de Tribunal de instancia, debiendo resolver dentro de los términos en que ante aquél se planteó el debate.
Entre la marca solicitada 1.787.523 y la oponente 495.235/9 existen diferencias gráficas y denominativas tan evidentes como para que puedan convivir sin riesgo alguno de confusión ni de asociación. Para alcanzar esta conclusión la Sala toma en consideración: a) que el término PEACHE es la transposición fonética de las letras PH que corresponden a las iniciales de PASCUAL HERMANOS, S.L.; b) que en la marca oponente aparece el término "CONSTRUCTORA" sobre un gráfico de perfiles de edificios, elementos todos ellos que introducen significativas diferencias estructurales y conceptuales entre las marcas comparadas; c) que también son diferentes los productos y servicios que una y otra distinguen, comprendidos en la clase 35 los de aquélla, y en la clase 37, los de la prioritaria. Tienen en común, ciertamente, la denominación PEACHE y el gráfico con forma de "H" extendida en que la denominación se inserta. Mas vuelven a percibirse claras diferencias en la estructura de ese gráfico, en la expresión gráfica de tal denominación, en el colorido y en el tipo de letras, factores todos ellos que, unidos a los anteriores, impiden afirmar que a la inscripción concedida se oponga la prohibición del art. 12.1.a) de la LM. Y ello no sólo en relación con la marca 495.235/9, sino también respecto del rótulo de establecimiento 77.888.
Cierto es que, en el caso de las marcas renombradas, no se aplica la regla de la especialidad, es decir, no se requiere la identidad o similitud de productos o servicios. Mas para aplicar la prohibición del art. 13.c) de la LM es precisa la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual. Pues bien, aparte de que no existe prueba alguna del carácter renombrado de la marca oponente 1.110.057/5, es lo cierto que la oponente y la marca impugnada acuden a una figura con forma de "H" integrada por tres figuras rectangulares (dos verticales en cada extremo y una central que une las otras dos). Sin embargo, tal gráfico no es el único elemento que debe ser tenido en cuenta para apreciar la identidad o semejanza impeditiva. Una valoración del conjunto de ambas marcas pone de manifiesto que en la registrada aparece de forma relevantemente destacada la denominación PEACHE, cuya relación con las iniciales de su titular ya hemos destacado antes, en tanto que en la oponente la denominación es PASCUAL. La configuración gráfica, la apreciación visual y la pronunciación de una y otra denominación ofrecen elementos de diferenciación que impiden que la concedida pueda aprovecharse del prestigio de la oponente. Con todo, lo más importante para no acoger el planteamiento de la recurrente es que ésta, al afectuar la comparación entre las denominaciones enfrentadas, prescinde de elementos integrantes de la marca impugnada, seleccionando sólo aquellos que son similares a algunos - sólo algunos- de los integrantes de su marca prioritaria. Tal planteamiento no es conforme a Derecho en cuanto prescinde de la reiterada doctrina jurisprudencial que exige que la comparación se lleve acabo a través de una visión de conjunto de los signos, ponderando la totalidad de los elementos integrantes, sin dejar ninguno fuera de tal comparación y sin otorgar a uno de ellos -en este caso, el gráfico de la "H"- una preponderancia excluyente de todos los demás elementos diferenciadores.
De acuerdo con el art. 102.2 de la L.J., no ha lugar a imponer las costas de la instancia. En cuanto a las de este recurso de casación, cada parte ha de satisfacer las suyas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey,
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- Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Alfonso , contra la sentencia de fecha 22 de noviembre de 1997 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 172/1996, sentencia que revocamos y dejamos sin efecto alguno.
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- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Alfonso contra los actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de marzo de 1995 y 6 de octubre de 1995, el segundo desestimatorio del recurso de reposición entablado contra la anterior, que acordaron el registro de la marca PEACHE nº 1.787.523 en favor de la sociedad PASCUAL HERMANOS, S.L., actos administrativos que declaramos ajustados a Derecho. Y
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- No ha lugar a imponer las costas de la instancia, en cuanto a las de este recurso de casación, cada parte ha de satisfacer las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
