SAP Barcelona 187/2014, 28 de Mayo de 2014
| Ponente | RAMON FONCILLAS SOPENA |
| ECLI | ES:APB:2014:5165 |
| Número de Recurso | 85/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 187/2014 |
| Fecha de Resolución | 28 de Mayo de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo 85/2013 -2ª
Juicio Ordinario 496/11
Juzgado Mercantil núm 7 de Barcelona
SENTENCIA núm. 187/2014
Juan F. Garnica Martín
Ramón Foncillas Sopena
Luis Garrido Espa
En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de mayo de dos mil catorce.
Vistos EN GRADO DE APELACIÓN por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario tramitado con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, pendiente en esta instancia al haber apelado la demandada RosellFantasy Works SL e impugnado la misma la actora Continuará Còmics SL la sentencia dictada el día 23 de mayo de 2012 .
Han comparecido en esta alzada la procuradora de los tribunales Dª Elisa Rodés Casas en representación de la demandada apelante y la procuradora Dª Esther Suñer Ollé en representación de la apelada e impugnante de la sentencia Continuará Còmics SL.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: Fallo : "Que ESTIMO parcialmente la demanda formulada por Dña. Esther Suñer Ollé, en nombre y representación de CONTINUARÁ COMICS S.L., y CONDENO a ROSELL FANTASY WORKS S.L. a: 1. cesar en la utlización de la marca CONTINUARÁ en la contraportada de sus publicaciones y en su página web para distinguir sus colecciones de cómics, 2. retirar a su costa todas las publicaciones que contengan la marca CONTINUARÁ en la contraportada, 3. retirar la solicitud de la marca comunitaria CONTINUARA 8919706 y la oposición a la solicitud de la marca española CONTINUARÁ 2.949,532 instada por la actora, 4. resarcir los daños y perjuicios que se han causado a la actora, que se concretan en 154,63 euros. No se imponen las costas a ninguna de las partes".
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la demandada RosellFantasy Works SL. Admitido a trámite, se dio traslado a la demandante Continuará Còmics SL, que se opuso y formuló impugnación de la sentencia, a la que presentó oposición la primera, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 6 de marzo pasado.
Actúa como ponente el magistrado D. Ramón Foncillas Sopena.
La actora Continuará Còmics SL ejercita la acción de infracción marcaria contra la demandada RosellFantasy Works SL que está utilizando el signo "Continuará" de la que aquélla es titular en algunas de sus publicaciones, concretamente en la contraportada de cómics de la colección o serie "Okko", de forma destacada y aislada y justo debajo de la mención de la web de la demandada "rosellcomics.com". Asimismo en página web anuncia una de las colecciones con el nombre de "Continuará" y en las que incluye el mencionado comic "Okko" y otros títulos más.
La actora alega que hace más de treinta años que viene procediendo a la comercialización de cómics desde el establecimiento de Vía Layetana de Barcelona, que lleva por nombre "Continuará", antes titularidad de sus dos socios fundadores y actualmente de la sociedad limitada. Tuvo registrado la denominación como rótulo del establecimiento desde 1981 hasta que dejó de estar en vigor en marzo de 2011 por la nueva normativa sobre rótulos. Tiene registrada una marca española número 2.628.896 "Continuará" solicitada el 23/12/2004, clase 35, para "servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo".
La demandada no tiene ningún signo "continuará" actualmente registrado (tuvo una marca anterior a la de la actora para la clase 16 que fue declarada caducada por falta de uso por acción emprendida por la actora). Existe un largo rosario de incidencias sobre intentos de registro, oposiciones, recursos entre las partes a los que haremos alusión en la medida necesaria en el momento que corresponda.
-La actora invoca derechos que confiere el registro de su marca en base al art. 34.2 a ) y 2 b) de la Ley de Marcas, al existir identidad de la denominación utilizada con la que es objeto de protección y ser idénticos o similares los productos o servicios, lo que implica riesgo de confusión y de asociación. Al ser marca notoria, según las previsiones del art. 8, invoca el art. 34.2 c) de forma que, también por las mismas razones de identidad o semejanza, se puede indicar una conexión con la empresa Continuará y dicha marca de servicios y conlleva un claro aprovechamiento de su notoriedad y prestigio.
Con fundamento en tales derechos ejercita las acciones por violación del derecho de la marca con arreglo a los arts. 40 y siguientes, a saber, acción de cesación; acción indemnizatoria, acogiéndose respecto a esta a la modalidad del art. 43.2,b) o regalía hipotética, y de forma subsidiariaa la del apartado 5 (también se pedía una cantidad por daño emergente derivado de la suspensión de un proyecto editorial, pero se ha abandonado ya esta petición); acción de remoción de efectos; (también solicitó la acción de publicación de la sentencia, pero, no concedida por la sentencia, tampoco se insiste en ella).
La sentencia de primera instancia concede protección en relación con el art. 34.2 c), "precepto en el que se apoya fundamentalmente la parte actora" y acoge la acción de cesación, de remoción e indemnizatoria, ésta concretada al art. 43.5 y por cuantía de 154'63 euros.
-También se alega que la demandada viene desarrollando desde hace largos años una estrategia de intento de apropiación del signo "Continuará" que legítimamente pertenece a la actora y de hostigamiento a la pacífica y legítima expectativa que esta tiene de obtener registros basándose en tal signo, lo que constituye un acto contrario a la buena fe y un abuso de derecho o un ejercicio antisocial del mismo, sancionable por la Ley de Competencia Desleal, estando incurso tal comportamiento en la cláusula general de su artículo 4 .
Dado que hay acciones que ya se piden al amparo de la ley de Marcas, las de Competencia Desleal se concretan a la obligación de cesar en algunas actuaciones de solicitud o de oposición marcaria en curso o de abstenerse de llevarlas a cabo en el futuro y de resarcimiento de unos gastos causados a la actora en uno de los procedimientos administrativos en que se han enfrentado.
La sentencia de primera instancia aprecia la concurrencia de esta actuación desleal de la demandada y acoge una de las acciones, la de retirar la solicitud de una marca y la oposición a una marca de la actora y desestima las demás.
Recurre la demandada por diversos motivos que reproducen otros de oposición en primera instancia e impugna la sentencia la actora por algunas acciones denegadas en todo o en parte. Todos esos motivos serán expuestos, analizados y resueltos pormenorizadamente a continuación.
Empezando por el recurso de la demandada, su primer motivo se refiere a la prescripción de la acción de infracción marcaria por el transcurso del plazo de cinco años establecido en el art. 45 LM .
El motivo es inatendible. La apelante dice que la explotación del cómic se remonta al menos al año 2005 y haciendo alusión a unos documentos que no obran incorporados a los autos, ya que fueron inadmitidos como prueba, al año 2004. Pero no es así pues la infracción, realizada mediante la incorporación del vocablo "Continuará" en la contraportada del cómic Okko, se sitúa en el año 2010, como consta en propio ejemplar. Y si esa es la fecha del cómic, la publicidad que se hace en la página web ha de ser simultánea o posterior, con lo que no aparece transcurrido en absoluto el plazo de prescripción.
El segundo motivo, titulado "Marca notoria e infracción marcaria" empieza con una breve introducción donde se resalta la pertenencia de la marca de la actora a la clase 35, para distinguir servicios de venta de cómics, historietas, cromos y tebeos y no las propias publicaciones, objeto de la clase 16, entra en seguida en materia y discute la valoración de notoriedad.
El motivo también ha de ser rechazado pues a través de numerosísima prueba se desprende de modo concluyente el carácter notorio del signo "Continuará" en el sector especializado de los cómics, siendo, como alega la actora, un referente en todo el país.
En una mención sintética pero expresiva de los elementos de prueba que acreditan el carácter de notoriedad deben citarse los siguientes:
Documentos acreditativos de participación en ferias y convenciones del sector de carácter nacional e internacional y referencias en boletines y publicaciones también nacionales (con extensión a periódicos españoles de gran tirada) y foráneas.
Certificado de la Federación de Instituciones Profesionales del Cómic (Ficomic) donde se hace constar que la actora ganó el primer premio a la mejor librería especializada de España. Dicho galardón supone un reconocimiento a la dilatada y brillante trayectoria de dicha librería en la promoción del cómic en nuestro país.
Otro de Set de Comic, convención de profesionales de la industria del cómic, en los mismos términos, poniéndose de relieve su carácter de referente en el sector y su notoriedad.
Hasta trece comunicaciones de editoriales, distribuidoras y librerías y entidades dedicadas a la organización de actividades culturales del sector, en los mismos términos.
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