ATS, 5 de Junio de 2014

PRIMERO .- Por la Procuradora de los Tribunales D.ª Almudena Galán González, en nombre y representación de la entidad "Bayer Intellectual Property GmbH" (actual titular de la marca "ANDROCUR" transferida por la entidad "Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft") se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 23 de enero de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda), en el recurso nº 4/2010 , en materia de marcas, siendo partes recurridas en el presente procedimiento la entidad "LABORATORIOS Q PHARMA, S.L." y la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado.

SEGUNDO .- Por providencia de 9 de septiembre de 2013 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre las posibles causas de inadmisión del recurso consistentes en:

"- Con relación a los motivos quinto y sexto del escrito de interposición, no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea haya sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada ( artículo 86.4 , 89.2 y 93.2.a) de la LRJCA ).

- Con relación al motivo quinto del escrito de interposición del recurso, no citarse con la debida precisión las normas jurídicas o la jurisprudencia que se reputan infringidas ( artículo 93.2.b) LRJCA )

-y con relación al motivo sexto del escrito de interposición, carecer manifiestamente de fundamento, por no contener una crítica razonada de la concreta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida. ( artículo 93.2.d) LRJCA )"; habiendo presentado alegaciones todas las partes personadas en el presente procedimiento.

Evacuado el trámite, por providencia de 11 de febrero de 2014 se acordó conceder a las partes un nuevo plazo de diez días "a fin de que puedan alegar lo que a su derecho convenga sobre la posible causa de inadmisión también de los motivos de casación 1º a 4º consistente en su carencia manifiesta de fundamento ( art. 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional ), ya que la incongruencia o falta de motivación que se esgrime en esos motivos se refieren a simples argumentos y no a pretensiones, y, además, han de entenderse estudiados explícita o implícitamente por la Sala de instancia." ; habiendo presentado alegaciones nuevamente todas las partes personadas.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia objeto del presente recurso de casación desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad "Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de octubre de 2009, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la resolución de 15 de junio de 2009, que había concedido a la entidad "LABORATORIOS Q PHARMA, S.L." el registro de la marca nº 2.850.695, "ANDROCARE" (denominativa) para proteger productos comprendidos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional, pese a la oposición de la marca internacional nº 199.006 "ANDROCUR" (denominativa), registrada para distinguir productos de la citada clase 5.

Contiene la sentencia de instancia la siguiente fundamentación jurídica (que se transcribe a continuación en cuanto ahora interesa):

(...) QUINTO.- Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.: Respecto de la existencia de similitud o semejanza fonética entre la marca pretendida y la oponente. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen unavisión de conjunto , sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico , deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio , no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

SEXTO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo apuntados pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativosde las marcas , nombres o rótulos enfrentados es la semejanza fonética o gráfica , se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto , que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; Las denominaciones Androcare y Androcur no son idénticas. Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas. Para realizar esta labor este Tribunal a de aplicar, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella. El resultado de este Juicio valorativo al caso concreto respecto de las denominaciones enfrentadas Androcare y 199 Androcur supone la constatación de que existen suficientes diferencias para que las denominaciones puedan convivir en el mercado , efectivamente coinciden en la prefijo Andro , que como indica la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene en el ámbito de la clase 5ª (medicamentos) un alto contenido genérico " , como lo demuestra el gran numero de medicamentos que lo incluyen y que refleja la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este prefijo al significar "masculino por lo tanto referirse a productos dirigidos singularmente al hombre, y por lo tanto tiene poca fuerza distintiva por tratarse de un término descriptivo y en el resto de la denominación -care y -cur, las diferencias si son notables pues aunque coincidan en las consonantes, las diferencias en las vocales son absolutas lo que provoca que al oído suenen de forma diferente . Ello supone que no sea necesario el análisis de las semejanzas/identidades aplicativas, pues las marcas son denominativamente diferentes . Por tanto el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado"

(La negrita se añade).

SEGUNDO .- El escrito de interposición se articula formalmente en seis motivos de casación.

En los cuatro primeros motivos se denuncia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por infracción de lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegando en ellos la recurrente que la sentencia de instancia no se ha pronunciado sobre las siguientes cuestiones que fueron planteadas en la demanda: sobre la coincidencia aplicativa existente entre las marcas enfrentadas y el mayor rigor que debe aplicarse en la comparación de marcas dirigidas a distinguir productos farmacéuticos; sobre el criterio conceptual en la comparación de marcas y la identidad conceptual existente entre las marcas enfrentadas; sobre la irrelevancia de los precedentes administrativos en los que se basó la OEPM para dictar la resolución impugnada, señalando además la recurrente en casación su discrepancia respecto de la valoración contenida en la sentencia consistente en restar eficacia distintiva al prefijo "andro" por el hecho de encontrarse incluido en un gran número de medicamentos; y, por último, por no pronunciarse la sentencia sobre la coincidencia de las marcas enfrentadas precisamente en su elemento inicial.

En el motivo quinto, se denuncia la infracción - por falta de aplicación o aplicación errónea- de la jurisprudencia invocada en el escrito de demanda relativa a una serie de criterios que entiende la parte recurrente que deberían haber presidido la comparación entre las marcas enfrentadas (criterio de comparación de conjunto, criterio del factor tópico, necesidad de valorar el aspecto conceptual de las marcas, la identidad aplicativa como factor que agrava el riesgo de confusión, mayor rigurosidad en la comparación de marcas relativas a productos farmacéuticos, necesidad de examinar el aspecto aplicativo e irrelevancia de los precedentes administrativos cuando no concurren las mismas circunstancias).

Finalmente, en el sexto y último motivo, se alega la indebida aplicación e interpretación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas de 2001 .

TERCERO .- Los cuatro primeros motivos del recurso pueden ser examinados conjuntamente, dada la evidente conexión existente entre ellos, y puesto que todos ellos carecen manifiestamente de fundamento.

La incongruencia omisiva relevante a efectos casacionales se limita a los supuestos que tienen por objeto la pretensión procesal y no los supuestos - como el aquí planteado- en los que se suscita la falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma. La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de congruencia se halla recogida, a partir de las sentencias 177/1985, de 18 de diciembre , y 28/1987, de 5 de marzo , entre las más recientes, en las sentencias 28/2002, de 11 de febrero , 33/2002, de 11 de febrero , fundamento jurídico 4 , 35/2002, de 11 de febrero , 135/2002, de 3 de junio , fundamento jurídico 2 , 141/2002, de 17 de junio , fundamento jurídico 3 , 170/2002, de 30 de septiembre , fundamento jurídico 2 , 186/2002, de 14 de octubre , fundamento jurídico 3 , 6/2003, de 20 de enero , fundamento jurídico 2 , 39/2003, de 27 de febrero , fundamento jurídico 3 , 45/2003, de 3 de marzo , fundamento jurídico 3 y 91/2003, de 19 de mayo , fundamento jurídico 2. Con arreglo a esta doctrina, para apreciar lesión constitucional por incongruencia, que consiste en la ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, debe distinguirse, en primer lugar, entre lo que son meras alegaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas. Con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada a todas ellas. Respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor.

En el presente supuesto, la falta de respuesta a las alegaciones que la recurrente entiende imprejuzgadas no constituye una incongruencia omisiva con relevancia casacional, dado que, por las razones antes apuntadas, no constituyen una verdadera pretensión, sino argumentos complementarios desplegados en defensa de su pretensión impugnatoria, de manera que no puede reprocharse a la Sala la infracción imputada, pues sí dio respuesta a lo que constituía el verdadero objeto de la pretensión, consistente en la posible infracción por la resolución recurrida del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Por lo demás, con respecto de cada una de las concretas cuestiones sobre las que afirma la parte recurrente que la sentencia de instancia no se pronuncia, cabe señalar lo siguiente:

Sobre la coincidencia aplicativa entre las marcas enfrentadas invocada por la parte recurrente, la sentencia de instancia razona al final del fundamento de derecho sexto que no resulta "necesario el análisis de las semejanzas/identidades aplicativas, pues las marcas son denominativamente diferentes", cuestión ésta última sobre la que había argumentado extensamente con anterioridad; habiendo recogido también la sentencia al final de su fundamento de derecho cuarto el razonamiento consistente en que la prohibición prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 " no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares", es claro que el problema no es ya de falta de motivación de la sentencia, sino de desacuerdo de la recurrente con dicha motivación. Invoca también la parte recurrente en casación que el principio de interdependencia exige efectuar el doble análisis de las marcas y de los productos, pero lo cierto es que este razonamiento no hace sino reflejar la discrepancia de la recurrente respecto de la motivación de la sentencia, más que denunciar una falta de pronunciamiento sobre la relación aplicativa de las marcas enfrentadas.

Sobre la cuestión relativa a que las marcas enfrentadas estaban dirigidas a distinguir productos farmacéuticos se pronuncia la sentencia de instancia en su fundamento de derecho sexto, cuando, tras señalar que las denominaciones enfrentadas coinciden en el prefijo "andro", se refiere al gran número de medicamentos que incluyen dicho término, por lo que es claro que la propia sentencia examinó la incidencia que había de tener en el caso examinado el que las marcas enfrentadas estuvieran dirigidas a distinguir productos farmacéuticos, aunque rechazando implícitamente la relevancia que la parte allí demandante atribuía a dicha cuestión.

Del mismo modo, al criterio conceptual en la comparación de las marcas se refiere el fundamento de derecho quinto de la sentencia, donde se señala como la jurisprudencia ha configurado el criterio "conceptual o semántico" como uno de los factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas , por lo que, tomando en consideración éste, junto con los demás razonamientos de la sentencia, cabe entender que la sala de instancia rechazó implícitamente la relevancia que la parte allí demandante atribuía a dicho factor.

Sobre el argumento de la demandante consistente en la irrelevancia de los precedentes administrativos en los que se basó la OEPM para dictar la resolución impugnada, nada dice la sentencia, pero eso es debido a que la Sala de instancia no apoya en ellos su decisión.

Y por último, sobre la coincidencia de las marcas enfrentadas precisamente en su elemento inicial, la Sala se pronuncia expresamente, como ya vimos más arriba, en el fundamento de derecho sexto, cuando reconoce que las denominaciones enfrentadas coinciden en el prefijo "andro", aludiendo incluso al significado de este prefijo y a su poca fuerza distintiva.

En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se considera que los motivos primero, segundo, tercero y cuarto carecen manifiestamente de fundamento, por lo que deben inadmitirse conforme al artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional ; no obstando a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia concedido mediante providencia de 11 de febrero de 2014, que, en la medida en que insisten en la falta de pronunciamiento de la sentencia de instancia sobre las cuestiones ya reseñadas, ya han recibido cumplida respuesta a través de lo expuesto anteriormente.

CUARTO .- Por su parte, los motivos quinto y sexto del escrito de interposición, en los que se denuncian infracciones incardinables en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , y cuyo contenido coincide con el de los motivos quinto y sexto anunciados en el escrito de preparación, deben ser inadmitidos por estar defectuosamente preparados.

El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley , a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

Pues bien, en este caso, y por lo que se refiere a los motivos enumerados como quinto y sexto en el escrito de formalización del recurso, deben ser inadmitidos por estar defectuosamente preparados -ex artículos 86.4 y 89.2 LRJCA - dado que en ellos se denuncian infracciones "in iudicando" incardinables en el apartado d) del artículo 88.1 LRJCA , pero respecto de las mismas no se ha efectuado en el escrito de preparación el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2; ya que respecto de la denunciada infracción, en el motivo quinto, de la jurisprudencia invocada en el escrito de demanda, no resulta admisible que la parte recurrente ni siquiera cite las concretas sentencias cuya doctrina se considera infringida, omitiendo además todo análisis comparativo entre las circunstancias examinadas por las mismas y las que concurren en el presente caso, con lo que se pretende soslayar la exigencia de justificar en el escrito de preparación del recurso por qué se entiende que la sentencia de instancia infringe la doctrina jurisprudencial aducida; y, respecto de la denunciada infracción, en el motivo sexto, del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas de 2001 , aunque en el escrito de preparación se citó tal norma estatal como infringida, en modo alguno se justificó que la infracción de la misma, haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido, pues la parte se limita (sin referirse para nada al contenido de ese precepto) a alegar que si se hubiera aplicado según ella dice, el fallo habría sido distinto, lo que es completamente insuficiente, pues ni habla de lo que dice la sentencia ni de la concreta y específica opinión suya sobre la cuestión.

Por tanto, los motivos quinto y sexto del presente recurso deben ser inadmitidos con arreglo a lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con los artículos 86.4 y 89.2, de la Ley de esta Jurisdicción , por estar defectuosamente preparados; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia concedido mediante providencia de 9 de septiembre de 2013, donde parece que pretende efectuar el juicio de relevancia que no realizó en el escrito de preparación del recurso de casación, ya que como ha dicho reiteradamente esta Sala, las alegaciones previstas en el artículo 93.3 de la referida Ley solo pueden ir dirigidas a sostener que los escritos de preparación o interposición del recurso, en los términos en que han sido formulados, no incurren en la causa de inadmisión sometida a debate, no constituyendo, por tanto, dicho trámite momento procesal adecuado para subsanar los eventuales defectos y omisiones de que adolecieran tales escritos, como pretende la parte recurrente.

Por otra parte, en cuanto a su invocación del principio "pro actione" , ha de recordarse a la parte recurrente que resulta doctrina reiterada de esta Sala que el derecho a la tutela judicial efectiva no se vulnera por la apreciación razonada de una causa de inadmisión del recurso de casación prevista legalmente. Según el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva es "un derecho prestacional de configuración legal" cuyo ejercicio y prestación "están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador", de tal modo que ese derecho "también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique" ( Sentencia 26/2003, de 10 de febrero , y las que en ella se citan), siendo esto último lo que aquí ocurre.

(La inadmisión de los motivos quinto y sexto del recurso por las razones anteriormente expuestas hace innecesario el examen de las otras causas de inadmisión sugeridas a las partes en la providencia de 9 de septiembre de 2013).

QUINTO. - Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la citada Ley , fija en 600 euros la cantidad máxima a reclamar por el Sr. Abogado del Estado por todos los conceptos y en 800 euros la cantidad máxima a reclamar por la entidad "LABORATORIOS Q PHARMA, S.L." por todos los conceptos.

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación nº 1564/2013 interpuesto por la representación procesal de la entidad "Bayer Intellectual Property GmbH" contra la sentencia de 23 de enero de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda), en el recurso nº 4/2010 , resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, en los términos expresados en el último de los Razonamientos Jurídicos de esta resolución.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados